【知財高判令和2年2月25日(平成31年(行ケ)10010号)】

【キーワード】
CRISPR-Cas9、29条の2、後願排除効、実質的同一

事案の概要

 本件は、ブロード研究所によるCRISPR-Cas9関連出願の拒絶審決が争われ、同日に判決が出された2件の審決取消訴訟のうちの1件であり、拒絶審決が維持された事件である。
 主な争点は、引用例1(29条の2の先願)の明細書等に、CRISPR-Cas9系を用いて実際に標的部位の配列の改変がなされたことにつき実験データの裏付けがなく、引用発明1が、29条の2における後願排除効を有するか否かであった。裁判所は、引用例1の実施例を詳細に検討したうえで、引用例1には、引用発明1が記載されており、かつ、引用発明1が実施可能であることを理解し得る程度に記載されているとして、引用発明1に後願排除効を認めた。

本願発明

「【請求項1】
エンジニアリングされた,天然に存在しないクラスター化等間隔短鎖回分リピート(CRISPR)-CRISPR関連(Cas)(CRISPR-Cas)ベクター系であって,/a)ガイド配列,tracrRNA及びtracrメイト配列を含むCRISPR-Cas系ポリ-ヌクレオチド配列をコードするヌクレオチド配列に作動可能に結合している第1の調節エレメントであって,前記ガイド配列が,真核細胞中のポリヌクレオチド遺伝子座中の1つ以上の標的配列にハイブリダイズする,第1の調節エレメント,/b)II型Cas9タンパク質をコードするヌクレオチド配列に作動可能に結合している第2の調節エレメント,/c)組換えテンプレート/を含む1つ以上のベクターを含み,/成分(a),(b)及び(c)が,前記系の同じ又は異なるベクター上に位置し,前記系が,前記Cas9タンパク質をコードする前記ヌクレオチド配列とともに発現される1つ以上の核局在化シグナル(複数の場合も有り)(NLS(複数の場合も有り))をさらに含み,/それによって,前記ガイド配列が,真核細胞中の前記1つ以上のポリヌクレオチド遺伝子座を標的とし,前記Cas9タンパク質が,前記1つ以上のポリヌクレオチド遺伝子座を開裂し,それによって,前記1つ以上のポリヌクレオチド遺伝子座の配列が,改変される,/CRISPR-Casベクター系。」

引用発明(審決及び本判決が認定した引用発明)

「(i)少なくとも1つの核局在化シグナルを含む少なくとも1つのII型Cas9タンパク質をコードする核酸に操作可能に連結されたプロモーター調節配列を含むベクター,/(ⅱ)真核細胞中の染色体配列中の標的部位に相補的である5’末端における第一の領域,ステムループ構造を形成する第二の内部領域,及び本質的に一本鎖のままである第三の3’領域を含む少なくとも1つのガイドRNAをコードするDNAに操作可能に連結されたプロモーター調節配列を含むベクター,及び,/(ⅲ)少なくとも1つのドナーポリヌクレオチドを含むベクター,/を含むベクター系であって,前記ガイドRNAが,II型Cas9タンパク質を真核細胞中の染色体配列中の標的部位へ誘導し,そこで該II型Cas9タンパク質が,該標的部位にて染色体DNA二本鎖の切断を誘導し,該二本鎖の切断が,染色体配列が修飾されるようにDNA修復過程により修復される,ベクター系。」

裁判所の判断

「2 取消事由1(引用発明1に基づく特許法29条の2の判断の誤り)について
・・・
エ 本件審決は,引用例1から前記第2の3⑵のとおり引用発明1を認定した。
⑶ 引用発明1の認定
ア 引用例1には,標的ゲノム編集に関する発明が記載されている(【0001】)ところ,その発明につき,真核細胞又は胚に,少なくとも1つの核局在化シグナルを含む少なくとも1つのRNA誘導型エンドヌクレアーゼ,又は少なくとも1つの核局在化シグナルを含む少なくとも1つのRNA誘導型エンドヌクレアーゼをコードする核酸を導入することを含み(【請求項13】,【0005】),このうちRNA誘導型エンドヌクレアーゼがCas9タンパク質に由来し(【請求項14】,【0005】),RNA誘導型エンドヌクレアーゼをコードする核酸がDNAであり,DNAがガイドRNAをコードする配列をさらに含むベクターの一部である(【請求項16】,【請求項17】【0075】)という構成が記載され,RNA誘導型エンドヌクレアーゼをコードする核酸配列がプロモーター調節配列に操作可能に連結され,ベクターの一部となっている(【0004】)という構成も記載されている。
・・・
以上によれば,引用例1には,上記アないしオの構成の記載があるから,本件審決が認定したとおりの発明(引用発明1)が記載されているものと認められる
⑷ 本願発明と引用発明1との対比
・・・
コ 以上によれば,本願発明と引用発明1は,同一であると認められる。
⑸ 原告らの主張について
ア 原告らは,引用例1は,標的部位の配列の改変がされたことにつき実験データの裏付けがなく,CRISPR-Cas9システムを真核生物用途に適応することができたとする合理的根拠を示していないとして,①引用発明1には,本願発明の機能である「ガイドRNAが,II型Cas9タンパク質を真核細胞中の染色体配列中の標的部位へ誘導し,そこで該II型Cas9タンパク質が,該標的部位にて染色体DNA二本鎖の切断を誘導し,該二本鎖の切断が,染色体配列が修飾されるようにDNA修復過程により修復される」ことが含まれていないから,本願発明と引用発明1が実質的に同一であるとはいえない,②引用例1に開示された系は,本願発明の課題を解決することができないものであるから,特許法29条の2の後願排除効を有しているとはいえない,と主張する。
イ 上記ア①の主張について
(ア) 実施例4及び実施例5
 引用例1は,新しいゲノム編集技術の提供,具体的には,ガイドRNAにより誘導されるRNA誘導型エンドヌクレアーゼの提供を主たる目的とした特許文献であるところ,その実施例4の処理Dでは,真核細胞に核局在化シグナルを含むRNA誘導型エンドヌクレアーゼ(Cas9タンパク質)を導入する方法として,タンパク質をコードするDNAをベクターの一部にして導入する方法が開示され,真核細胞にガイドRNAを導入する方法として,U6-キメラRNAプラスミドDNAを用いることが開示されている。
 実施例4では,蛍光活性化細胞選別(FACS)が行われ,実施例5でPCR実験が行われている。
(イ) 蛍光活性化細胞選別(FACS)
 標的配列にドナー配列が導入されると,PPP1R12Cの最初の107アミノ酸とターボGFPの融合タンパク質がもたらされ(実施例3),当該融合タンパク質(発現したGPFタンパク質)に,レーザー光を照射すると,特定波長の蛍光を発する(甲103の5頁2行~5行)。このGFPタンパク質が発する蛍光を測定すれば,GFPタンパク質が細胞内で発現していることや標的配列にドナー配列(GFP遺伝子など)が組み込まれていることなどの推測が可能となる。
 引用例1の実施例4には,処理D(処理E~Fは対照処理群)において,実施例1~3にて調製されたCas9,ガイドRNA,ドナーポリヌクレオチドを用いて蛍光活性化細胞選別(FACS)を行ったことが記載されている。
 実施例4の実験結果を示す図4-1~3(別紙2のとおり)によれば,処理Dの数値7.47%は,対照処理群である「AAVS1-GFPプラスミドDNA」(ドナーDNA)のみを用いた処理E(1.92%)や試薬なしの処理F(0.159%)よりも相当高く,これによれば,標的配列にドナー配列(GFP遺伝子など)が組み込まれていると認められる。
(ウ) PCR実験の結果について
 PCR実験では,実験で得られるPCR産物の有無をゲル上のバンドで検出することにより,ドナー配列(GFP遺伝子)が標的配列又はその近傍に組み込まれていることを推測することが可能となる(甲103の18頁10行~20頁16行)。
 実施例5には,実施例4と同じサンプルを用いてPCR実験を行ったことが記載されているところ,実施例5の実験結果を示す図5(別紙2のとおり)によると,処理Dについて予想される1388bp(塩基長)のバンドが検出されなかった。
 しかしながら,実施例5の処理Dにおいては,本願明細書のnが+48のキメラRNA(tracr配列が26ヌクレオチド長)や+54のキメラRNA(tracr配列が32ヌクレオチド長)と同様に,ガイドRNAや標的配列などの違いにより,ゲノム改変効率が不足していた結果として,所定のゲル上のバンドが検出されなかった可能性も否定できない。よって,実施例5の処理Dの結果があるからといって,引用発明1のベクター系が,標的配列にドナー配列(GFP遺伝子など)を組み込む機能を有することは否定されない。
(エ) 以上によれば,引用例1の記載から,ガイドRNAにより誘導されるRNA誘導型エンドヌクレアーゼが真核細胞における標的部位の染色体配列を修飾できる機能を備えることを理解することができる。
(オ) 引用例1においては,(i)のベクターとして,化膿性連鎖球菌株から得られたCas9遺伝子を,哺乳動物細胞での翻訳を強化するために最適化し,C末端に核局在化シグナルPKKKRKV(配列番号1)を付加した後,プロモーターの制御下において得られたベクターが用いられている(実施例1)。
 また,引用例1では,(ⅱ)のベクターとして,crRNAのヌクレオチド1-32,GAAAループ及びtracrRNAのヌクレオチド19-45を含むキメラRNAをヒトU6プロモーターの制御下においた得られたベクターが用いられている(実施例2)。
 さらに,引用例1では,(ⅲ)のベクターとして,目的遺伝子を標的配列に相同組換えにより挿入する「AAVS1-GFPプラスミドDNA」が用いられている(実施例3)。
 そして,引用例1の実施例4には,実施例1~3に記載された各ベクターを含むベクター系が,真核細胞中の標的配列を開裂し,当該標的配列の改変を行う機能を備えていることが実験例をもって開示されている。
 このように,引用発明1の(i)~(ⅲ)の各ベクターは,真核細胞内で適切に転写,翻訳,核移行等がなされるに必要な技術手段,及び,真核細胞内で適切に標的配列の改変がなされるに必要な技術手段を備えたものであり,したがって,それらが真核細胞中の標的配列を開裂し,当該標的配列の改変を行う機能を有していることも開示されていると理解することができる。
(カ) 小括
 以上によれば,引用例1には,「ガイドRNAが,II型Cas9タンパク質を真核細胞中の染色体配列中の標的部位へ誘導し,そこで該II型Cas9タンパク質が,該標的部位にて染色体DNA二本鎖の切断を誘導し,該二本鎖の切断が,染色体配列が修飾されるようにDNA修復過程により修復される」ことが,形式的な記載だけでなく,実体を伴って記載されていたというべきであり,引用発明1のベクター系も,上記機能を含むものとして開示されていると理解することができる。
ウ 上記ア②の主張について
(ア) 特許法29条の2は,特許出願に係る発明が,当該特許出願の日前の他の特許出願又は実用新案登録出願であって,当該特許出願後に特許掲載公報,実用新案掲載公報の発行がされたものの願書に最初に添付した明細書又は図面(以下「先願明細書等」という。)に記載された発明又は考案と同一であるときは,その発明について特許を受けることができないと規定する。
 同条の趣旨は,先願明細書等に記載されている発明は,特許請求の範囲以外の記載であっても,出願公開等により一般にその内容は公表されるので,たとえ先願が出願公開等をされる前に出願された後願であっても,その内容が先願と同一内容の発明である以上,さらに出願公開等をしても,新しい技術をなんら公開するものではなく,このような発明に特許権を与えることは,新しい発明の公表の代償として発明を保護しようとする特許制度の趣旨からみて妥当でない,というものである。
 同条にいう先願明細書等に記載された「発明」とは,先願明細書等に記載されている事項及び記載されているに等しい事項から把握される発明をいい,記載されているに等しい事項とは,出願時における技術常識を参酌することにより,記載されている事項から導き出せるものをいうものと解される。
 したがって,特に先願明細書等に記載がなくても,先願発明を理解するに当たって,当業者の有する技術常識を参酌して先願の発明を認定することができる一方,抽象的であり,あるいは当業者の有する技術常識を参酌してもなお技術内容の開示が不十分であるような発明は,ここでいう「発明」には該当せず,同条の定める後願を排除する効果を有しない。そして,ここで求められる技術内容の開示の程度は,当業者が,先願発明がそこに示されていること及びそれが実施可能であることを理解し得る程度に記載されていれば足りるというべきである。
(イ) これを本件についてみると,引用発明1の実施例1~3には,引用発明1の(i)~(ⅲ)の各ベクターを製造する方法が詳細に記載されており,実施例4には,ドナー配列(GFP遺伝子)が標的配列又はその近傍に組み込まれていることを確認するための具体的な試験方法も明記されている。また,前記のとおり,実施例4の実験結果から,核局在化シグナルを含むRNA誘導型エンドヌクレアーゼ,ガイドRNA,ドナーポリヌクレオチドの組合せが,真核細胞に組み込まれ,標的部位にて二本鎖の切断及び修復が生じていると理解することができ,実施例5の実験結果も上記の理解の妨げになるものとは解されない。
 さらに,上記(i)~(ⅲ)のベクターを含むベクター系は,真核細胞内で適切に転写,翻訳,核移行等がなされるに必要な技術手段,及び,真核細胞内で適切に標的配列の改変がなされるに必要な技術手段を備えたものであるから,ベクター系にした場合でも,真核細胞中の標的配列を開裂し,標的配列の改変を行う機能を有するものと理解できることも,上記のとおりである。
 そうすると,引用例1には,当業者が,先願発明がそこに示されていること及びそれが実施可能であることを理解し得る程度の記載があるといえるから,「ガイドRNAが,II型Cas9タンパク質を真核細胞中の染色体配列中の標的部位へ誘導し,そこで該II型Cas9タンパク質が,該標的部位にて染色体DNA二本鎖の切断を誘導し,該二本鎖の切断が,染色体配列が修飾されるようにDNA修復過程により修復される」機能の部分も含めて,後願を排除するに足りる程度の技術が公開されていたものと認めるのが相当である。

検討

 CRISPR-Cas9発明の29条の2適用判断において、原告(特許出願人)は、引用例1(先願)には、実際にCRISPR-Cas9系を用いて標的配列の配列改変が行われたことを示すデータが記載されていないことから、引用例1には後願排除効がないと主張した。
 それに対して、裁判所は、「特に先願明細書等に記載がなくても,先願発明を理解するに当たって,当業者の有する技術常識を参酌して先願の発明を認定することができる一方,抽象的であり,あるいは当業者の有する技術常識を参酌してもなお技術内容の開示が不十分であるような発明は,ここでいう「発明」には該当せず,同条の定める後願を排除する効果を有しない。そして,ここで求められる技術内容の開示の程度は,当業者が,先願発明がそこに示されていること及びそれが実施可能であることを理解し得る程度に記載されていれば足りるというべきである。」と述べたうえで、引用例1の実施例1~5を詳細に検討し、引用例1には、引用発明1が記載されており、かつ、引用発明1が実施可能であると理解できる程度に記載されているとして、引用発明1に後願排除効を認め、本願が特許法29条の2に該当すると判断した。
 引用例1の実施例1~5には、CRISPR-Cas9系ベクターを細胞に導入したことや、導入後の細胞のFACS試験の結果は記載されているものの、実際にCRISPR-Cas9によって配列改変が起きたことをシーケンス等によって直接確認した実験は記載されていない。加えて、実施例5では、改変配列を検出するために行われたPCRにおいて、所望の長さのバンドが検出されなかったこと(つまり、改変配列が検出されなかったこと)が記載されていた。
 しかしながら、裁判所は、FACS試験は、CRISPR-Cas9によって配列の改変が起これば、GFP融合タンパク質が誘導され、FACS(蛍光活性化細胞選別)によって、GFP融合タンパク質を発現する細胞が一定割合で検出されたことを認定し、この結果等から、CRISPR-Cas9による配列改変が生じたことを認定した。また、実施例5の結果については、ゲノム改変効率が不足していた結果として、PCR後の電気泳動において所望の長さのバンドが検出されなかった可能性があり、実施例5の結果があるからといって、引用発明1のCRISPR-Cas9系ベクターが、標的配列を改変する能力を有することは否定されない、とした。
 このように、本判決は、29条の2において先願が後願排除効を有するか否かを判断するにあたり、具体的な事例(特に、先願明細書の実施例の記載が微妙なケース)を提供しており、参考になる。

以上
(文責)弁護士 篠田淳郎