商標・意匠の侵害訴訟は，特許と異なり技術に関するものではないため，特許発明の理解，被疑侵害品の構成要件該当性，均等論など，技術に関する知識習得・理解を必要としません。

したがって，この点では，特許の方が大変ということができます。

他方，商標・意匠の類否判断は，類似しているような類似していないようなという微妙な案件が問題となりますから，専門的判断が不可欠であるという特徴があります。
特許の場合，クレームと被疑侵害品とを対比して明らかに非侵害ということもありますが，商標・意匠の場合，そのようなことは少ないといえます。
したがって，訴訟の過程で，勝敗が読みづらいということがいえるのではないでしょうか。

審理期間は，商標・意匠の方が特許に比べて短いという傾向があります。
例えば，大阪地裁の審理モデルでは，侵害論が終了するまでの期間を，商標・意匠では１６０日，特許では２７０日に設定しています。

意匠・商標権侵害事件，不正競争防止法（１～３号）事件の審理モデル
http://www.courts.go.jp/osaka/saiban/tetuzuki/ip/pdf/sinri_model_syouhyouSingai.pdf
特許・実用新案権侵害事件の審理モデル
http://www.courts.go.jp/osaka/saiban/tetuzuki/ip/pdf/sinri_model_tokkyo_zituyouSinan.pdf

このように，商標・意匠の侵害訴訟は，概して特許よりも大変ではないといえるものの，やはり当事者の負担は大きく，専門家である知財弁護士に依頼しなければ到底遂行することはできないと思われます。

好評につき、実務研修をＤＶＤ化しました。
 

第一回　「特許ライセンス契約の戦略論

「オープン・イノベーション」の潮流の中で、技術取引に関する契約はますます重要性を増しています。 これらの契約は、技術取引にまつわる企業戦略を反映するものでなければならず、 戦略の組み立て方の他、契約書への反映の仕方を体得する必要があります。 本講においては、技術取引契約の代表例である「特許ライセンス契約」に焦点をあて、基礎的な法律論から戦略の建て方、契約書への反映方法、諸条項の留意点などについて論じます。

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第二回　「特許紛争に強い明細書の書き方」

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第三回　「特許紛争警告の実務」

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お申し込み方法

備考

模倣品にまつわる被害は年々深刻化しています。

模倣品が出回ったとしても短期的にはそれほど大きな影響はないかもしれません。
しかし、模倣品問題を放置してしまうと「劣悪な品質の模倣品によるブランドイメージの低下」「安価な模倣品による価格破壊」等の問題が表面化し、深刻な問題に発展しかねません。

また、模倣品を放置し被害が大きくなってから対策を講じると多額の費用が必要になることもありますので早期に対応することが大切です。

具体的な対応策

自主的な措置

弁護士に依頼して模倣品を製造・販売している企業に対して警告状を送ります。
警告状を送付する場合には、自社の保有している権利と相手方が侵害している内容を明確に記載します。

相手方が中国企業の場合、中には素性の知れない相手や交渉の余地のない相手もいます。
真っ当な事業をしている企業の場合にはこの方法は有効ですが、交渉のない相手には行政処分や民事訴訟の方が有効な場合もあります。

輸入差し止め

各地の税関に対して請求して行います。
手続きは裁判に比して容易で、費用も比較的安く済みます。
早期の解決が見込めますが、損害賠償請求はできません。

民事訴訟

模倣品を製造・販売している企業に対して、裁判所へ訴訟を提起します。
損害賠償が請求でき、申立と保証金の提供によって権利侵害行為を差し止める仮処分を執行することもできます。
しかし、訴訟になると、代理人等の費用もかかり、解決までに時間がかかります。

模倣品対策に関するご相談

模倣品が出回ってしまった場合、早期に対策を講じることが重要です。
ＵＳＬＦでは、中国、台湾、韓国など海外企業に対する実績も豊富です。
「模倣品が出回ってこまっている」
「差し止め請求をしたい」
「損害賠償請求したい」
といったご相談に対応可能です。
お気軽にご相談下さい。

特許権侵害訴訟は原告側も被告側も通常業務以外にかなりのエネルギーが必要になります。
近年では、中小企業においても訴訟事件が増えてきました。

ここでは特許権侵害訴訟について見ていきます。

特許訴訟について（原告編）

特許訴訟について（被告側）

特許侵害の判断

ＵＳＬＦでは、知的財産に関する戦略、契約、紛争に関する各種法律相談を行っています。

理系出身で、かつ企業の技術畑で勤務した経験を持つ弁護士や大企業での知財部経験を有する弁護士が事件に応じて対応致します。

知的財産の法律問題には、特許庁実務を勘案する必要があり、単なる知識だけではなく経験・スキルが必要です。
ＵＳＬＦでは、単なる法的見地のみならず、ビジネス的見地を融合して紛争解決に対する最適解をご提案します。

１． まずはしっかりとヒアリングさせていただきます。

法律相談では、まず始めにご相談内容について丁寧にお話を伺わせていただきます。
詳しい事情をお伺いしながら、お客様の状況やご要望に合った提案させていただきます。

初回のご相談は原則として無料です。
ただし、そのご相談だけで一定の解決が図れてしまったなど、ご相談の目的を達成してしまった場合は1時間あたり2万円程度のご相談料をいただいております。

２． 今後の方向性を明確に致します。

御社にとって最善の方法をご提案させていただきます。
当事務所が問題解決に貢献できる場合は、明確なサポート内容と費用を明示して、ご提案させていただきます。
費用は、タイムチャージ（時間・人あたりのチャージ）もしくはお見積もりベース（着手・報酬金）のいずれかの方式でご提案することがあります。

利益率が非常に高い

製品の売上による収入とは異なり、ライセンス収入は利益率が非常に高い収入といえます。
開発費用は別名目ですでに計上されているので、ロイヤリティ収入にまつわる主なコストとしては特許の出願・権利化費用，ライセンスに伴う内部人件費、弁護士費用程度です。
このコストは、場合によっては数百万以上になることもありますが、継続的にかかるコストではないので原料コストや営業経費等の製造コストとは本質的に異なります。
そのため、自社の持つ知的財産についてのロイヤリティ収入が増えれば増えるほど、コスト率は低減し、場合によっては利益率が８０％を超えることもあります。

多くは同業他社からの収益となる

ライセンス契約の場合、ロイヤリティを支払うのは同業他社である場合が多々みられます。
相手の企業にとってはロイヤリティの支払いは製品の製造コストに上乗せされ、製品の利益率は低減されるので、当方の製品のコスト競争力の一層の強化に役立ちます。

開発リスクのヘッジ

新しい技術分野に乗り出し、技術開発を行うことは大きなリスクが伴います。
もし、その分野に対する事業進出を断念することがあったとしても、きちんとした研究開発成果に基づく特許出願をしておけば特許ロイヤリティや技術移転対価として開発に要したコストを回収できる可能性もあります。

ライセンスに関するご相談

ライセンス収入を得ることは「利益率の向上」「競合他社への競争力の維持」「開発リスクのヘッジ」など企業にとって大きなメリットとなります。
ＵＳＬＦでは、ライセンス契約に関する事案を多く扱っており、

「ライセンスの基本戦略」

「契約内容に関するご相談」

「契約書の書き方に関するご相談」

「ライセンス交渉」

「海外企業への対応」

といったご相談に対応可能です。
まずはお気軽にご相談下さい。

ライセンス契約とは

ライセンス契約とは、自社の持つ特許や実用新案,意匠,商標,著作権等の知的財産を他社に使用させる契約のことです。

自社の知的財産をライセンスする側は「ライセンサー」と呼ばれ、ライセンスを受ける側は「ライセンシー」と呼ばれます。
このライセンサーとライセンシー間で、「ライセンスの対象」「利用の態様」「独占か非独占化」「期間」「金額」などの条件を定めなければなりません。

ライセンス契約の注意点

ライセンス契約の注意点は多数に上りますが、ここではいくつかの代表的な点を挙げます。
ご興味があれば、ご相談にお伺いいただければと思います。

独占か非独占か

資金繰りが重要なベンチャー・中小企業にとって「独占」か「非独占」かは重要な交渉テーマです。
独占ライセンスは，単なる特許ライセンスというよりも，ある分野においてライセンシーに商権を許諾する行為に近い性質をもっています。
従って，独占ライセンスにあたっては，その商権による期待利益を前倒し（一括金）で要求することが可能になります。
これは，ライセンス対象技術の開発投資の回収を確実ならしめるという観点でも重要なことです。

ただ，すべての分野をあるライセンシーに独占させてしまったのでは，あまりうまみがありません。
そこで，どのような分野に区切り，誰に独占ライセンスを付与するか，その際に，独占ライセンスの条件設定をどうするか，というのは高度な戦略的判断になります。
もちろん，独占を非独占に転換する条件も決めないと，ライセンサーのリスクが高くなります。

改良発明の取り扱い

ライセンシーによる改良発明の取り扱いは重要な事柄です。
通常であれば，ライセンサーが改良発明について実施許諾を受けられるようにしておけば十分ですが，複数のライセンシーにライセンスすることを予定している場合は，これだけだと二番目，三番目のライセンス契約ができなくなる場合があります。

このように，ライセンス契約は，企業のライセンスポリシーや経営戦略を色濃く反映したものになります。USLFでは、単なる法律的な事項のみならず、ライセンスの戦略に関するコンサルティングも行います。

ライセンス契約に関するご相談

ライセンス契約は、一般的な契約と異なり技術に対する理解が必要です。
ＵＳＬＦでは、技術的バックグラウンドを有する弁護士が対応しますので、

「ライセンスの基本戦略」

「契約内容に関するご相談」

「契約書の書き方に関するご相談」

「ライセンス交渉」

「海外企業への対応」

といったご相談に対応可能です。
まずはお気軽にご相談下さい。

 他社と技術交流や共同開発を行う場合は，１．NDAを締結して相手方と共同プロジェクトを遂行するかどうかを検討する，２．共同開発契約等を締結する，というようなステップを経ることが通常ですので，この際における技術情報の取扱いについてご説明したいと思います。

技術情報の保管～営業秘密管理の重要性

技術情報を相手方に出す場合

技術情報を相手方から受領する場合

技術情報に関するその他の注意点

(1) 生み出された技術情報は特許出願をする習慣を。 

NDAを締結したからといって，決して安心してはいけません。
NDAを締結しているにもかかわらず，提供した技術情報について相手方が特許出願をしてしまうというトラブルは，頻繁に生じています。

理想的にはNDAの締結とは関係なく，相手方に技術情報を出す前に特許出願すべきでしょう。
しかし，特許出願にはそれなりの時間がかかるし，技術情報を出す時点では発明が完成していないケースも考えると，これを100％励行することは難しいと考えられます。
そこで，NDAを締結して安心してしまうのではなく，一刻も早く技術情報を特許出願することを習慣づける必要があります。
特許出願をしてしまえば，相手方も技術情報をフリーハンドで使うことができなくなります。

このことは，相手方にしてみれば，当社と手を組んで共同開発等のビジネスをしようというモティべーションになることでしょう。

(2) 相手方・第三者の実施が検出できない技術情報は営業秘密管理を励行する。

すべての技術情報が特許出願できるとは限りません。
現場の細かいノウハウや製造条件などは，特許出願をすればするほど第三者に知得され実施されてしまう割には，その第三者が特許を実施していることを検出できないので，いわゆる「出願し損」になっていまいます。 

このように，第三者の実施が検出できないような技術情報(発明)は，特許出願をするのではなく，上述したように営業秘密として管理することが大切です。
これによって，第三者に知得されることを可能な限り防止し，たとえ第三者に知得された場合でも，不正競争防止法に基づいて，第三者に対して情報の使用停止請求(差止請求)や損倍賠償請求等ができることは前述したとおりです。 
つまり，特許出願は闇雲に行えばいいのではなくて，その特許出願にかかる技術情報(発明)について，相手方・第三者の実施が検出できるかどうかを検討し，検出可能な技術情報のみについて特許出願を行うという情報管理が必要となるのです。

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NDAを締結するということは，必ずしも当社にとって一方的に有利なことばかりではありません。
当社にも相手方から受領した情報をNDA条項に沿って適切に管理する義務が生じます。
従って，相手方から受領した情報が第三者に流出したりしないように日々の管理をすることが必要になりますし，特許出願・論文発表・営業資料などに混入しないように細心の注意を払う必要があります。 

また，相手方から受領した情報を受領するたびに，その情報がNDAの除外条項（機密情報に該当しない情報を列挙した条項）に該当しないかどうかチェックすることが必要です。
NDAには通常，以下のような除外条項が規定されています。

次の各号に掲げることを証明できる情報は，機密情報ではない。 （１）秘密情報を知得した時に公知となっている情報 （２）秘密情報を知得した後に，受領当事者の責によらず公知となった情報 （３）秘密情報を知得した時に，既に受領当事者が知得していた情報 （４）秘密情報を知得した後に，受領当事者が秘密情報によることなく，独自に開発した情報 （５）秘密情報を知得した後に，受領当事者が正当な権利を有する第三者から如何なる守秘義務も 負うことなく，かつ，適法に入手した情報

例えば，受領した情報について，すでに社内で保有していた場合は上記(3)に該当します。
このような場合は，速やかに相手方に申し出て機密情報とはしないということを通知して，了承してもらう必要があります。

これを怠ったり，後でやろうとすると，技術情報の受領時点において社内で保有していたことの立証ができなくなり，相手方と紛争を生じることがあります。

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情報提供管理台帳の一例

※備考に示すように提供にかかる証拠を必ず残すとよい。

コラム「特許法上の公知とは？」

 特許法では「公知になった発明は特許を受けることができない」と規定されています。
ところで，ここにいう｢公知｣とは法律上，いかなる概念をいうのでしょうか。

一般に，「公知」とは，当該発明について，１．守秘義務のない者が，２．技術的にその内容を理解したこと，をいうものとされています。
発明がなされると，一般には下図に示すように，社内報告→試作外注（共同開発）→新聞発表→試作品納入→学会発表などを経て，製品の販売開始に至ることが多いと思われます。
これらの各行為によって発明は公知になるのでしょうか。 

例えば，社内報告は，守秘義務のある上司・同僚に対する技術報告ですから，上記２は具備しても１は具備しません。
従って，社内報告では「公知」にはなりません。 

共同開発の場合は要注意です。
共同開発するくらいですから，上記２は具備することでしょう。
そこで，共同開発先とNDAを締結しておかないと，１も具備することになってしまい，特許法上「公知」であるとして特許を受けることができなくなってしまいます。

この点は，下請に対する外注試作や，顧客に対する試作品納入も全く同じですので注意を要します（試作品から発明が技術的に理解可能な場合を前提にします）。 

新聞発表は，一般人に対する発表のためNDAを締結するということは不可能です。

しかし，技術的に肝心なポイントをぼかすことによって，２を具備することを回避すれば「公知」ではないでしょう。 

このように，情報管理においては，NDAを有効に使うことによって，発明が公知になることを防ぎつつ，特許戦略を構築していくことが重要です。

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