平成１８年１１月８日判決（知財高裁　平成１８年（行ケ）第１０８１３号）
【判旨】
商標法５０条３項の「その審判の請求がされることを知った」とは、例えば、当該審判請求を行うことを交渉相手から書面等で通知されるなどの具体的な事実により、当該相手方が審判請求する意思を有していることを知ったか、あるいは、交渉の経緯その他諸々の状況から客観的にみて相手方が審判請求をする蓋然性が高く、かつ、被請求人がこれを認識していると認められる場合などをいうと解すべきであり、被請求人が単に審判請求を受ける一般的、抽象的な可能性を認識していたのみでは足りない。
【キーワード】
不使用取消審判、駆け込み使用、商標法５０条３項、審判の請求前三月、審判の請求がされることを知った後

【事案の概要】
１　本件は、Ｙが、Ｘを商標権者とする下記登録商標（以下「本件商標」という。）につき、少なくとも本件審判請求日前３年以内に国内において使用していないとして、商標法５０条１項の規定に基づき取消しを求めたところ、特許庁は、Ｘは、本件審判の請求前３月からその審判請求の登録日までの間に日本国内において本件商標を使用しているが、その使用は、本件審判の請求がされることを知った後であるとして、本件商標登録を取り消すとの審決をしたため、Ｘが同審決の取消しを求めた事案である。

２　本件商標
商標権者：Ｘ（Ｘは、平成１３年９月１９日、訴外株式会社Ｂ（以下「Ｂ」という。）から本件商標権を譲り受け、その旨の登録を行った。）
本件商標：「Ｍｏｒｒｉｓ　＆　Ｃｏ．」を欧文字（標準文字）で横書きしてなるもの。
指定商品：第２４類「布製身の回り品、織物製テーブルナプキン、ふきん、かや、敷布、布団、布団カバー、布団側、まくらカバー、毛布、織物製いすカバー、織物製壁掛け、織物製ブラインド、カーテン、シャワーカーテン、テーブル掛け、どん帳、織物製トイレットシートカバー、遺体覆い、経かたびら、黒白幕、紅白幕、ビリヤードクロス、のぼり及び旗（紙製のものを除く。）」、第２５類「被服、ガーター、靴下止め、ズボンつり、バンド、ベルト、履物、仮装用衣服、運動用特殊衣服、運動用特殊靴」
登録出願日：平成１２年７月３日
設定登録日：平成１３年６月２２日
登録番号：第４４８５２９８号

３　時系列
平成１３年６月２２日　設定登録日
平成１３年９月１９日　Ｘが訴外Ｂから本件商標権を譲り受け、その旨の登録を行った。
平成１４年７月２５日　Ｙの前身であるＳは、平成１３年９月２１日、本件商標登録に対して異議の申立てを行ったが、特許庁は本件商標登録を維持する旨の決定をした
平成１５年４月２８日　Ｘが同日付け通知書をもって、ＹのライセンシーであるＭに対し、本件商標権の侵害行為を停止することを要求した。
平成１６年６月８日　本件審判請求前３月
平成１６年６月２２日　設定登録日から３年
平成１６年７月１７日　同日から９月５日にかけてＧ県において開催された「Ｗ展」において、本件商標と社会通念上同一と認められる標章が使用された。
平成１６年９月７日　Ｂ弁護士は、Ｙ代理人からファクシミリを受領し、Ｙの指示により本件商標登録について不使用取消審判請求をする運びになったとの連絡を受けた
平成１６年９月８日　本件審判請求日
平成１６年９月２７日　本件審判請求の登録の日

４　審決（取消２００４－３１１５８号）
　平成１８年３月１３日、特許庁は、以下のように認定して本件審判請求に対し、商標登録を取り消す旨の審決をなした。
　Ｘは、平成１６年７月１７日から本件商標を使用しており、本件審判の請求前３月からその審判請求の登録日までの間に日本国内において本件商標を使用している。しかし、（ⅰ）Ｙの前身であるＳは、平成１３年９月２１日、本件商標登録に対して異議の申立てを行ったが、特許庁は本件商標登録を維持する旨の決定をしたこと、（ⅱ）Ｘが平成１５年４月２８日付け通知書をもって、ＹのライセンシーであるＭに対し、本件商標権の侵害行為を停止することを要求したことからすれば、請求人が本件商標に対して不使用取消の審判請求をするであろうことは、容易に推認されたとみるのが相当である。Ｘによる使用は、本件審判の請求がされることを知った後である。したがって、本件商標登録は商標法５０条３項に該当し、同条１項の使用に該当しないものであるから、取り消されるべきである。
　かかる審決を不服とするＸが審決取消訴訟を提起した。

【争点】
　本件商標の通常使用権者であるＢによる使用が、「本件審判請求前３月」（平成１６年６月８日）から本件審判請求の登録の日（平成１６年９月２７日）までの間である場合に、本件商標の使用が本件審判の「請求がされることを知った後」であるかどうか。

【判旨】
　「審決は、(i)Ｙの前身であるＳが本件商標の登録に対して異議申立てを行ったが、その主張が採用されなかった事実、(ii)ＸからＭに対し、商標権侵害通知がなされた事実、の２つの事実に基づいて、Ｙが「本件商標に対して不使用取消の審判請求をするであろうことは、容易に推認されたとみるのが相当である」と判断している。
　ア　しかしながら、Ｙの前身であるＳによりなされた異議申立てに対する決定が出されたのは、本件登録商標の使用がなされた約２年前の平成１４年７月２５日であり、前記判示のとおり、その後、本件審判請求まで、Ｓ又はＹから本件商標登録の有効性を争う審判請求等はなされず、またそのような審判請求を行う旨の意思表示がＸにされたと認めるに足る証拠もないのであるから、上記異議申立ての事実から、本件登録商標を使用する際に、Ｘが本件審判の請求がされることを知っていたと推認することはできない。
　イ　次に、Ｍに対する本件商標権侵害の警告については、平成１５年５月２日ころ以降、Ｘ側とＹ側との間で交渉が行われたことはないのであるから、その１年以上も後になって本件登録商標を使用するときに、この件を契機として、Ｙから本件審判が請求されることをＸが予期していたとは考えられない。
　ウ　さらに、本件商標権の譲渡の打診についても、平成１６年３月１９日ころ以降、Ｙ側からは明確な回答はなく、Ｘが本件登録商標を使用した当時、ＸはＹ側の検討結果の連絡を待っている立場にあったのであるから、ＸとしてはＹから本件商標権の譲渡に関して何らかの回答があるか、あるいはＹ側から回答がないまま交渉が自然消滅する可能性は予期し得たとしても、本件登録商標の使用がなされた当時、Ｙからいきなり本件審判が請求されることを知っていたとは考えられず、同年９月７日以前に、Ｙ側から審判請求について示唆があったことを示す証拠も存在しない。」
「オ　このように、上記(i)(ii)の事実のみに基づき、本件登録商標の使用がなされたのが本件審判請求がされることをＸが知った後であるとした審決の認定は、事実認定についての経験則に反し、明らかに誤ったものである。」
「Ｙは、〈１〉商標法５０条３項の立法趣旨に照らすと、「審判の請求がされることを知った」とは、審判請求がされる可能性があることを知っていたことを立証すれば足りる、〈２〉本件のように、高いライセンス料や譲渡対価として法外な金額が提示されたという交渉経緯等に照らすと、Ｘは、本件審判を当然に想定していたと考えられる・・・などと主張する。
　ア　しかしながら、商標法５０条３項は「その登録商標の使用がその審判の請求がされることを知った後であることを請求人が証明したとき」と規定しているのであって、審判請求人に対し、審判請求がされるであろうことを被請求人が知っていたことの証明を求めている。同条項のこのような文言に照らすと、「その審判の請求がされることを知った」とは、例えば、当該審判請求を行うことを交渉相手から書面等で通知されるなどの具体的な事実により、当該相手方が審判請求する意思を有していることを知ったか、あるいは、交渉の経緯その他諸々の状況から客観的にみて相手方が審判請求をする蓋然性が高く、かつ、被請求人がこれを認識していると認められる場合などをいうと解すべきであり、被請求人が単に審判請求を受ける一般的、抽象的な可能性を認識していたのみでは足りないというべきである。
　本件では、平成１６年９月７日に至るまで、Ｓ及びＹから、本件審判を請求する旨の連絡がＸにされたことはなく、また、本件商標権の侵害の停止についての交渉や、本件商標権の譲渡についての実質的な交渉はほとんど行われていないのであるから、交渉経緯等に照らし審判請求がされる蓋然性が高いと認識されるような状況が存在したともいうことはできない。
　イ　また、Ｙは、Ｘから高いライセンス料や譲渡対価として法外な金額が提示されたと主張するところ、仮にＸの主張するような提示がなされたとしても、甲１７の回答書において、Ｙ代理人は、Ｓが検討中であることを伝えるとともに、交渉時間の猶予を求めているのであり、その後、ＸとＹとの間で交渉が行われて決裂し、あるいは、Ｙ側から審判請求をするなどの意思表示がされたことを示す証拠はない。また、そもそも、Ｘからの本件商標の譲渡の申し出をＹ側が断ったとしても、それによって、Ｙが審判請求をすることが予期されるものでもない。」
　「以上によれば、Ｘの通常使用権者は、本件審判の請求の登録前３年以内に本件登録商標を使用したということができ、その使用が本件審判請求がされることを知った後であるとは認められないのであるから、その使用が商標法５０条１項の規定する登録商標の使用に該当しないものとして本件商標登録を取り消すべきであるとした審決の判断は誤りであり、取消しを免れない。」

【解説】
１　商標の駆け込み使用
　 商標法５０条３項の規定は平成８年の改正で追加された。商標の「駆け込み使用の防止」が目的である。改正前の不使用取消審判においては、審判の請求の登録前３年以内に登録商標の使用をすれば取消しを免れることから、不使用取消審判の請求があり得ることを譲渡交渉やライセンス交渉等の相手方の行動から察知して、その後俄かに当該登録商標の使用を開始して商標登録の取消しを免れるケースも少なくなかった。改正商標法では、このような駆け込み使用による登録商標の使用を排除するため、審判の請求前３月から請求の登録日までの間にされた使用について、その使用が審判の請求がされることを知った後であることを請求人が証明したときは、その使用について正当な理由がない限り、登録商標の使用をしたものとしては認めないこととした（特許庁審判便覧「５３－０１　登録商標の不使用による取消審判」３頁）。

２　「審判の請求がされることを知った後であること」
　本判決は、「「その審判の請求がされることを知った」とは、例えば、当該審判請求を行うことを交渉相手から書面等で通知されるなどの具体的な事実により、当該相手方が審判請求する意思を有していることを知ったか、あるいは、交渉の経緯その他諸々の状況から客観的にみて相手方が審判請求をする蓋然性が高く、かつ、被請求人がこれを認識していると認められる場合などをいうと解すべきであり、被請求人が単に審判請求を受ける一般的、抽象的な可能性を認識していたのみでは足りないというべきである。」と判示する。
　文献においては「譲渡交渉等の際に「交渉不成立のときは不使用取消審判の請求をする」旨の意思表示を示された場合等をいう。」（小野昌延編「注解商標法【新版】」青林書院（平成１７年）下巻１１５４頁）とされている。実務上は内容証明郵便を送付するなどの方法をとっている。必ずしも常に通知を要するわけではないが、審判請求人としては、駆け込み使用を防止するために審判請求をする旨を被請求人に認識せしめる程度の行動をとることが必要であり、本審決の示す事情のみでは足りないということに注意すべきである。

３　審判の請求前三月から使用した場合
　５０条１項は、「継続して三年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品又は指定役務についての登録商標・・・の使用をしていないとき」取消審判を請求できるとする。商標権の設定登録の日から３年未満の請求は不適法を理由として却下される（前掲注解商標法１１２１頁）。
　他方、５０条３項は、「第一項の審判の請求前三月からその審判の請求の登録の日までの間に、日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務についての登録商標の使用をした場合であつて、その登録商標の使用がその審判の請求がされることを知つた後であることを請求人が証明したときは、その登録商標の使用は第一項に規定する登録商標の使用に該当しないものとする。」と規定する。
　注意すべきは、「審判の請求」の日と「審判の請求の登録の日」とは一致しないということである。本件審判の場合は審判の請求から登録まで１９日間ほど要している。
　駆け込み使用の禁止期間は、「審判の請求」前３か月であるから、審判の請求を設定登録の日から３年を経過した日の翌日に行った場合には、２年９か月よりも後の使用は駆け込み使用となる。この場合、商標権者は２年９か月までに商標を使用しなければ、不使用取消のリスクを負うことになることに注意が必要である。
　本判決においても、Ｙが平成１６年９月８日に本件審判を請求したことから、駆け込み使用の始期は６月８日となり、登録日から３年が経過する日である６月２２日よりも２週間早い。Ｙはこの日までに商標の使用を開始しておく必要があった。
　５０条１項の規定ぶりからして、不使用取消審判は一般的に３年が目安という認識がされていると思われるが、具体的に不使用取消審判が予想されている場合には、商標権者は実質的には２年９か月までに使用を開始しなければ取消リスクを負うことになり、逆に審判を請求する者は２年９か月を経過した時点から内容証明郵便の送付を検討することになろう。