【判旨】
 共有特許の侵害行為に対する損害額の算定方法について、特許権の共有者は、持分権にかかわらず特許発明全部を実施できるものであるから、特許権の侵害行為による損害額も特許権の共有持ち分に比例するものではなく、実施の程度の比に応じて算定されるべきものであり、特許法102条2項による場合も同様と判断した事例。
【キーワード】
共有特許 損害額 特許法102条2項
 

1 事案の概要
  本件は、X(原告・控訴人)が,Y製品(被告・被控訴人)を製造・貸与したYの行為は,Xが2分の1の持分を有する本件特許を侵害するものであると主張して,本件特許権侵害に係る民法709条に基づく損害賠償として特許法102条2項所定の利益相当額の損害520万円及び弁護士費用相当額180万円並びに遅延損害金の支払を請求する事案である。
 
2 争点
  共有特許の場合における特許権侵害に対する損害額の算定方法
 
3 判旨抜粋
(4) 本件特許権の共有者との関係
・・・
 イ  ところで,特許権の共有者は,持分権にかかわらず特許発明全部を実施できるものであるか
   ら,特許権の侵害行為による損害額も特許権の共有持分に比例するものではなく,実施の程
   度の比に応じて算定されるべきものである。そして,このことは,損害額の推定規定である特
   許法102条2項による場合も同様であるということができる。
 ウ  もっとも,本件特許権を実施していない熊谷組(筆者注:本件特許の共有者)も,Yに対して,
   実施料相当額の損害賠償請求を行うことができるものであったが(特許法102条3項),熊谷
   組は,同損害賠償請求権をXに譲渡し,その旨の対抗要件が具備されており(甲24の1・2,
   甲25),熊谷組からYに対して本件特許権侵害による損害賠償請求が行われることはもはや
   あり得ないことから,Xが,本件訴訟において,本件特許権侵害によって請求し得る損害額は,
   YがY製品を賃貸したことによって得た利益の全額ということになる。
 
4 検討・考察
⑴ 共有特許の場合における特許権侵害に対する損害額の算定方法
 特許権共有の場合で、共有者の一方について特許法102条2項による賠償が認められる場合、共有者との関係でその算定方法が問題となる。
この点について、①持分比割によったもの(大阪高判昭和57・1・28等)、②利益比割によったもの(東京地判昭和44・12・22)、特に3項による他方の実施料相当額との関係において、③他方の実施料相当額を持分比割にするとともに、一方の侵害者利益額での推定損害額も持分比割にしたもの(東京地判平成17・3・10)など実務家も含め学説は百花繚乱の状態にある(飯田圭、特許法判例百選[第4版])。したがって、裁判時でも、事案によって判断が分かれる可能性が高い。私見では、特許の共有者甲1、甲2、侵害者乙とした場合に、102条2項、3項によれば、乙が負担すべき損害賠償額は共有者の数によらず一定であるべきところ(単独特許ならば損害額100万円、10人の共有者がいれば損害額が10倍の1000万円になる、という結論はおかしい)、本件においては、非実施共有者である甲2が損害賠償請求権を実施共有者である甲1に債権譲渡していることから、甲1に全額の損害賠償を認めても差し支えないと判断した事案だと思われる。
例えば、
①甲1、甲2ともに実施共有者であり、甲1のみが損害賠償請求をした場合、
②甲1実施、甲2非実施の共有者であり、甲1のみが損害賠償請求をした場合
は、後に甲2による損害賠償請求がなされる可能性が否定できず、この場合、甲1には持分に応じた賠償請求しか認められないとも思える。
これに対して、102条1項の場合、甲1、甲2によって利益率が異なることから、難しい問題が生じるものと思われる。
 
 本件では、共有特許の場合の特許権侵害による損害額算定について、持分比率ではなく実施の程度に応じて算定されるべきとし、特許法102条2項による損害賠償による場合も同様であるとした。
 
 
⑵ 実務的な対応
 実務的には、前記「3 判旨抜粋(4)本件特許権の共有者との関係 ウ」が重要であると考える。つまり、共有特許について、共有者の1人が単独で侵害訴訟を提起するような場合、他の共有者から損害賠償請求権の債権譲渡を受けておくことが重要である。特に、事業会社等の実施機関と大学や政府機関など非実施機関との共同開発に基づく共有特許の場合には、当該実施機関にとっては、本件事例と同様、前記損害賠償請求権について債権譲渡を受けることが肝要である。それも、できることなら紛争時になって譲り受けるのではなく、共同開発時の契約書に条項化しておくことが望ましいと考える。なぜなら、紛争時に当該債権を譲り受けるということになれば、当然、非実施機関側に交渉力があるということになる。しかし、契約時であれば、実施機関がそのようないわば足元を見られる状況にあるわけでもなく、非実施機関としても面倒な紛争手続を避けるインセンティブがあり、いわばWin-Winの状態にあると考えられる。

以上

2012.5.7 (文責)弁護士 溝田宗司