【判旨】
特許権の独占的通常実施権者が侵害者の実施行為によって受けた損害についても、特許法第102条第1項を類推適用することができるとして、同項に基づく独占的通常実施権者の損害賠償請求を認めた。
【キーワード】
独占的通常実施権者、特許法第102条第1項


【事案の概要】
控訴人と代理店契約を締結し、控訴人が供給する印鑑を販売していた被控訴人が、控訴人に対し、未払預り金及び返還すべき差入れ保証金及び遅延損害金の支払を求めたのに対し、控訴人が、被控訴人に対し、1)未払売掛金債権、2)控訴人は特許権の独占的通常実施許諾を受けて同特許権を実施しているところ、被控訴人が同特許権を侵害したことにより、控訴人に損害が生じたとして、その損害賠償金債権との相殺を主張した事案

【争点】
特許権の独占的通常実施権者が侵害者の実施行為によって受けた損害についても、特許法第102条第1項を類推適用することができるか

【判旨抜粋】
特許法102条1項は、特許権の侵害製品の販売等により特許権者又は専用実施権者による特許製品の販売数量等が減少した場合、民法709条に基づき逸失利益の賠償を請求するにおいて、侵害行為と因果関係のある販売数量の減少の範囲を訴訟において立証することが困難であることから、特許権者又は専用実施権者の保護を図るため、侵害者の譲渡数量に権利者の製品の単位数量当たりの利益額を乗じた額を、実施能力に応じた額の限度において損害額とし、ただし、譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を権利者が販売することができないとする事情があるときは、侵害者がその旨を立証することにより、その事情に応じた額を控除するとする規定である。そして、独占的通常実施権者は、当該特許権を独占的に実施して市場から利益を上げることができる点においては専用実施権者と実質的に異なるところはなく、同項の趣旨は、独占的通常実施権者にも妥当するから、独占的通常実施権者が侵害者の実施行為によって受けた損害についても、同項を類推適用することができる。

【解説】
 特許法第102条は、民法第709条の不法行為に基づく損害賠償請求に際しての損害額に関する特則として設けられた条項である。特許権侵害の損害賠償を請求するに際して、本条に基づかずに権利侵害と因果関係のある損害額の立証を行うことはきわめて困難であることから、本条に基づく損害の賠償請求をできるか否かは重要な問題となる。
 特許法第102条第1項及び第2項においては、いずれもその請求主体が「特許権者又は専用実施権者」と定められており、特許権の独占的通常実施権者が損害賠償請求を行う際に、本条が類推適用できるか否かが問題となる。
 本裁判例においては、特許法第102条第1項の趣旨は独占的通常実施権者にも妥当するとして、同項の類推適用を認めている。
 特許権者が自ら特許発明を実施していない場合、特許法第102条第1項の適用を受けることはできず、また、同条第2項についても、その適用がないとの見解が有力である。ここで、独占的通常実施権者からの損害賠償請求において、同条第1項ないし第2項の適用がないとすれば、たとえば、①会社の代表者が特許権者で、会社に対し無償の独占的通常実施権を設定している場合と、②会社自身が特許権者である場合とでは、実質的な利益関係に大きな差異はないにもかかわらず、①においては、同条第1項ないし第2項に基づく損害賠償請求が可能であるのに対し、②においては、特許権者である代表者において、同条3項に基づく実施料相当額の損害賠償請求が認められるにとどまるとの差異が生じうる。そのような観点からも、独占的通常実施権者からの損害賠償請求において、同条第1項及び第2項の適用があるとされることには意味があるといえる。
 なお、独占的通常実施権者の損害額を認定するにあたっては、独占的通常実施権者が特許権者に対して支払うべきライセンス料を差し引く例がみられるが、本件においては、被控訴人はライセンス料を差し引くべきとの主張を行っておらず、ライセンス料に関する議論はなされていない。被控訴人がライセンス料に関する主張・立証を行っていれば、当該ライセンス料を差し引くとの判断がなされた可能性はあるが、本件では、特許権者である取締役も当事者であり、控訴会社との関係でライセンス料が差し引かれたとしても、当該取締役からライセンス料相当の損害賠償を請求されることとなり、被控訴人の支払うべき金額の合計は変わらないことから、特に主張はしなかったのではないかと思われる。
 特許法第102条第2項については、同項と同趣旨の規定である商標法第38条第2項につき、独占的通常使用権者について、類推適用を認めないとした裁判例も存在する(東京地裁平成15年6月27日判決)ものの、独占的通常実施権者による損害の賠償請求の場合において類推適用できると判示した裁判例が多数存在する。(大阪地裁平成13年10月9日判決他)

2012.4.10 (文責)弁護士 久礼美紀子