【平成２１年４月７日（大阪地裁 平成１８年（ワ）第１１４２９号）［オキサリプラチン事件］】
【判旨】
原告の特許権の侵害を理由とする差止請求について、文言侵害が肯定された。
【キーワード】
充足論、文言侵害、特許発明の技術的範囲、特許請求の範囲基準の原則、明細書参酌の原則、特許法70条
１．事案の概要（特許発明の内容）
Ａ オキサリプラチン，
Ｂ 有効安定化量の緩衝剤および
Ｃ 製薬上許容可能な担体を包含する
Ｄ 安定オキサリプラチン溶液組成物であって，
Ｅ 製薬上許容可能な担体が水であり，
Ｆ 緩衝剤がシュウ酸またはそのアルカリ金属塩であり，
Ｇ 緩衝剤の量が，以下の：
（ａ） ５×１０－５Ｍ～１×１０－２Ｍ，
（ｂ） ５×１０－５Ｍ～５×１０－３Ｍ
（ｃ） ５×１０－５Ｍ～２×１０－３Ｍ
（ｄ） １×１０－４Ｍ～２×１０－３Ｍ，または
（ｅ） １×１０－４Ｍ～５×１０－４Ｍ
の範囲のモル濃度である，組成物。
２．争点
被告製品から、シュウ酸が検出されているが，当該シュウ酸は添加されたものではない。そのため、「緩衝剤」としての「シュウ酸」は，オキサリプラチン溶液に外部から添加されるシュウ酸（添加シュウ酸）に限定されるか、オキサリプラチンの分解によって溶液中に生じるシュウ酸（解離シュウ酸）を含むかが争点となる。
３．判旨（下線部は当職が付した）
(1) まず，特許請求の範囲の記載をみるに，本件発明は，その文言上，オキサリプラチン，水及び「有効安定化量の緩衝剤」である「シュウ酸またはそのアルカリ金属塩」を「包含」する「安定オキサリプラチン溶液組成物」に係る物の発明であり，緩衝剤であるシュウ酸等のモル濃度を一定の範囲に限定したものである。そして，オキサリプラチン水溶液に「包含」される緩衝剤であるシュウ酸等の量のみが規定され（構成要件Ｇ），シュウ酸等を添加することなど上記組成物の製造方法に関する記載はない。この「包含」とは「要素や事情を中にふくみもつこと」（広辞苑〔第六版〕参照）をいうことからすれば，オキサリプラチン水溶液に「包含」されるシュウ酸とは，オキサリプラチン水溶液中に存在する全てのシュウ酸をいい，添加したシュウ酸に限定されるものではないと解するのが相当である。
(2) 緩衝剤であるシュウ酸に関する上記解釈は，以下のとおり，本件明細書の記載から裏付けることができる。
イ 本件明細書の上記各記載を総合すると，本件発明は，従来からある凍結乾燥粉末形態のオキサリプラチン生成物及びオキサリプラチン水溶液（乙１発明）の欠点を克服し，すぐに使える形態の製薬上安定であるオキサリプラチン溶液組成物を提供することを目的とする発明であって（段落【００１０】，【００１２】～【００１７】），オキサリプラチン，有効安定化量の緩衝剤及び製薬上許容可能な担体を包含する安定オキサリプラチン溶液組成物に関するものである（同【００１８】）。この緩衝剤は本件発明の組成物中に存在することでジアクオＤＡＣＨプラチン等の不純物の生成を防止し，又は遅延させ得ることができ（同【００２２】，【００２３】），これによって本件発明はこれら従来既知のオキサリプラチン組成物と比較して優れた効果，すなわち，①凍結乾燥粉末形態のオキサリプラチン生成物と比較すると，低コストであって複雑でない製造方法により製造が可能であること，投与前の再構築を必要としないので再構築に際してのミスが生じることがないこと，②従来既知の水性組成物（乙１）と比較すると，製造工程中に安定であること（ジアクオＤＡＣＨプラチンやジアクオＤＡＣＨプラチン二量体といった不純物が少ないこと）といった効果を有するもの（同【００３０】，【００３１】）と認められる。そうすると，本件明細書の記載からは，本件発明が，従来既知のオキサリプラチン組成物（凍結乾燥粉末形態のものや乙１発明のように水溶液となっているもの）の欠点を克服し，改良することを目的とし，その解決手段としてシュウ酸等を緩衝剤として包含するという構成を採用したと認められるのであり，更にこの緩衝剤を添加したものに限定するという構成を採用したとみることはできない。
・・・
(4) これに対し，被告は・・・②本件明細書の実施例は，添加したシュウ酸の量をもって緩衝剤の量としていること，③本件発明は，シュウ酸を添加しないオキサリプラチン水溶液である乙１発明の改善を目的として，その解決手段としてシュウ酸を添加することとした発明であることからすれば，「緩衝剤」とは添加したシュウ酸等に限られる旨主張するが，以下のとおり，いずれも採用することができない。
・・・
イ ②について
本件発明の特許請求の範囲及び本件明細書の記載によれば「緩衝剤」は添加したシュウ酸に限定されないと解するべきことは前記(1)及び(2)のとおりである。本件明細書中の実施例に関する記載は，特許請求の範囲にいう「緩衝剤」の意義を解釈するに当たっての考慮要素の一つであるが（特許法７０条２項），以上に説示したところに照らせば，本件において実施例の記載をもって「緩衝剤」の意義を被告主張のように解することは困難である。
ウ ③について
本件発明が，乙１発明（水溶液となっているもの）だけでなく，凍結乾燥粉末形態のものを含む従来既知のオキサリプラチン組成物の欠点を克服し，改良することを目的とするものであることは，前記(2)のとおりである。したがって，この点も「緩衝剤」を添加されたものに限ると解すべき根拠とするに足りるものでない。
４．検討
クレーム解釈は、特許請求の範囲を基準になされ（特許法第70条第1項）、明細書及び図面の記載が参酌される（同2項）。明細書の参酌においては、明細書中の課題（正確には、課題の他に、作用効果、技術的意義、技術的思想も含まれるため課題等）の記載が与える影響が大きいとの指摘がされている[1]。
本判決では、特許請求の範囲の記載について、「包含」の意義に基づく解釈が示されているが、問題となっている「緩衝剤」の意義については、直接解釈が示されていない。控訴審判決では、「緩衝剤」の意義に基づく解釈が示され非充足となったことから、原審でも、被告が、「緩衝剤」の意義に基づく主張をしていれば、結論は変わったものと思われる。
また、本判決では、課題等に基づく発明の技術的意義が認定において、「従来既知のオキサリプラチン組成物の欠点の克服」のために、「解決手段としてシュウ酸等を緩衝剤として包含するという構成を採用した」と認定されているが、かかる課題と解決手段の認定の間には論理飛躍があるように思える。
「緩衝剤」を含むか否かという点以外に「緩衝剤」の技術的意義が存在しないのであれば、本判決の認定もあり得るが、控訴審判決では、「緩衝剤」には他の技術的意義があたものとして、結論が覆っている。
このように、本判決では、「緩衝剤」の文言の意義や、「緩衝剤」の技術的意義が、十分に認定されなかった点で、広い解釈が取られたものと考えられる。
弁護士・弁理士 杉尾雄一
[1] 「特許権侵害訴訟において本件発明の課題が与える影響」（パテント2020 Vol. 73 No. 10）
