【平成23年6月10日(東京地裁 平成20年(ワ)第19874号)】

【ポイント】
被告の製造販売する胃壁固定具について,特許法101条2号に規定する「その発明による課題の解決に不可欠なもの」との要件(以下,「不可欠要件」という。)の該当性が争われた事例において,胃壁固定具である被告製品は,本件発明による課題の解決に不可欠なもの(特許法101条5号)に該当し,被告製品につき,同号所定の間接侵害が成立するとして,間接侵害の成立を肯定した例

【キーワード】
間接侵害,技術的範囲の属否,不可欠要件

【事案の概要】
 原告は,医療用器具にかかる専用実施権者である。原告は,被告の製造販売する胃壁固定具が「その発明による課題の解決に不可欠なもの」(特許法101条2号)に当たると主張して,被告に対し,専用実施権侵害の不法行為に基づく損害賠償金として,5億円等の支払を求めた事案である。

【争点】
 被告の製造販売する胃壁固定具が,不可欠要件(特許法101条5号)に該当するか。

【結論】
 被告の製造販売する胃壁固定具はいずれも,本件各発明の課題の解決に不可欠なものであるとは認められる。したがって,本件胃壁固定具を製造・販売等する行為は,原告の特許権を侵害するものとみなされる(特許法101条2号)。

【判旨抜粋】
 本判決は,まず本件特許発明について,「以上のような本件明細書の記載と本件発明1の特許請求の範囲(請求項1)の記載(前記争いのない事実等(3)ア)を総合すれば、本件発明1は、腹部内臓に経皮的にカテーテルを挿入する際、特に、内視鏡的胃瘻造設術などの際に、カテーテルの挿入を容易にするために行われる前腹壁と胃体部前壁との固定に使用される医療用器具に関し、従来提案されていたクロスバー等からなる「内臓アンカー」を用いた前腹壁と胃体部前壁との固定では、カテーテル留置作業終了後に、胃内に挿入したクロスバーの除去作業が必要となり、患者への新たな侵襲やそれに伴う危険性が生じるという課題があったことから、縫合糸挿入用穿刺針と、これと所定距離離間してほぼ平行に設けられた縫合糸把持用穿刺針との基端部を固定部材により固定する構成(構成要件B及びD)を採用したことにより、縫合糸挿入用穿刺針及び縫合糸把持用穿刺針をほぼ平行に同時穿刺する構造とするとともに、胃内などの内臓内に穿刺した縫合糸把持用穿刺針の先端より環状部材を突出させたときに、縫合糸挿入用穿刺針の中心軸又はその延長線が、環状部材の内部を貫通するような位置関係となるように、環状部材が縫合糸挿入用穿刺針方向に延びる構成(構成要件F)を採用したことで、縫合糸が確実に環状部材の内部を貫通するようにし、これによって前腹壁と内臓壁の固定において、上記2本の穿刺針を穿刺しさえすれば、それ以外に格別困難な手技を要することなく、縫合糸挿入用穿刺針から挿入した縫合糸を縫合糸把持用穿刺針の先端から突出した環状部材の内部を貫通させ、同環状部材でこれを把持して体外に引き出すこと(縫合糸の受渡し)で、縫合糸による前腹壁と内臓壁との固定を容易、かつ短時間に、さらに安全かつ確実に行うことができ、しかも、この固定に伴う患者への侵襲や負担を、穿刺針の穿刺という極めて少ないものに止めることができるという効果を奏する点に、その技術的意義があるものと認められる。」と認定した。
 その上で、本判決は「本件各発明は,腹部内臓に経皮的にカテーテルを挿入するために行われる前腹壁と内蔵壁との固定に使用される医療用器具に関し,当該固定を容易,かつ短時間に,さらに安全かつ確実に行うという課題を,縫合糸挿入用穿刺針と,これと所定距離離間してほぼ平行に設けられた縫合糸把持用穿刺針との基端部を固定部材により固定する構成(構成要件B及びD)を採用したことにより,縫合糸挿入用穿刺針及び縫合糸把持用穿刺針をほぼ平行に同時穿刺する構造とするとともに,胃内などの内臓内に穿刺した縫合糸把持用穿刺針の先端より環状部材を突出させたときに,縫合糸挿入用穿刺針の中心軸又はその延長線が,環状部材の内部を貫通するような位置関係となるように,環状部材が縫合糸挿入用穿刺針方向に延びる構成(構成要件F)を採用したことで,縫合糸が確実に環状部材の内部を貫通するようにして,解決したものといえる。しかるところ,前記1(1)で述べたとおり,被告製品の2本の穿刺針(イエロー針とホワイト針)は,そのホワイトウイングとブルーウイングにある一体化機構を用いて係止状態とすれば,それによって本件各発明に係る上記構成が実現されることとなるものであるから,これら2本の穿刺針が,本件各発明による課題の解決に不可欠なものであることは明らかといえる。したがって,被告製品は,本件各発明との関係において,特許法101条2号の「課題の解決に不可欠なもの」に該当する。」と判示し間接侵害の成立を認めた。

【解説】
 特許法101条5号では「その発明による課題の解決に不可欠なもの」(不可欠要件)であることを要件する。不可欠要件については,東京地判平成16・4・23判例時報1892号89頁[プリント基板用治具に用いるクリップ]の示した基準が,裁判例では繰り返し採用されており,学説上も多くの支持を集めており多数説といえる。つまり,前掲[プリント基板用治具に用いるクリップ]は,「それを用いることにより初めて「発明の解決しようとする課題」が解決されるような部品,道具,原料等が「発明による課題の解決に不可欠なもの」に該当するというべきである。これを言い換えれば,従来技術の問題点を解決するための方法として,当該発明が新たに開示する,従来技術に見られない特徴的技術手段について,当該手段を特徴付けている特有の構成ないし成分を直接もたらす特徴的な部材,原料,道具等が,これに該当すると解するのが相当である。したがって,特許請求の範囲に記載された部材,成分等であっても,課題解決のために当該発明が新たに開示する特徴的技術手段を直接形成するものに当たらないものは,「発明による課題の解決に不可欠なもの」に該当するものではない。」との基準を判示した。
 しかし,上記基準に対しては,知財高判平成17・9・30判時1904号47頁[一太郎(2審)]大合議判決が,上記基準とは異なる条件関係説を採用したと評価されている。
 このような裁判例の状況の中で,本件は,一般論こそ前掲[プリント基板用治具に用いるクリップ]の示した基準を示していないが、そのあてはめ手法においては、「本件明細書の記載と本件発明1の特許請求の範囲(請求項1)の記載(前記争いのない事実等(3)ア)を総合」して,本件発明の従来技術に対する特徴的技術手段を特定し,「被告製品が本件各発明による課題の解決に不可欠なもの」であると認定した。つまり,あてはめ手法をみると、条件関係説を採用せず,前掲[プリント基板用治具に用いるクリップ]に沿った判断をなしたものと評価できる。
 本件は,上記のように裁判例に2つの流れが存在する中で,多数説を採用した点に意義を有するものである。不可欠要件については,多数的見解を採用する裁判例が多いものの,前掲[一太郎(2審)]は大合議判決であり,かつ一部これに続く下級審判例も存在することから,今後の裁判例の動向に注意を払う必要があろう。

 
以上
(文責)弁護士 高橋正憲