【知的財産高等裁判所平成27年12月24日判決(平成27年(ネ)第10069号 売買代金請求控訴事件)】

【キーワード】
特許保証

【事案の概要】
 事案は,本件チップセット(ADSLモデム用のチップセット及びDSLAM用のチップセット)の買主(第一審被告,控訴審控訴人であり,以下「Y」という。)との間で物品の売買に関する基本契約(以下「本件基本契約」という。)を締結した本件チップセットの売主(第一審原告,控訴審被控訴人であり,以下「X」という。)が,Yに対し,同契約に基づき納入した本件チップセットの残代金及びその遅延損害金の支払いを求めた事案である。
 これに対し,Yは,本件基本契約18条1項又は2項(以下に示す)の債務不履行による損害賠償債権(損害賠償金2億円及びその遅延損害金債権)を自働債権として,Xの売買代金債権と対当額で相殺したとして,Xの請求を争った。Yが主張する損害賠償債権は,本件基本契約には18条1項及び2項が規定されているところ,①Xの納入した本件チップセット及びその使用方法等が訴外Wの特許権(複数の特許権が対象となっており,以下「本件各特許権」という。)を侵害するものであり,かつ,②Xが特許権者との間の本件各特許権に関する本件紛争を解決することができなかったため,Yは,特許権者である訴外Wに対してライセンス料として2億円の支払いを余儀なくされて同額の損害を被った,というものである。
 なお,Xは電子部品の販売商社であり,本件チップセットを訴外I及び訴外Cから購入してYに納入していたところ,訴外Cは本件チップセットに関するライセンスを訴外Wから取得していたが,訴外Iはライセンスを取得していなかった。本事案で問題とされたのは訴外Iのチップセットである。

〔本件基本契約〕Xが売主,Yが買主である。
18条1項
 Xは,Yに納入する物品並びにその製造方法及び使用方法が,第三者の工業所有権,著作権,その他の権利を侵害しないことを保証する。
18条2項
 Xは,物品に関し,第三者との間で知的財産権侵害を理由とする紛争が生じた場合,自己の費用と責任でこれを解決し,又はYに協力し,Yに一切の迷惑をかけないものとする。Yに損害が生じた場合には,Xは,Yに対し,その損害を賠償する。

 これに対して,第一審判決(東京地方裁判所平成27年3月27日判決(平24(ワ)21128号)は,①本件チップセット及びその使用方法等が本件各特許権を侵害するということはできないから,Xに18条1項の違反があったとはいえず,また,②Xには18条2項の違反があるけれども,同条項違反とYの主張に係るライセンス料相当額の損害との間に相当因果関係を認めることができないとし,Xの売買契約に基づく残代金請求を全部認容した。
 そこで,Yがこれを不服として控訴したものである。

【控訴審判決】
 控訴一部認容。Yが主張する損害賠償債権2億円のうち,6000万円の限度で相殺の意思表示の効力を認めた。

【争点】
・本件基本契約18条1項違反の成否
・本件基本契約18条2項違反の成否
紙面の関係上、以上の2点に絞る。

【判決文の要旨】
 判決文のうち,前述した略称に対応する部分は略称を用い,争点に関連のない記載を省略し,争点ごとに判示事項を簡略に示した。下線部は筆者が追記した。
(1)本件基本契約18条1項違反の成否について
「Yは,原審において,裁判所の釈明に対し,本件チップセットが本件各特許発明の技術的範囲に属することにつき,本件チップセット自体を解析した上での立証を行うつもりがない旨述べたのみならず,当審においても,本件チップセットの具体的構成についても,本件チップセットを搭載した本件製品(本件DSLAM及び本件ADSLモデム)中の本件チップセット以外の部分の具体的構成についても,具体的な技術上の裏付けを伴った主張立証を行おうとしない。」
「本件チップセットが本件各特許権を侵害するものであるということはできない。」
「Yによる本件基本契約18条1項違反の主張は・・・理由がない。」

(2)本件基本契約18条2項違反の成否について
 ア 本件基本契約18条2項に基づく義務
「同条2項(本件基本契約18条2項)は,同条1項により,Xは,Yに対し,その納品した物品に関しては第三者の知的財産権を侵害しないことを保証することを前提としつつ,第三者が有する知的財産権の侵害が問題となった場合の,Xがとるべき包括的な義務を規定したものと解するのが相当である。」
「同項(本件基本契約18条2項)は,Xがとるべき包括的な義務を定めたものであって,Xが負う具体的な義務の内容は,当該第三者による侵害の主張の態様やその内容,Yとの協議等の具体的事情により定まるものと解するのが相当である。」

 イ 本件基本契約18条2項に基づくXの具体的義務について
「Yは訴外Wから,本件各特許権のライセンスの申出を受けていたこと,Yは,Xに対し協力を依頼した当初から,本件チップセットが本件各特許権を侵害するか否かについての回答を求めていたこと,X,Y及び訴外Iの間において,ライセンス料,その算定根拠等の検討が必要であることが確認され,訴外Iにおいて,必要な情報を提示する旨を回答していたことに鑑みれば,Xは,本件基本契約18条2項に基づく具体的な義務として,①Yにおいて訴外Wとの間でライセンス契約を締結することが必要か否かを判断するため,本件各特許の技術分析を行い,本件各特許の有効性,本件チップセットが本件各特許権を侵害するか否か等についての見解を,裏付けとなる資料と共に提示し,また,②Yにおいて訴外Wとライセンス契約を締結する場合に備えて,合理的なライセンス料を算定するために必要な資料等を収集,提供しなければならない義務を負っていたものと認めるのが相当である。」

 ウ Xの義務違反について
 (ア)技術分析の結果を提供すべき義務について
「訴外Iは,Yに対し,技術分析の結果を報告している。しかし…およそ本件各特許の有効性や充足性を判断できる程度の内容とはいえないものであった。そして,X自らは,詳細な技術分析を行ったものとはいえない。…Xはこれを提供する義務を怠ったものというべきである。」
 (イ)ライセンス料の算定に関する情報を提供すべき義務について
「Yが,ライセンス料の算定に関する情報を必要としていた・・・ところ,これに対し,訴外Iは,本件各特許に対する標準的な料率に関する情報を提示することを述べたものの,結局,合理的なロイヤルティ率については,具体的な数字を提示することは困難であるとして,提示することができず…,X自身は,ライセンス料の算定に関する情報の提供をしていない。…Xにおいて,自ら,又は訴外C及び訴外I以外の他社の協力を仰ぎ,資料の収集,調査等を行うことが不可能なものとはいえないから,訴外Cや訴外Iに対して継続的に情報提供を要求しただけではおよそ最善を尽くしたとはいえない。・・・・Xは,Yにおいて訴外Wとライセンス契約を締結する場合に備えて,合理的なライセンス料を算定するための資料を提供すべき義務を怠ったものといえる。」

【解説】
(1)本件基本契約18条1項違反の成否について
 18条1項によれば,Yの納入物品が第三者の特許権(工業所有権に含まれる。)を侵害した場合,(18条1項のような非侵害保証に関して売主に瑕疵担保責任が生じるとする立場からも,売主に瑕疵担保責任が生じないとする立場からも)Xが契約上の保証事項に反したことからXには債務不履行責任としての損害賠償責任が発生する(民法415条)と整理しうる。ここで,18条1項に基づき買主が売主に対して損害賠償責任を追及する場合には,「納入物品が第三者の特許権を侵害するものであること」を買主が立証しなければならず,本事案では「本件チップセットが,訴外Wの本件各特許権を侵害するものであること」をYが立証しなければならない。ところが,本事案では,Yが,充足性について「本件チップセットを解析した上での立証を行うつもりがない」とする事情があった。充足性の立証を行わねばならないYにおいて「本件チップセットを解析した上での立証を行うつもりがない」というのであるから,いわばイ号が特定できず,このため「準拠」しているかどうかも,クレームを充足しているかどうかも立証できないことになるので,本件チップセットは本件各特許権を侵害するものであるということはできないという結論は,やむを得ないものと思う。
 ところで,「本件チップセットを解析した上での立証を行うつもりがない」という事情は,本事案特有の事情のようにも思えるが,Yが売買契約の買主の立場であることを考えると,それほど稀有なものとも思えない。通常,売買契約の買主は,当該物品を「使うだけ」の立場であり,その中身の詳細を把握していないことが多い。契約交渉時に特許保証条項の交渉をする場合にも,買主からは「買主は,購入物品の詳細は解析しようがないから,当該物品については売主で特許保証をしてくれないと困る。」として,売主側に特許保証を求めることが少なくない。本事案でも,買主であるYが「本件チップセットを解析」することはかなりの困難性を伴っただろうし,Yが積極的に解析して立証する意思があったとしても,相当の費用や労力を要することになる。そうなると,本事案のように,買主が特許権者との交渉初期段階(特許権者と訴訟にならない段階)での紛争に留まったケースで18条1項に基づく主張を行おうとすると,買主からの「侵害立証」に相当のハードルが残ってしまうことになる。買主としては,売主に非侵害保証をしてもらったとしても,交渉初期段階で紛争を解決した場合には,18条1項は活用しにくいということになると思われる。
 ちなみに,買主が特許権者から訴訟提起を受けてしまった場合であれば,売主に補助参加(民事訴訟法42条)を求め,訴訟告知(民事訴訟法53条1項)することで,最終的に売主を巻き込んだ形で侵害の成否が裁判所で判断されることになるので,「侵害立証」のハードルはクリアでき,18条1項を用いた解決が可能であると思われる。

(2)本件基本契約18条2項違反の成否について
 18条2項の文言によるところが大きいと思われるが,控訴審及び第一審判決ともに,18条2項に基づく義務については,第三者が有する知的財産権の侵害が問題となった場合の,Xがとるべき包括的な義務を規定したもの,とした。また,18条2項に基づく義務に関しても,両判決ともに「Xが負う具体的な義務の内容は,当該第三者による侵害の主張の態様やその内容,Yとの協議等の具体的事情により定まる」とした。Yは,18条2項に基づき,Xが「少なくとも①第三者が保有する特許権を侵害しないこと,具体的には納入した物品が特許請求の範囲記載の発明の技術的範囲に含まれないことや,当該特許が無効であることなどの抗弁があることを明確にし,また,②当該第三者から特許権の実施許諾を得て,当該第三者に対してライセンス料を支払うなどして,当該第三者からの差止め及び損害賠償請求によりYが被る不利益を回避する」義務を負っていたと主張したが,控訴審はこれを容れず,具体的な義務の内容は,当該第三者による侵害の主張の態様やその内容,Yとの協議等の具体的事情により定まるとした。仮に,18条2項に,Yが主張した上記①,②に対応する記載が具体的に存在していれば,裁判所もYの主張を容れたのではないかと思われる(その場合,2項は「具体的な義務」を定めたものということになったかもしれない)。
 本事案では,前述した判決文の要旨のとおり,訴外Wから本件各特許権のライセンスの申出を受けて以降のXY間の協議等の状況から,Xは,18条2項に基づく具体的な義務として「技術分析の結果を提供すべき義務」及び「ライセンス料の算定に関する情報を提供すべき義務」を負うとされた。ただ,これらの義務の前提としてなされたXY間の協議等の状況は,「Yは,Xに対し協力を依頼した当初から,本件チップセットが本件各特許権を侵害するか否かについての回答を求めていたこと,X,Y及び訴外Iの間において,ライセンス料,その算定根拠等の検討が必要であることが確認され,訴外Iにおいて,必要な情報を提示する旨を回答していたこと」であり,買主が特許紛争に巻き込まれた場合に,買主・売主間で行われるやりとりとして何ら違和感のあるものではない。一般的に言っても,売主としては,買主に物品の購入を続けてほしいと思うから,特許紛争に巻き込まれた買主に対して「真摯」な協力を行うことが多く,本事案のような協議等がなされることは多いと思われる。18条2項の文言によるところは大きいが,18条2項に相当する条項が「包括的な義務」に留る場合の「具体的な義務」の内容が本事案と同様となるケースも少なくないように感じる。

 本事案では,Xが上記具体的な義務を果たしていないとして,Xに本件基本契約18条2項違反があるとされた。

以上

(文責)弁護士・弁理士 高野芳徳