【平成２７年１１月１９日（知的財産高等裁判所平成２５年（ネ）第１００５１号）】特許権侵害行為差止等請求控訴事件

【判旨】
主引用例である東日印刷版胴（表面粗さを２．４７～４．０２μｍとした版胴）には、版ずれトラブルの防止という課題や版と版胴のズレが版の裏面と版胴の表面との摩擦係数に影響されるとの知見は存せず、また、副引用例である乙２９文献にも、版ずれを防止するために版胴の表面粗さを調整するという技術的思想は存しないから、東日印刷版胴に、版ずれトラブル防止のために、乙２９文献に記載された発明を組み合わせる動機付けがあるとは認められない。
さらに、仮に、当業者において、東日印刷版胴に乙２９文献に記載された発明の適用を試みたとしても、乙２９文献に記載された発明（裏面の粗さを２０μｍ以上とした印刷版用基材）は平版印刷版用基材の裏面の表面粗さを調整する発明にすぎないから、東日印刷版胴の表面粗さをより粗に（大きな数値に）調整することにはならない。
以上によれば、本件訂正発明２（表面粗さを６．０μｍ～１００μｍとした版胴）は、東日印刷版胴に乙２９文献に記載された発明を組み合わせることによって、容易に発明をすることができたものであるとは認められない。

【キーワード】
東京地方裁判所平成２３年（ワ）第２１３１１号平成２５年４月２６日判決、特許法２９条２項、進歩性、数値限定発明、訂正審判、減縮、特許法１０２条１項、販売することができないとする事情、推定の覆滅、損害論

【事案の概要】
　　本件は、①発明の名称を「印刷物の品質管理装置及び印刷機」とする特許権（本件特許権１）を有する控訴人Ｘ（１審原告、三菱重工印刷紙工機械（株））が、被控訴人Ｙ（１審被告、（株）東京機械製作所）において、装置（Ｙ製品１）を製造、販売等する行為が、本件特許権１を侵害する行為であると主張し、Ｙに対し、特許法１００条１項に基づき、Ｙ製品１の製造、販売等の差止めを求めるとともに、同条２項に基づき、Ｙ製品１の廃棄を求め、併せて、損害賠償請求権（民法７０９条、特許法１０２条３項）に基づき、Ｙ製品１の製造、販売等に関する損害額１億３４４０万円の一部として５００万円の支払を求めるとともに、②発明の名称を「オフセット輪転機版胴」とする特許権（本件特許権２）を有するＸが、Ｙが版胴（Ｙ製品２）を製造、販売等した行為が、本件特許権２を侵害する行為であると主張し、Ｙに対し、損害賠償請求権（民法７０９条、特許法１０２条１項ないし３項）に基づき、Ｙ製品２の製造、販売等に関する損害額●●●●●●●円の一部として２億４０００万円の支払を求めた事案である。

　①　本件特許権１
　　　特許番号 　特許第３７９０４９０号
　　　発明の名称 　印刷物の品質管理装置及び印刷機
　　　出願日　 平成１４年３月２９日
　　　登録日 　平成１８年４月７日

   ②  本件特許権２
　　  特許番号 　特許第２１３７６２１号
　　  発明の名称　 オフセット輪転機版胴
　　  出願日 　平成３年３月２６日（平成２３年３月２６日、存続期間満了により消滅）
　　  登録日 　平成１０年７月３１日

　　一審判決は、①Ｙ製品１は、本件特許権１の特許請求の範囲の請求項１に記載された発明（本件発明１）の技術的範囲に属せず、②Ｙ製品２は、本件特許権２の特許請求の範囲の請求項１に記載された発明（本件発明２）の技術的範囲に属するが、本件特許２は、特許無効審判により無効にされるべきものと認められる（特許法１０４条の３）として、Ｘの請求をいずれも棄却した。
　　そこで、Ｘが、一審判決を不服として控訴した。

【判旨】
１　Ｙ製品１が本件発明１の技術的範囲に属するかについて
　　Ｙ製品１が構成要件Ａ、Ｂ、Ｈを充足することについては、一審、控訴審ともに争点となっていない。構成要件Ｃ～Ｇに関し、一審判決は、Ｙ製品１は構成要件Ｃ～Ｆを充足するが、構成要件Ｇを充足しないとした。これに対して、知財高裁は次のとおり判示して、構成要件Ｇを非充足とした上で、構成要件Ｃ～Ｆについても充足性を否定して、一審判決と同様に、Ｘの請求には理由がないとした。
　　「Ｙ製品１は、原判決別紙「Ｙ製品１の構成」記載のとおり、紙面監視手段において、良紙時点でティーチング（基準値取り込み）をして取得したＲＧＢ基準データ（本件明細書１における「ＯＫシートデータ」に相当）を印刷絵柄の見本として用い（構成ｅ）、濃度判定手段において、製版システムから取得したＣＭＹＫ目標濃度データ（本件明細書１における「製版データ」に相当）を印刷絵柄の見本として用いる（構成ｆ）ものであり、「製版データ」と「ＯＫシートデータ」を併用するものである。
　　よって、Ｙ製品１は、本件発明１における「見本絵柄データ」（構成要件Ｃ～Ｆ）を充足しない。」
　　「Ｙ製品１は、印刷欠陥検出手段における「所定の閾値」とインキキー開度制御手段における「濃度差等の範囲」が、同じデータ形式によって設定されたものとはいえないから、構成要件Ｇを充足しない。」
　　「Ｙ製品１は、構成要件Ｃ～Ｆ及びＧを充足せず、本件発明１の技術的範囲に属しないから、争点(2)及び(3)について判断するまでもなく、本件特許権１の侵害に基づくＸの請求は理由がない。」

２　Ｙ製品２が本件訂正発明２の技術的範囲に属するかについて
　　Ｙ製品２(1)ないし(3)が本件訂正発明２の構成要件Ｊ、Ｋ’及びＬを各充足することについては、控訴審において争点となっていない。構成要件Ｉに関し知財高裁は次のとおり判示して充足性を認めた。
　「特許請求の範囲（請求項１）には、「版を装着して使用するオフセット輪転機版胴」と記載されており、オフセット
　輪転機版胴に装着される「版」の種類を特定のものに限定する記載はない。
　　　また、本件訂正明細書２の発明の詳細な説明の記載を参酌しても、本件訂正発明２のオフ
　　セット輪転機版胴に装着される「版」の種類を特定のものに限定する記載はない。」
　　　「以上によれば、「版」（構成要件Ｉ）を、ＰＳ版に限定して解釈すべき理由はないというべきで
　　あり、ＰＳ版のみならずＣＴＰ版も構成要件Ｉにいう「版」に含まれると解される。
　　　なお、本件特許２の出願当時、ＰＳ版が一般に用いられており、日本においてはまだＣＴＰ版
　　が実用化されていなかったとしても（乙６）、前記ア及びイに照らせば、かかる事情は前記認定を
　　左右しないというべきである。」
　　　「構成要件Ｉの「版」には、ＰＳ版のみならずＣＴＰ版も含まれるから、Ｙ製品２の構成ｉは、本件訂正
　　発明２の構成要件Ｉを充足するものと認められる。」

３　本件特許２は特許無効審判により無効にされるべきものかについて
（１）一審判決
　　一審において、Ｙは、「出願前である昭和６３年８月に東日印刷の越中島工場に納入したＶＢＷ型オフセット輪転機の版胴は、表面をステンレス鋼で形成したものであり、表面粗さＲｍａｘを１．５μｍに調整したものであるから、本件発明２はその出願前に日本国内において公然と実施されたものに当たる」と主張した。
　　東京地裁は、同版胴（東日印刷版胴）の「表面粗さＲｚは、版胴のかからない部分において、２ないし４μｍであり、版胴のかかる部分においても、大半が１．０μｍを超えるものであり、その平均値は平成２３年１月３１日測定結果においてＬＳ版胴につき約２．０３μｍ、ＲＳ版胴につき約２．０９μｍ、同年２月２４日測定結果においてＬＳ版胴につき約２．２４μｍ、ＲＳ版胴につき約２．１８μｍである。」「本件輪転機の版胴は、その納入時において、表面粗さが１．０μｍ≦Ｒｍａｘ≦１００μｍに調整されたものであったと認めるのが相当である」「したがって、本件発明２は、本件輪転機の納入により、その内容を不特定多数の者が知り得る状況となったものであり、本件特許２の出願前に公然実施されたものであると認められる。」と判示して、公然実施による無効の抗弁を認めた。

（２）本件発明２の訂正
　　その後、Ｘは、東日印刷版胴の公然実施に基づく無効理由を回避するため、構成要件Ｋの表面粗さの数値範囲を減縮する旨の訂正審判を請求した（平成２５年６月１３日審決確定）。

訂正前（本件発明２）	訂正後（本件訂正発明２）
Ｉ   版を装着して使用するオフセット輪転     機版胴において、 Ｊ 前記版胴の表面層をクロムメッキ又は  　 耐食鋼で形成し、 Ｋ 該版胴の表面粗さＲｍａｘを     １．０μｍ≦Ｒｍａｘ≦１００μｍに調整した Ｌ ことを特徴とするオフセット輪転機版　　　     胴。	Ｉ   版を装着して使用するオフセット輪転機     版胴において、 Ｊ  前記版胴の表面層をクロムメッキ又は 　  耐食鋼で形成し、 Ｋ’ 該版胴の表面粗さＲｍａｘを      ６．０μｍ≦Ｒｍａｘ≦１００μｍに調整した Ｌ  ことを特徴とするオフセット輪転機版　　　  　  胴。

（３）控訴審の判断
　　表面粗さが減縮された上記訂正後の発明に対して、Ｙは、新たに進歩性欠如の主張として、本件訂正発明２は、東日印刷版胴を主引用例として、これに先行技術文献（乙２９：特開昭５７―１５６２９６号公報）を組み合わせれば容易に想到することができたと主張した。
　　しかし、知財高裁は、乙２９文献の特許請求の範囲が、「平織物の表裏両面に樹脂層を設けた印刷版用基材において、版胴との接触面となる裏面は平織物を構成する糸の一部が露出され、かつ裏面の表面粗さが２０μ以上であることを特徴とする平版印刷版用基材。」とされているように、「乙２９文献に記載されているのは、版胴に取り付けられる平版印刷版用基材に関する発明であって、版胴に関する発明ではないから、本件訂正発明２とは、表面粗さを規定する対象が異なる」ことから、「したがって、乙２９文献からは、金属製の版胴の表面粗さを調整することによって、版と版胴間の摩擦係数を増加させ、これにより版ずれトラブルを防止するという技術的思想を読み取ることはできず、乙２９文献に、本件訂正発明２に係る版胴の表面粗さＲｍａｘの構成が記載又は示唆されているということはできない」とした。
　　そして、「東日印刷版胴（表面粗さを２．４７～４．０２μｍとした版胴）には、版ずれトラブルの防止という課題や版と版胴のズレが版の裏面と版胴の表面との摩擦係数に影響されるとの知見は存せず、また、乙２９文献にも、版ずれを防止するために版胴の表面粗さＲｍａｘを調整するという技術的思想は存しないから、東日印刷版胴に、版ずれトラブル防止のために、乙２９文献に記載された発明を組み合わせる動機付けがあるとは認められない。
　　さらに、仮に、当業者において、東日印刷版胴に乙２９文献に記載された発明の適用を試みたとしても、前記ウのとおり、乙２９文献に記載された発明は平版印刷版用基材の裏面の表面粗さを２０μｍ以上、好ましくは２５～１００μｍに調整する発明にすぎないから、東日印刷版胴において、その版胴の表面粗さＲｍａｘをより粗に（大きな数値に）調整することにはならない。
　　以上によれば、本件訂正発明２は、東日印刷版胴に乙２９文献に記載された発明を組み合わせることによって、容易に発明をすることができたものであるとは認められない」と判示した。
　　他方、Ｙは、相違点に係る構成は設計事項であると主張したが、知財高裁は、「Ｙは、本件訂正発明２は、版ずれトラブルの原因が版と版胴との摩擦係数にあることが乙２９文献などで広く知られ、東日印刷版胴が存在した状況において、版胴の表面粗さをＲｍａｘ≧６．０μｍと更に粗くしたにすぎないものであるとして、表面粗さの程度は、設計的事項であって、本件訂正発明２に進歩性が認められるには、Ｒｍａｘの数値範囲に臨界的意義が必要である旨主張する。
　　しかしながら、前記イ及びウのとおり、東日印刷版胴や乙２９文献に、版胴の表面粗さＲｍａｘを調整することによって、版と版胴間の摩擦係数を増加させ、これにより版ずれトラブルを防止するということが開示されていると認めることはできず、他に本件特許２の出願当時上記事項が当業者に周知であったことを認めるに足りる証拠はないから、本件訂正発明２の規定する版胴の表面粗さＲｍａｘの数値範囲が、当業者において適宜定めるべき設計的事項にすぎないとはいえない。」と判示した。
　　なお、Ｙは、行技術文献（特許文献）基づく新規性欠如の主張も行っている。しかし、知財高裁は、本件訂正発明２においては版胴のタイプが「フォルメシリンダ」であるのに対し、先行技術文献（乙２８）で開示されているのは「インプレッションシリンダ」であるから、乙２８文献に係る発明と本件訂正発明２は同一ではないとしてＹの主張を斥けた。

４　本件特許権２の侵害に基づく損害額について
（１）Ｙが納めた既設の輪転機の版胴に「加工」を施した場合における１０２条１項の適用について
　「ア Ｙ製品２(2)及び(3)についての特許法１０２条１項の適用の可否
　　Ｙ製品２(2)及び(3)に係るＹの行為は、前記第２の２(5)イのとおり、顧客先の輪転機に既存の版胴に対するヘアライン加工を受注し、同工事を施工したというものであるところ、Ｘは、Ｙ製品２(2)及び(3)が既存版胴に対する加工というより安価な侵害態様であっても、特許権者の製品の販売機会が喪失する以上、特許法１０２条１項が適用されるとして、Ｙ製品２(2)及び(3)を譲渡数量に含めた損害額の算定を主張するのに対し、Ｙは、Ｙ製
　品２(2)及び(3)については、「譲渡」ではなく、「生産」の実施行為があっただけであるから、これらについて同項の適用はない旨主張する。
　　製品について加工や部材の交換をする行為であっても、当該製品の属性、特許発明の内容、加工及び部材の交換の態様のほか、取引の実情等も総合考慮して、その行為によって特許製品を新たに作り出すものと認められるときは、特許製品の「生産」（特許法２条３項１号）として、侵害行為に当たると解するのが相当である。
　　本件訂正発明２は、前記２(1)イのとおり、オフセット輪転機の版胴に関する発明であり、版胴の表面粗さを６．０μｍ≦Ｒｍａｘ≦１００μｍに調整することによって、版と版胴間の摩擦係数を増加させ、これにより版ずれトラブルを防止するというものである。そして、Ｙが、Ｙ製品２(2)及び(3)に対して施工した版胴表面のヘアライン
　加工は、金属（版胴）の表面を一定方向に研磨することで連続的な髪の毛のように細かい線の傷をつける加工であり（乙７９）、表面粗さＲｍａｘが加工前は６．０μｍよりも小さい値であったのを、加工後は約１０μｍに調整するものであるから、上記加工は、版胴の表面粗さを６．０μｍ≦Ｒｍａｘ≦１００μｍに調整した本件訂正発明２に係る版胴を新たに作り出す行為であると認められる（弁論の全趣旨）。
　　したがって、ＹのＹ製品２(2)及び(3)に係る行為は、特許法２条３項１号の「生産」に当たるというべきである。
　　また、Ｙは、顧客からＹ製品２(2)及び(3)に対するヘアライン加工を有償で受注し、上記のとおり、ヘアライン加工の施工により本件訂正発明２の版胴を新たに作り出し、これを顧客に納入していること（証拠略）により、Ｘの販売機会を喪失させたことになるから、Ｙ製品２(2)及び(3)についても、特許法１０２条１項を適用すること
　ができるというべきである。」

（２）「販売することができないとする事情」の有無について
　「イ 特許法１０２条１項に基づく損害額について
　　　特許法１０２条１項は、民法７０９条に基づき販売数量減少による逸失利益の損害賠償を求める際の損害額の算定方法について定めた規定であり、同項本文において、侵害者の譲渡した物の数量に特許権者等がその侵害行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益額を乗じた額を、特許権者等の実施能力の限度で損害額と推定し、同項ただし書において、譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を特許権者等が販売することができないとする事情を侵害者が立証したときは、当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものと規定して、侵害行為と相当因果関係のある販売減少数量の立証責任の転換を図ることにより、従前オールオアナッシング的な認定にならざるを得なかったことから、より柔軟な販売減少数量の認定を目的とする規定である。」「「販売することができないとする事情」は、侵害行為と特許権者等の製品の販売減少との相当因果関係を阻害する事情を対象とし、例えば、市場における競合品の存在、侵害者の営業努力（ブランド力、宣伝広告）、侵害品の性能（機能、デザイン等特許発明以外の特徴）、市場の非同一性（価格、販売形態）などの事情がこれに該当するというべきである。」
　「ａ  Ｙは、「販売することができないとする事情」として、①Ｘ製品はＹ製の輪転機に用いる版胴との代替可能性がないこと、②版胴単体での取引が想定されないこと（他社製の輪転機向けの版胴単体での取引が想定されないこと、Ｘ製の版胴とＹ製の版胴との間には機械的互換性がないこと、顧客の負担額に鑑みれば、Ｘ製品をあえて購入した現実的可能性がないこと）、③競合メーカーが存在すること、④本件訂正発明２は版胴需要喚起への寄与がないか又は著しく低いこと等を主張する。
　 ｂ   後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。
　　⒜ 市場における競合品の存在
　　　　本件訂正発明２（版胴表面粗さＲｍａｘを６．０μｍ≦Ｒｍａｘ≦１００μｍに調整すること）は、版ずれトラブルを解決する手段として有効である（証拠略）。
　　　　他方・・・本件特許２の出願前にＹが製造し東日印刷株式会社に納入した東日印刷版胴は、表面粗さＲｍａｘが１．５μｍに調整されるように設計され、平成２３年の測定では２．４７～４．０２μｍに調整されていたところ、本件訂正明細書２の記載に照らすと、本件訂正前の特許請求の範囲に係る「１．０μｍ≦Ｒｍａｘ＜６．０μｍ」の数値範囲内に版胴表面粗さＲｍａｘを調整することによっても、版ずれトラブルを解決するのに一定の効果があることが認められる（証拠略）。
　　⒝ 侵害者の営業努力等
　　　ⅰ ＹがＹ製品２(2)及び(3)を加工した時期が含まれる●●●●●●●から●●●●●●●の期間・・・輪転
            機市場においては、ＸとＹの二社寡占状態であった（証拠略）。
　　　ⅱ 株式会社高速オフセットは、Ｘ、Ｙを含めた輪転機メーカー４社の中から購入する輪転機の選定を進めた
　　　　　結果、「シングル版胴で５年間の海外実績があり、当社の要望に対する技術陣の真摯な対応に期待が
　　　　　持てた」として、Ｙの版胴が登載されたＹ製の輪転機を選定したものである（証拠略）。
　　⒞ 侵害品の特徴等
　　　　 版胴は、輪転機の印刷部を構成する多数の部品の一つであり、Ｘ製の輪転機にはＸ製の版胴を、Ｙ製の輪転機にはＹ製の版胴を、用いるのが通常である。
　　　　 他方、Ｙ製の輪転機の構成部品である版胴としてＸ製品を導入することは、技術的に不可能であるとまではいえないにせよ、版胴には高い機械精度が求められるところ、Ｘは、各部の寸法や製造条件等が記載された加工図面を入手することはできないから、Ｙ輪転機２(2)及び(3)に導入するＸ製品を作製するのは容易ではない。そして、これを製造、販売しようとすれば、顧客先において実測等の調査を行い、各部の寸法や製造条件等を検討し、版胴の設計を経て、これを生産するという過程を要することから、実際に版胴を製造し、これを顧客に引き渡すまでには長期間を要する（証拠略）。しかるに、ＹがＹ製品２(2)について工事の発注を受けたのは平成２２年９月頃、Ｙ製品２(3)についての工事の発注を受けたのは同年１０月頃であり、本件特許２の存続期間は平成２３年３月２６日までであった。
　　⒟ 市場の非同一性
　　　　 ＹがＹ製品２(2)及び(3)に対してヘアライン加工を施したことによる顧客の負担額は、Ｙ製品２(2)及び(3)について●●●●円合計●●●●円であった（乙７４、７７）。
　　　　 これに対し、Ｙ輪転機２(2)及び(3)に、Ｘ製品を導入する場合には、加工費用とは比較にならないほど高額の費用を要することになる（取引事例２及び３を参照しても、１個●●●●円から●●●●●円の契約金額で、輪転機２セット分４８個の版胴となると、顧客の負担額は●●円前後となる。）。
　ｃ   Ｙ製品２(2)及び(3)に係る譲渡数量の控除
　　　Ｘにおいて、輪転機の販売を伴わない版胴取引を行った例があること（取引事例１～３）に加え、証拠（証拠略）及び弁論の全趣旨によれば、他社においても、インターネットホームページに、版胴単体の取引の申込みを行っている例があり、また、Ｙにおいても、Ｙ輪転機２(2)及び(3)の増設工事に伴い、輪転機の販売を伴わない版胴取引を行っていることが認められることからすれば、輪転機の販売を伴わない版胴単体での取引がおよそ想定されないものであるとは認められない。
　　　しかし、前記ｂに認定したとおり、①本件訂正発明２のほかに、版ずれトラブルを解決するのに一定の効果がある手段（版胴表面粗さＲｍａｘを１．０μｍ≦Ｒｍａｘ＜６．０μｍに調整すること）が存したこと、②Ｙは、Ｙ製品２(2)及び(3)の加工当時、Ｘに次ぐシェアを有する輪転機メーカーであり、顧客から、技術力や営業力を評価されていたこと、③版胴は、輪転機の印刷部を構成する多数の部品の一つであり、Ｙ輪転機２(2)及び(3)にあえてＸ製品を導入することについては時間と費用がかかるところ、ＹがＹ製品２(2)について工事の発注を受けたのは平成２２年９月頃、Ｙ製品２(3)についての工事の発注を受けたのは同年１０月頃であり、本件特許２の存続期間は平成２３年３月２６日までであるにもかかわらず、Ｘが、Ｙ輪転機２(2)及び(3)に導入するＸ製品を製造、販売しようとすれば、実際に版胴を製造し、これを顧客に引き渡すまでには長期間を要すること、④ＹがＹ製品２(2)及び(3)に対してヘアライン加工を施したことによる顧客の負担額は、合計で●●●●円にすぎないのに対し、Ｙ輪転機２(2)及び(3)に、Ｘ製品を導入する場合には、●●円前後の高額の費用を要することが認められる。
　　　これらの事実を総合考慮すれば、Ｙ製品２(2)及び(3)について、その譲渡数量の４分の３に相当する数量については、Ｘが販売することができない事情があるというべきである。」

【解説】
１　事案のポイント
　　本判決において争点はいくつかあるが、本件特許権１に関しては、Ｙ製品１が本件発明１の技術的範囲に属しないことは、一審及び控訴審のいずれも認定が同じであって、特にみるべき事項はない。事案のポイントは、本件特許権２に係る無効理由の有無と、無効理由がないと判断された場合におけるＸに生じた損害額の算定である。

２　本件特許権２の無効理由の有無
　　本件特許権２については、一審判決では新規性の欠如を理由として無効とされたが、一審判決後にＸが特許請求の範囲を減縮し、訂正審判が確定したことから、新規性の欠如に基づく無効理由は回避することとなり、控訴審では進歩性の有無が争点となった。知財高裁は、本件訂正発明２には進歩性が欠如しているとは認められないとして、Ｘによる無効主張を認めなかった。判決文では、主引用例と公知文献のいずれにも本件訂正発明２の課題と解決手段が記載されていないから組み合わせる動機付けがないと判示しており、本判決は組合せの動機づけに関して、かなり厳格な判断基準を設定しているようにも読める。
　　なお、訂正審判（訂正２０１３－３９００７３）の方では、独立特許要件（新規性、進歩性）に関して次のように言及されている。
　　　　「なお、本件訂正前の請求項１に係る発明（以下「本件訂正前発明」という。）は、本件訂正前発明を対象とする侵害訴訟事件（平成２３年（ワ）第２１３１１号）において、「…本件輪転機（審決注：昭和６３年８月頃東日印刷に納入されたＶＢＷ型オフセット輪転機）の版胴は、その納入時において、…本件発明２（審決注：本件訂正前発明）の構成要件を充足するものであったと認められる。…したがって、本件発明２は、本件輪転機の納入により、…本件特許２の出願前に公然実施されたものであると認められる。以上によれば、本件特許２は、…特許無効審判により無効にされるべきもの…」（７１、７２頁）との判決が下されているところである（平成２５年４月２６日。東京地方裁判所）。しかしながら、上記侵害訴訟事件において、本件訂正
　　　前発明の特許無効の根拠とされた「昭和６３年８月に東日印刷株式会社に納入されたオフセット輪転機「ＥＴ－１」の版胴追加加工図」（乙１５の１）の左上の版胴を示すとみられる図には、「１．５－Ｓ」、「▽▽▽」の表示があり、当該表示は、版胴の表面粗さＲｍａｘの「許せる最大値」が１．５μｍであることを示すものであると解することはできるものの、当該表面粗さＲｍａｘの「許せる最大値」がそれ以上の値であることを示すものということはできない。また、乙１５の１の前記図から、版胴の表面粗さＲｍａｘの値を本件訂正後発明のように６．０μｍ以上とすることが、当業者において容易になし得たことであるということもできない。」

３　「加工」の場合における１０２条１項の適用の有無
　　Ｘは、自己が受けた損害については特許法１０２条１項ないし３項に基づき主張した。知財高裁は、このうち１０２条１項に基づく損害額が最も大きいとして、同項に基づき損害額を認定している。
　　Ｙは、１０２条１項においては「侵害の行為を組成した物を譲渡したとき」に適用される規定であるところ、①Ｙは既納入の輪転機の版胴に被控訴人が表面粗さを高める「加工」を行っただけであって、これらについては、「譲渡」がなく特許法１０２条１項は適用されない、②版胴に追加工する場合の顧客の負担と版胴を控訴人製品に交換する場合の顧客の負担に鑑みれば、被控訴人製の輪転機の顧客が、本件訂正発明２を実施した版胴を得たいがためだけに、既存の版胴を廃棄し、控訴人製品をあえて購入した現実的可能性はないから、Ｙによる「加工」がなければＸが「販売」できたという補完関係がない、加工利益を用いるなら格別、販売利益を用いる前提で特許法１０２条１項を類推適用することはできないなどと主張した。
　　これに対して知財高裁は１０２条１項の適用があると判示したが、その理由付けは必ずしも明確ではない。実施品である版胴を販売した場合の費用と、既納入の版胴に加工を施した結果として実施品となる場合の費用との間に大きな差があるという事情については、推定の覆滅（販売することができないとする事情）の方で考慮している。

４　推定の覆滅（販売することができないとする事情）
　　損害額の認定において裁判所は、特許法１０２条１項の「販売することができないとする事情」は、侵害行為と特許権者等の製品の販売減少との相当因果関係を阻害する事情を対象とし、本件においては、
　　(ⅰ) 本件訂正発明２の他に、版胴の表面粗さを最大６．０μｍ程度まで調整するという、版ずれトラブルを解
　　　　  決するのに一定の効果がある手段が存在すること
　　(ⅱ) Ｙは、Ｘに次ぐシェアを有する輪転機メーカーであり、顧客から技術力や営業力を評価されていたこと
　　(ⅲ) 版胴は、輪転機の印刷部を構成する多数の部品の一つであり、Ｙ輪転機２(2)及び(3)にあえてＸ製品を
　　　　  導入することについては時間と費用がかかるところ、ＹがＹ製品２(2)及び(3)についての工事の発注を
　　　　  受けたのは、本件特許２の存続期間の満了が近づいた時期であり、仮にＸが、Ｘ製品を製造、販売しよ
            うとすれば、顧客に引き渡すまでに長期間を要すること
　　(ⅳ) ＹがＹ製品２(2)及び(3)に対してヘアライン加工を施したことによる顧客の負担額は、合計で●●●●円に
            すぎないのに対し、Ｙ輪転機２(2)及び(3)に、Ｘ製品を導入する場合には、●●円前後の高額の費用を要
            すること
が認められるとした。
　　このうち、(ⅰ)で挙げられた事実は、特許発明の代替技術が存在するということであり、顧客は、Ｘ製品への交換に多額の費用と時間が掛かるのであれば、当該代替技術で済ませる場合があるから、推定を覆滅させる事情の一つとなりうる。
　　次に、(ⅱ)については、Ｙ製品は特許技術以外の特徴（Ｙの技術力や営業力）により需要が喚起されており、仮にＹが製造販売しなかったとしても、その需要が特許権者の版胴に流れることはなく、需要は減少するということであるが、「侵害した者勝ち」となってしまう傾向が生じるため、あまり重視されるべき事情ではなかろう。
　　次に、(ⅲ)については、版胴はＹ輪転機の印刷部を構成する多数の部品の一つであり、もともと輪転機全体を納めているメーカーに発注される傾向があるもので、かつ交換に時間を掛けるべき性質のものでもないところ、顧客としては長期間かけてＸの版胴に交換することを選ぶ可能性よりも、本件特許権２の存続期間が満了した後に、速やかにＹに加工を依頼することを選ぶ可能性があるという意味であろう。
　　(ⅳ)については、Ｙの「加工」よりもＸの版胴に交換する方が高額であることから、需要者が、本件特許発明２の実施を諦めて(ⅰ)の代替技術で我慢する可能性もある。また、既に納入していた機械に加工を施すことによって侵害品になるという本件の特殊性から、Ｙが侵害によって得た利益は「加工」による利益にすぎないとも思えるが、このような場合に版胴全体に対する利益を損害推定の基礎にすれば衡平に反することから、(ⅳ)に挙げる事情により推定を覆滅して調整するという意味もあろう。
　　知財高裁は、以上のような事実を総合考慮すれば、Ｙ製品２(2)及び(3)について、その譲渡数量の４分の３（７５％）に相当する数量については、Ｘが「販売することができない事情」があるとした。

５　侵害品を販売する場合と既販売品を加工して侵害品とする場合との覆滅率の差
　　Ｙ製品２(1)については、Ｙは、既設の輪転機の版胴へ後になってヘアライン加工を施すのではなく、輪転機の納入と同時に実施品である版胴（Ｙ製品２(1)）を納入している。よって、Ｙ製品２(2)及び(3)における覆滅事情のうち(ⅲ)及び(ⅳ)が妥当しない。知財高裁は、Ｙ製品２(1)については、その譲渡数量の２分の１（５０％）に相当する数量については、Ｘが「販売することができない事情」があるとした。
　　このように、本判決では、最終的に侵害品を生産するという結論は同一であるとしても、既に納入していた機械の一部品について納入業者が後加工を施すことにより当該部品が侵害品になった場合は、最初から侵害品を販売した場合と比べて、推定の覆滅割合を大きくしている。