【知財高裁平成２７年７月３０日〔野村証券職務発明事件〕平成２６年（ネ）第１０１２６号】
【ポイント】
改正後の特許法３５条に基づく職務発明対価請求について判断した事例
【キーワード】
特許法３５条、職務発明対価請求
事案の概要
本件は，被控訴人の従業者であった控訴人が，被控訴人に対し，職務発明である証券取引所コンピュータに対する電子注文の際の伝送レイテンシ（遅延時間）を縮小する方法等に関する発明（本件発明）について特許を受ける権利を被控訴人に承継させたことにつき，平成１６年法律第７９号による改正後の現行特許法（特許法）３５条３項（５項適用）に基づき，相当対価２８６億９１９０万５６２１円の内金２億円及びこれに対する本件発明に係る米国特許商標庁に対する特許出願の日（平成２２年８月２３日）から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判旨
本判決は，被控訴人が控訴人に対し，被控訴人発明規程に基づいて本件発明に対して相当対価を支払わないとした不合理性について，特許法３５条４項に定める「協議の状況」「基準の開示の状況」「意見の聴取の状況」等の手続き面を検討して，「そこで，検討するに，上記イからエまでの認定によれば，被控訴人発明規程は，控訴人を含む被控訴人の従業者らの意見が反映されて策定された形跡はなく，対価の額等について具体的な定めがある被控訴人発明規程２に至っては，控訴人を含む従業者らは事前にこれを知らず，相当対価の算定に当たって，控訴人の意見を斟酌する機会もなかったといえる。そうであれば，被控訴人発明規程に従って本件発明の承継の対価を算定することは，何ら自らの実質的関与のないままに相当対価の算定がされることに帰するのであるから，特許法３５条４項の趣旨を大きく逸脱するものである。そうすると，算定の結果の当否を問うまでもなく，被控訴人発明規程に基づいて本件発明に対して相当対価を支払わないとしたことは，不合理であると認められる。」と判示した。
その上で，本判決は，相当の対価の算定において本件発明に基づく独占的利益が生じているかの判断において，次のとおり判示した。
「使用者等は，職務発明について無償の法定通常実施権を有するから（特許法３５条１項），相当対価の算定の基礎となる使用者等が受けるべき利益の額は，特許権を受ける権利を承継したことにより，他者を排除し，使用者等のみが当該特許権に係る発明を実施できるという利益，すなわち，独占的利益の額である。この独占的利益は，法律上のものに限らず，事実上のものも含まれるから，発明が特許権として成立しておらず，営業秘密又はノウハウとして保持されている場合であっても，生じ得る。
しかしながら，前記１のとおり，本件発明は，本件システムにおいて実施されておらず，しかも，本件システムそれ自体が，既に本件発明の代替技術といえる。のみならず，証拠（乙２６，２８，３０，３２）及び弁論の全趣旨によれば，本件米国出願がされた平成２２年８月の前後から，①ＦＰＧＡを実装することで既存の純粋なソフトウェアでは不可能なほど加速された低レイテンシの市場データ配信処理が可能になるとの論文（乙３２）の公表（平成２１年１０月），②リスクアナライザ等をＦＰＧＡ等の再構成可能なハードウェアとして実装する構成を開示した米国特許出願公報（乙２６）の公開（平成２２年４月），③再構成可能なハードウェアであるＦＰＧＡ上に高頻度・低レイテンシのアルゴリズム取引のために効率的なイベント処理プラットフォームを構築することで，レイテンシを２桁近く削減することができたとの研究成果（乙２８）の公表（平成２２年９月）等が相次いでおり，また，④本件審査期間中にも，業界では高頻度取引における柔軟性又は低レイテンシを損なうことなくカスタム・ハードウェアのパフォーマンスを提供する方法としてＦＰＧＡを実装する方法が検討されており，そのアプローチによると，リスク管理等で１０００倍ものパフォーマンスの高速化が可能になるとの研究成果（乙３０）が公表されていること（平成２４年８月）が認められ，本件米国出願の前後から本件審査期間を通じて，ＦＰＧＡを実装することで格段に加速された低レイテンシの取引を実現できることを示唆又は開示する研究成果の公表等が相次いでいるといえ，本件発明には，本件システム以外に多数の代替技術が存する（これら代替技術が既に実際の取引に応用されているのかは，本件証拠上不明であるが，本件発明も，現時点で実施されていない点でこれら代替技術と同様である。）。そうすると，本件発明が営業秘密として保持されていることによる独占的利益は，およそ観念し難い。以上によれば，本件発明に基づく独占的利益は生じておらず，かつ，将来的にも生ずる見込みはないというほかない。」
検討
特許法３５条４項は，職務発明について従業者等は使用者等に「相当の利益」を請求する権利を定めている。
当該「相当の利益」は，「契約、勤務規則その他の定めにおいて相当の利益について定める場合には、相当の利益の内容を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況、策定された当該基準の開示の状況、相当の利益の内容の決定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況等を考慮して、その定めたところにより相当の利益を与えることが不合理であると認められるものであつてはならない。」（特許法３５条５項）とされている。
このように「相当の利益」の不合理性の判断に，「協議の状況」、「当該基準の開示の状況」、「意見の聴取の状況」という，手続面が重視されることは，平成１６年特許法改正により導入されたものである。
本件判決は以下２点の特徴を有する。
１点目は，会社が対価を不支給としたことの不合理性の判断を，改正特許法の条文に即して，「協議の状況」、「当該基準の開示の状況」、「意見の聴取の状況」との手続面の検討を行い，不合理であると判断した点である。
２点目は，「本件発明は，本件システムにおいて実施されておらず，しかも，本件システムそれ自体が，既に本件発明の代替技術といえる」として，「本件発明に基づく独占的利益は生じておらず，かつ，将来的にも生ずる見込みはないというほかない。」と判断して，結局は，「相当の利益」についての請求を否定した点である。
２点目の判断は，従来通りの判断であるが，１点目は，改正特許法の条文の立て付けに即した判断として，今後も，留意が必要である。
以上
（文責）弁護士・弁理士 高橋正憲
