【判旨】
「内歯揺動型内接噛合遊星歯車装置」を「揺動型遊星歯車装置」とすることで、本件特許に「外歯揺動型遊星歯車装置」をも含ませる補正が行われた場合において、本件技術を外歯揺動型遊星歯車装置に直ちに適用できるということはできないから、当該補正は新たな技術的事項を導入するものであると認められ、特許法17条の2第3項に違反する。

【キーワード】
特許法17条の2、補正、新規事項追加の禁止、新たな技術的事項

【事案の概要】
 原告(ナブテスコ株式会社)が、被告(住友重機械工業株式会社)が有する特許権(特許第4897747号)につき無効審判を請求したところ(無効2012-800135号事件)、特許庁が「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をしたことから、審決の取消を求めた事件である。
 被告は、平成20年7月11日、発明の名称を「内歯揺動型内接噛合遊星歯車装置」とする特許出願(特願2008-181532号)をし、平成21年9月24日に特許請求の範囲及び明細書についての補正(以下「本件補正」という。)を行い(発明の名称を「揺動型遊星歯車装置」に補正した)、平成24年1月6日、設定の登録を受けた(以下、「本件特許」という。)。
 原告は、平成24年8月29日、特許庁に対し、本件特許の請求項1及び2に記載された発明についての特許を無効にすることを求めて審判を請求した。無効理由の一つとして、原告は,本件補正が、新たな技術的事項を追加するものであり、特許法17条の2第3項に違反すると主張した。
 被告は、平成25年8月1日、特許請求の範囲及び明細書についての訂正請求をした(甲30。以下「本件訂正」という。)。
 特許庁は、平成25年10月30日、「請求のとおり訂正を認める。本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をした。
 審決では、本件補正前発明の課題を、入力軸が出力軸と同軸に配置されていることにより、歯車装置全体を貫通するホローシャフトを有するように設計することが困難であるという課題と認定した上で、「内歯揺動型内接噛合遊星歯車装置」を「揺動型遊星歯車装置」と上位概念化することで、同じく「揺動型遊星歯車装置」である「外歯揺動型遊星歯車装置」が発明の対象となることが想定されるとしても、このような課題は、本件当初明細書等に従来の技術として例示された内歯揺動型遊星歯車装置だけでなく、入力軸から偏心体軸歯車までの構成が共通する外歯揺動型遊星歯車装置にも内在することが技術的に明らかであるから、本件補正により新たな技術上の意義が追加されるとまではいえないと判断した。
 原告は、平成25年12月6日、審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。

・特許請求の範囲の補正、訂正の状況

本件補正前の本件特許の特許請求の範囲の請求項1及び2の記載

【請求項1

 外歯歯車と該外歯歯車と僅少の歯数差を有する内歯歯車とを有すると共に、前記内歯歯車を揺動回転させるための偏心体軸を備え、該偏心体軸に配置された偏心体を介して外歯歯車の周りで内歯歯車を揺動回転させる内歯揺動型内接噛合遊星歯車装置において、前記偏心体軸を、前記外歯歯車の軸心と平行に複数備えると共に、該複数の偏心体軸にそれぞれ組込まれた偏心体軸歯車と、該偏心体軸歯車及び駆動源側のピニオンがそれぞれ同時に噛合する伝動外歯歯車と、を備え、該伝動外歯歯車を介して前記駆動源側のピニオンの回転が前記複数の偏心体軸歯車に同時に伝達されることを特徴とする内歯揺動型内接噛合遊星歯車装置。

【請求項2】

 請求項1において、前記伝動外歯歯車がリング状に形成され、且つ、前記外歯歯車または出力軸のいずれかの外周によって回転支持されていることを特徴とする内歯揺動型内接噛合遊星歯車装置。

本件補正後の本件特許の特許請求の範囲の請求項1の記載

【請求項1】

 複数の偏心体軸の各々に配置された偏心体を介して揺動歯車を揺動回転させる揺動型遊星歯車装置において、前記複数の偏心体軸にそれぞれ組込まれた偏心体軸歯車と、該偏心体軸歯車及び駆動源側のピニオンがそれぞれ同時に噛合する伝動外歯歯車と、該伝動外歯歯車の回転中心軸と異なる位置に平行に配置されると共に、該駆動源側のピニオンが組込まれた中間軸と、を備え、前記中間軸を回転駆動することにより前記駆動源側のピニオンを回転させ、前記伝動外歯歯車を介して該駆動源側のピニオンの回転が前記複数の偏心体軸歯車に同時に伝達されることを特徴とする揺動型遊星歯車装置。

※請求項2については、請求項1の記載の変更を引用する部分以外の補正はない

本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲の請求項1及び2の記載

【請求項1】

 中心部がホロー構造とされ、複数の偏心体軸の各々に配置された偏心体を介して揺動歯車を揺動回転させる揺動型遊星歯車装置において、前記複数の偏心体軸にそれぞれ組込まれた偏心体軸歯車と、該偏心体軸歯車及び駆動源側のピニオンがそれぞれ同時に噛合する伝動外歯歯車と、該伝動外歯歯車の回転中心軸と異なる位置に平行に配置されると共に、該駆動源側のピニオンが組込まれた中間軸と、当該揺動型遊星歯車装置において減速された回転を出力する出力軸と、を備え、前記伝動外歯歯車は、単一の歯車からなり、前記出力軸に軸受を介して支持され、前記中間軸を回転駆動することにより前記駆動源側のピニオンを回転させ、前記伝動外歯歯車を介して該駆動源側のピニオンの回転が前記複数の偏心体軸歯車に同時に伝達され、前記駆動源側のピニオン、前記伝動外歯歯車および前記複数の偏心体軸歯車が、同一平面上で噛み合うことを特徴とする揺動型遊星歯車装置。

【請求項2】

 請求項1において、前記中間軸は、当該揺動型遊星歯車装置と連結されるモータのモータ軸と一体的に回転するピニオンと噛合うギヤが組み込まれており、前記伝動外歯歯車の径方向において、前記モータ軸は前記中間軸よりも外側に配置されていることを特徴とする揺動型遊星歯車装置。

【判旨】
 (2) 補正要件違反に関する判断の誤りについて
  ア 本件当初明細書によれば、本件補正前発明は内歯揺動型内接噛合遊星歯車装置に関するものであって(【0001】)、本件当初明細書には外歯揺動型遊星歯車装置に関する記載は全くないところ、本件補正は、「内歯揺動型内接噛合遊星歯車装置」を「揺動型遊星歯車装置」とすることで、本件特許に、「外歯揺動型遊星歯車装置」をも含ませるものである。
  そこで、このような補正が新たな技術的事項を導入するものといえるか否かについて検討すると、いずれも本件特許の出願前に刊行された特公平5-86506号公報(甲25)、特許第2707473号公報(甲26)、特許第2739071号公報(甲27)によれば、減速機に関する技術については、内歯揺動型遊星歯車装置と外歯揺動型遊星歯車装置に共通する技術、すなわち、偏心体を介して揺動回転する歯車が内歯であるか外歯であるかには依存しない技術があると認められ、内歯揺動型と外歯揺動型との間には、両者で異なる技術も存在すれば、両者に共通する技術も存在すると認められる。したがって、本件補正が外歯揺動型遊星歯車装置を含めることになるからといって、そのことから直ちに本件補正が新たな技術的事項を導入するとまでいうことはできない。
  イ そこで、本件補正前発明で開示されている技術が、内歯揺動型遊星歯車装置と外歯揺動型遊星歯車装置において共通する技術であるか否かについて具体的に検討する。
  (ア) 本件補正前発明の課題は、装置の中心部に配管や配線等の配置スペースを容易に確保するとともに、動力伝達の更なる円滑化を図るものであると認められるところ(【0014】【0015】)、本件補正前発明は、これを解決するため、内歯揺動型遊星歯車装置を前提として、「外歯歯車と該外歯歯車と僅少の歯数差を有する内歯歯車とを有すると共に、前記内歯歯車を揺動回転させるための偏心体軸を備え、該偏心体軸に配置された偏心体を介して外歯歯車の周りで内歯歯車を揺動回転させる内歯揺動型内接噛合遊星歯車装置において、前記偏心体軸を、前記外歯歯車の軸心と平行に複数備えると共に、該複数の偏心体軸にそれぞれ組込まれた偏心体軸歯車と、該偏心体軸歯車及び駆動源側のピニオンがそれぞれ同時に噛合する伝動外歯歯車と、を備え、該伝動外歯歯車を介して前記駆動源側のピニオンの回転が前記複数の偏心体軸歯車に同時に伝達されるように構成する」(【0016】)という技術を開示するものである。そして、同技術は、駆動源側のピニオンと伝動外歯歯車と偏心体軸歯車との関係を特定するものと解されることから、これを言い換えれば、「複数の偏心体軸の各々に配置された偏心体を介して揺動歯車を揺動回転させる揺動型遊星歯車装置において、前記複数の偏心体軸にそれぞれ組込まれた偏心体軸歯車と、該偏心体軸歯車及び駆動源側のピニオンがそれぞれ同時に噛合する伝動外歯歯車と、該伝動外歯歯車の回転中心軸と異なる位置に平行に配置されると共に該駆動源側のピニオンが組込まれた中間軸と、を備え、前記中間軸を回転駆動することにより前記駆動源側のピニオンを回転させ、前記伝動外歯歯車を介して該駆動源側のピニオンの回転が前記複数の偏心体軸歯車に同時に伝達されるように構成する」という技術(以下「本件技術」という。)を開示するものと解される。
  (イ) そこで、本件技術が外歯揺動型遊星歯車装置においても共通する技術であるか否かについて検討する。   甲5文献、特開2002-317857号公報(甲24)及び本件特許についての訂正請求書(甲30)並びに弁論の全趣旨によれば、減速機において、「出力部材」と「固定部材」とは相対関係にあり、入れ替え自在であること自体は周知技術であると認められる。したがって、外歯揺動型遊星歯車装置としては、下記模式図のとおり、〈1〉外側の内歯歯車を出力歯車とする型(外側に出力軸、内側に固定部材を配置する動作。以下、「〈1〉型」という。)、〈2〉外側の内歯歯車を固定部材とする型(内側に出力軸、外側に固定部材を配置する動作。以下、「〈2〉型」という。)が想定される(ただし、下図からも理解されるとおり、構造が変わるものではなく、あくまで出力を歯車からとるか、固定部材からとるかの差異である。)。

〈1〉 型(外側に出力軸、内側に固定部材)〈2〉型(内側に出力軸、外側に固定部材)
  そこで、本件技術を前記〈1〉型及び〈2〉型に適用できるか否かについて検討すると、本件補正前発明は、伝動歯車が「外歯」に限定されているのであるから、伝動外歯歯車は、偏心歯車との噛み合わせの位置関係から各偏心体軸歯車の内側に位置することとなる。ここで、本件当初明細書には、本件発明の構成要件である「伝動外歯歯車は単一の歯車からなり、出力軸(出力部材)に軸受を介して支持され」る構成が開示されており、伝動外歯歯車と出力軸との関係についてその余の構成は開示されていないところ、伝動外歯歯車と出力軸との上記位置関係を前提とすると、〈2〉型においては、出力部材が内側となることから、「伝動外歯歯車は単一の歯車からなり、出力軸(出力部材)に軸受を介して支持され」る構成を想定できるとしても、〈1〉型においては、下記模式図のとおり、伝動外歯歯車は、減速機の一番外側に位置する出力軸とはかけ離れた位置に存在することとなる。

  そうすると、このようなかけ離れた位置にある伝動外歯歯車を出力軸に軸受を介して支持する構成については、当業者であっても明らかではないから、本件技術を外歯揺動型遊星歯車装置に直ちに適用できるということはできない。
  したがって、本件補正は、新たな技術的事項を導入するものであると認められることから特許法17条の2第3項に違反するものであって、これを適法とした審決の判断には誤りがある。 【解説】 1  本判決では、特許請求の範囲(クレーム)及び明細書の記載を、「内歯揺動型内接噛合遊星歯車装置」から「揺動型遊星歯車装置」と補正することで、「外歯揺動型遊星歯車装置」をも含ませることとなったことから、新規事項の追加として補正要件違反となるか否かが問題となったものである(発明特定事項の一部の削除によるクレームの上位概念化)。 特許法17条の2第3項は、「第1項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、誤訳訂正書を提出してする場合を除き、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(省略)に記載した事項の範囲内においてしなければならない」とし、いわゆる「新規事項の追加の禁止」を規定している。その趣旨は「新規事項の追加の補正を認めると、最初は不十分な明細書を提出して後に補正をするという悪習を助長することになり、準備不十分のまま出願して後に補正をする者と、最初から十分な明細書の作成努力をしている者との間で不公平等が生じ、出願時に開示された発明の範囲を前提として行動した第三者が不測の損害を被るおそれがあるからである」とされている(中山信弘『特許法』(第3版)弘文堂230頁)。 ここで条文の文言上は「記載した事項」とされているが、当初明細書等に明示的に記載された事項のほかに、「当初明細書等の記載から自明である事項」も含まれると解釈されている(同書229頁。ソルダーレジスト事件判決等。)。当初明細書等から読み取ることが可能な事項については、第三者にとって不意打ちとならないからである。「当初明細書の記載から自明な事項」といえるためには、当初明細書等に記載がなくても、これに接した当業者であれば、出願時の技術常識に照らして、その意味であることが明らかであって、その事項がそこに記載されているのと同然であると理解する事項でなければならない(審査基準)。 新規事項の追加にあたるか否かは、まず①当初明細書等に記載された事項又は記載から自明である事項を認定し、次に②補正がその範囲内で行われているかどうか、すなわち当初明細書等で開示された発明に関する技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものであるか否かを検討することになる。
2 もっとも、本件のように特許請求の範囲を上位概念化する補正の場合、しばしば補正後の特許請求の範囲の記載が当初明細書等に記載されていないため、「当初明細書等の記載から自明である事項」か否かの認定に困難を生ずる。 ここで、「除くクレーム」とする補正が新規事項の追加に当たるか否かが問題となった判例(ソルダーレジスト事件)においては、「「明細書又は図面に記載した事項」とは、技術的思想の高度の創作である発明について、特許権による独占を得る前提として、第三者に対して開示されるものであるから、ここでいう「事項」とは明細書又は図面によって開示された発明に関する技術的事項であることが前提となるところ、「明細書又は図面に記載した事項」とは、当業者によって、明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項であり、補正が、このようにして導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものであるときは、当該補正は、「明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」するものということができる」と判示している。「除くクレーム」とする補正の場合も「当初明細書等の記載から自明である事項」か否かの認定に困難を生ずる点で同様である。そのため、ソルダーレジスト事件の規範を、本件のような特許請求の範囲を上位概念化する補正の場合に流用することが考えられる。ただし、除くクレームの場合は当初明細書等に記載がないのが通常であるから「記載した事項」という条文の文言を解釈によって緩めてやる必要があるのに対し、上位概念化する場合に同じように考えてよいのか疑問がある。また、除くクレームの場合は特許請求の範囲を狭くする補正であるのに対し、上位概念化する補正は特許請求の範囲を広くする補正である。その違いに留意する必要がある。 3 判旨によると、裁判所は、外歯揺動型遊星歯車装置に対して本件発明に係る技術が直ちに適用できる技術ではないことから(共通する技術ではないから)、本件補正は、新たな技術的事項を導入するものであるとした。そして、外歯揺動型遊星歯車装置を含む「揺動型遊星歯車装置」へと変更する補正は、新規事項の追加にあたるとした。  ここで、本判決において示された、本件発明に係る技術が外歯揺動型遊星歯車装置においても共通する技術ではないときは新規事項の追加にあたるとする論理を反対解釈すると、他の構成に共通する技術である場合には、当該他の構成(当初明細書に記載がない)を含むようなクレームへとに上位概念化をしても新規事項の追加にあたらないとも読める。 しかし、このような反対解釈をすべきではないと思われる。裁判所は、あくまで本件の補正が「新規事項の追加」に該当し許されない旨の結論を導くために、共通する技術であるか否かという論理を用いたと考えられる。  
 上記の通り、特許請求の範囲を上位概念化する補正については「除くクレーム」の補正と同列に論じることはできず、除くクレームよりも厳しく判断されるべきである。本来、上位概念化する補正のときは、当初明細書等の記載から自明である事項又を認定し、その範囲内で補正が行われたか否かを検討していくのが正しい進め方である。その認定が難しいことから、本判決は、補正を認めないとする結論を導くためのテクニックとして、除くクレームにおける判決の規範を借用するとともに、技術の共通性がないというロジックを用いたものと考えるべきであろう。

以上

(文責) 弁護士 山口 建章