≪１０２条１項により損害額を計算する場合において、「特許権者・・・がその侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額」の算出にあたり、Ｘ製品とＹ製品との価格差が１．８倍程度あったとしても、同項ただし書等による控除を行わなかった裁判例≫ | 知財弁護士.COM

【知的財産高等裁判所平成２８年６月１日判決　平成２７年（ネ）第１００９１号　特許権侵害行為差止等請求控訴事件】

【判旨】
　特許権者等が「侵害行為がなければ販売することができた物」とは、侵害行為によってその販売数量に影響を受ける特許権者等の製品、すなわち、侵害品と市場において競合関係に立つ特許権者等の製品であれば足りると解すべきである。
　Ｙは、Ｘ製品の価格は、Ｙ製品の価格に比べ高額である旨主張する。平成２２年１１月２９日から平成２６年３月２８日までの間に、Ｘが受注したＸ製品１４台の１台当たりの平均額は約６４５万円であったこと、Ｙ製品の販売価格は、３５０万円程度であることが認められる。しかし、対象製品が破袋機という一般消費者ではなく事業者等の法人を需要者とする製品であり、また、その耐用期間も少なくとも数年間に及ぶものであることに照らすと、上記の程度の価格差があるからといって、直ちにＸ製品とＹ製品の市場の同一性が失われるということはできない。

【キーワード】
　１０２条１項、損害論、推定の覆滅、大阪地方裁判所平成２７年５月２８日判決

【事案の概要】
　１　本件は、発明の名称を「破袋機とその駆動方法」とする発明に係る特許権（特許番号第４３６５８８５号。本件特許権）を有するＸ（原告大阪エヌ・イー・ディー・マシナリー株式会社、控訴人・被控訴人）が、Ｙ（被告株式会社大原鉄工所、控訴人・被控訴人）の破袋機（Ｙ製品）は、本件特許権に係る特許（本件特許）の特許請求の範囲の請求項１、２及び４記載の各発明（本件特許発明）の技術的範囲に属するから、ＹがＹ製品を生産、譲渡等する行為は、本件特許権を侵害する行為であり、また、ＹからＹ製品を購入した顧客が、業としてＹ製品を使用する行為は本件特許権を侵害する行為であるところ、Ｙが顧客の使用するＹ製品を保守する行為は、顧客によるＹ製品の使用という本件特許権の侵害行為を幇助するものである旨主張して、Ｙに対し、〈１〉特許法１００条に基づき、Ｙ製品の生産、譲渡等の差止め並びにＹ製品及びその半製品の廃棄、〈２〉不法行為による損害賠償請求権に基づき、損害賠償金の一部である２８１６万９０２１円（Ｙ製品の譲渡による損害額２８１０万１９２０円とＹ製品の保守による損害額３５７万９８３７円の合計額の一部）及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた事案である。

　２　原判決（大阪地方裁判所平成２７年５月２８日判決）は、〈１〉Ｙ製品は、本件特許発明１（請求項１に記載された発明）及び本件特許発明２（請求項２に記載された発明）の技術的範囲に属する、〈２〉ＹがＹ製品を譲渡したことによる損害額は１７５６万３７００円（特許法１０２条１項）である、〈３〉ＹがＹ製品を保守したことによる損害賠償請求は理由がないなどとして、Ｘの請求を、〈１〉Ｙ製品の生産、譲渡等の差止め並びにＹ製品及びその半製品の廃棄、〈２〉１７５６万３７００円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める限度で認容し、その余は棄却した。
　　　そこで、Ｘ及びＹが、それぞれ原判決中の敗訴部分を不服として控訴した。

　ここでＹは、１０２条１項における単位数量あたりの利益額に関して、次のとおり、Ｘの製品の価格がＹの製品の価格に比べて高額であるから、利益額の算定の基礎とすべきではないと主張した。
「(ア)　単位数量当たりの利益額
　　ａ　・・・
　　ｂ　Ｘは、甲２３に記載の１４台の製品の粗利益をもって、１台当たりの利益額である旨主張する。
　　　　しかし、１台当たりの利益額を算定するに当たっては、Ｙ製品と同種同等同額の製品のみを基礎とすべきである。甲２３に記載の製品価格は、Ｙ製品の価格（１台当たり約３５０万円）に比べ、高額であり、そもそも、Ｙ製品と競合関係にある製品ではない。」

【争点】
　・　充足論
　　　Ｙ製品１及び２は、本件特許発明１及び２の技術的範囲に属するか否か（構成要件Ｃ、Ｄ、Ｅの充足性）
　・　損害額
　　　特許法１０２条１項に基づく損害額

【判旨】
　　裁判所は、Ｙ製品１及び２が構成要件Ｃ、Ｄ及びＥを充足するとし、本件特許発明１及び２の技術的範囲に属するとした。
　　そして、次のとおり、損害額について判示した。

「４　争点(4)（損害額）について
　(1)　特許法１０２条１項の損害

特許権者等が「侵害行為がなければ販売することができた物」とは、侵害行為によってその販売数量に影響を受ける特許権者等の製品、すなわち、侵害品と市場において競合関係に立つ特許権者等の製品であれば足りると解すべきである。

イ　譲渡数量について
　証拠（乙９５）及び弁論の全趣旨によれば、Ｙは、平成２１年８月２８日から平成２５年３月頃までの間に、シリアル番号「１５０９６」、「１５０９７」、「１５０９９」～「１５１０３」のＹ製品を譲渡したことが認められる。
　また、弁論の全趣旨によれば、Ｙは、シリアル番号「１５０９４」のＹ製品のうち、平成２１年８月２１日に制御操作盤を除く他の部分を、同年１０月１４日に制御操作盤を、それぞれ顧客先に搬入したことが認められる。そして、Ｙ製品は、大要、フレーム部、回転ドラム部、駆動部、制御操作盤により構成されているものであり、このうち制御操作盤は、破袋機の（手動・自動）運転制御を担う構成であり（乙１）、本件特許発明の実施に欠かせないものであるから、制御操作盤が顧客先に搬入されることにより、先に搬入されていた他の構成部分と併せ侵害品としてのＹ製品の譲渡（納品）が完了したものと認められる。
　したがって、平成２１年８月２８日（本件特許権の設定登録の日）から平成２５年３月頃までの間におけるＹ製品の譲渡数量は、合計８台である。

ウ　「侵害行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益額」について

上記事実によれば、Ｘ製品は、本件特許発明１、２の実施品、あるいは、少なくともＹ製品と市場において競合関係に立つ製品に当たるものと認められる。

(イ)　証拠（甲２３）及び弁論の全趣旨によれば、Ｘは、平成２２年１１月２９日から平成２６年３月２８日までの間に、Ｘ製品について１４台の発注を受けたこと、その売上額の合計は９０３９万円であることが認められる。

(ウ)　経費
　証拠（甲２３、２５、２６）及び弁論の全趣旨によれば、ＸにおけるＸ製品の販売、製造、納品の形態に関し、〈１〉Ｘは、Ｘ製品の製造を第三者に外注しており、外注費を含めた上記１４台の仕入額（原材料費、消耗材料費、外注加工費及び納品輸送費等）の合計は、４１２１万１６３１円であること、〈２〉製造されたＸ製品は、外注先から注文者（Ｘの顧客）に直接納品されること、〈３〉Ｘは、Ｘ製品の在庫を保有しておらず、Ｘ製品について製品保険を付していないこと、〈４〉Ｘは、破袋機を専門に取り扱う営業担当者を雇用していないことが認められる。
　上記事実によれば、Ｘ製品の取引における、原材料費、消耗材料費、加工費、納品費用（輸送費を含む）等は、上記〈１〉の仕入額に含まれているものと認められる。また、上記のとおり、Ｘは、破袋機を専門に取り扱う営業担当者を雇用しておらず、上記１４台のＸ製品を製造、販売するために増加した人件費、すなわち、上記〈１〉の仕入額とは別に変動経費として控除すべき人件費が生じていると認めることはできず、さらに、ＸはＸ製品の在庫を保有しておらず、製品について保険を付していないことから、保管費や保険費用等が変動経費として生じていると認めることもできない。
　以上によれば、前記〈１〉の仕入額のほかにＸ製品の売上額から控除すべき変動経費を認めるに足りない。

(エ)　限界利益
　そうすると、Ｘ製品１台当たりの限界利益額は、３５１万２７４０円（（９０３９万円－４１２１万１６３１円）÷１４。円未満切捨て。以下同じ。）と認めるのが相当である。

エ　実施能力について
　Ｙの譲渡数量は８台であって、平均すれば、年間１台か２台程度であること（弁論の全趣旨）、Ｘは、平成２２年１１月２９日から平成２６年３月２８日までの間に、Ｘ製品について１４台の受注実績があること、Ｘは、Ｘ製品の製造を外注していること等の事実に照らせば、本件侵害行為の当時、Ｘには、侵害行為がなければ生じたであろう製品の追加需要に対応してＸ製品を供給し得る能力があったものと認められる。

オ　譲渡数量に単位数量当たりの利益を乗じた額
　譲渡数量に単位数量当たりの利益を乗じた額は、２８１０万１９２０円（３５１万２７４０円×８台）となる。

カ　特許法１０２条１項ただし書の事情（「販売することができないとする事情」）の有無

本件全証拠によるも、破袋機市場における販売シェアの状況や第三者が販売する破袋機の価格は不明である。したがって、上記認定事実をもって、Ｘにおいて、Ｙ製品の譲渡数量に相当するＸ製品を販売することができない事情があるということはできず、他にその事情があると認めるに足りる証拠はない。

(イ)　なお、Ｙは、Ｘ製品の価格は、Ｙ製品の価格に比べ高額である旨主張する。
　証拠（甲２３、乙４１～４５）及び弁論の全趣旨によれば、平成２２年１１月２９日から平成２６年３月２８日までの間に、Ｘが受注したＸ製品１４台のうち、最も低額なものは４１８万円であり、最も高額なもので９５０万円であって、その１台当たりの平均額は約６４５万円であったこと、Ｙ製品の販売価格は、３５０万円程度であることが認められる。しかし、対象製品が破袋機という一般消費者ではなく事業者等の法人を需要者とする製品であり、また、その耐用期間も少なくとも数年間に及ぶものであること（弁論の全趣旨）に照らすと、上記の程度の価格差があるからといって、直ちにＸ製品とＹ製品の市場の同一性が失われるということはできず、他にこれを認めるに足りる証拠はない。

(ウ)　以上のとおり、本件において、特許法１０２条１項ただし書に該当する事情があるということはできない。

キ　Ｙの主張について

(イ)　〈１〉の点について
　　本件特許発明１の「正・逆転パターンの繰り返し駆動」は、前記２(3)のとおり、単なる右回転又は左回転ではなく、右回転と左回転の組合せを１パターンとして、１種ないし複数種類のパターンを繰り返す駆動であって、１パターン内の右回転と左回転は均衡した回転角度とされているものを意味するものと解される。Ｙ製品が１種類の正・逆転パターンの制御しかできないものであったとしても、結局、Ｙ製品は、本件特許発明１及び２を充足するような使用方法が可能である。他方、Ｙ製品に本件特許発明の効果以外の特徴があり、その特徴に購買者の需要喚起力があるという事情が立証されていない以上、寄与率なる概念によって損害を減額することはできないし、特許法１０２条１項ただし書に該当する事情であるということもできない。」

「ク　小括
　以上によれば、特許法１０２条１項に基づく損害額は、２８１０万１９２０円であると認められる。」

【解説】
　特許法１０２条１項は、「特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した物を譲渡したときは、その譲渡した物の数量（以下この項において「譲渡数量」という。）に、特許権者又は専用実施権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を、特許権者又は専用実施権者の実施の能力に応じた額を超えない限度において、特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額とすることができる。ただし、譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を特許権者又は専用実施権者が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものとする。」と規定している。

　ここで、特許権者等が販売することができたはずの物（権利者製品）が、侵害品と同一のものであることを要するかについては、通説、判例は必要ではないと解している。その一番の理由は条文の文言上そのような限定が行われていないことである。権利者製品と侵害者製品の態様が異なる場合、例えば侵害者製品が部品単位で販売されており、権利者製品が部品を組み込んだ製品単位で販売されている場合など、販売価格に差がある場合は、「侵害の行為がなければ販売することができた」関係にあったとしても、いささかバランスを欠くように思われる。しかし、侵害によって特許権者等に機会損失が生じており、損害が発生していること自体は否定できないのであるから、原則として調整は不要であろう。権利者製品と侵害品との販売価格が大きく異なり、明らかにバランスを欠く場合には、ただし書の適用において調整するという見解もある（市川正巳判事「損害１」『知的財産関係訴訟　リーガル・プログレッシブ・シリーズ３』２０５頁、飯田圭弁護士『新・注解特許法」上巻１５７４頁）。※私見としては、販売数量の問題ではないため、推定の覆滅で対応すべきと考える。
　裁判例においては、過去に地裁レベルでは、権利者製品と侵害品の関係は、市場で競合する関係にあれば足り、同一の製品であることを要しない旨を述べる裁判例がみられた（東京地判平成１２年６月２３日「空気の除去および遮断機構付血液採取器事件」、東京高判平成１４年１０月３１日「タコグラフ・チャート用紙原紙事件」など。）。近時では、知財高裁において、本判決と同様に「特許権者等が「侵害行為がなければ販売することができた物」とは、侵害行為によってその販売数量に影響を受ける特許権者等の製品、すなわち、侵害品と市場において競合関係に立つ特許権者等の製品であれば足りる」と述べる判決が出されており（知財高判平成２７年１１月１９日（平成２５（ネ）１００５１））、本判決はこれに続く知財高裁の判例である。

　他方、権利者製品が、特許発明の実施品であることを要するかについては、これを不要とする立場が通説である。
　実施品であることを必要とする見解も有力に主張されているが、実際には特許権者が改良発明を実施しているケースがしばしばあると考えられるから、１０２条１項の適用を受けられないケースが多くなってしまうという問題がある。
　もっとも、特許発明の実施品であることを不要とすると、特許権者に過剰な利益をもたらすことになりかねない。１０２条１項本文は、侵害者の譲渡数量を、侵害行為がなければ特許権者等が譲渡できた数量と推定した上で、同項ただし書きにより、譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を特許権者等が販売することができないとする事情（例えば侵害者のユーザーが、特許権者の製品ではなく第三者の製品を購入したであろうとする事情等）を侵害者の方で主張、立証することとされている。しかし、１０２条１項ただし書きの事情を、侵害者の方で主張、立証することは一般に難しいものである。つまり、全量を特許権者の譲渡数量であるとの推定が維持されるケースが多くなりがちである。
　本判決においては、権利者製品（Ｘ製品）が実施品であることを証拠上認定できないと思われるにもかかわらず、それでも４(1)ウ（ア）において実施品であると言及しているのは、このような１０２条１項の推定を働かせることにおける問題点を意識したからではないかとも思われる。

以上

（文責）弁護士　山口建章