【平成３１年（ネ）第１０００６号（知財高裁Ｒ１・５・２９）】
【判旨】
被告の方法は、本件発明の技術的範囲に属しないと判断した事例。
【キーワード】
敗血症，プロカルシトニン３－１１６，プロカルシトニン１－１１６，文言充足性
事案の概要
本件は，発明の名称を「敗血症及び敗血症様全身性感染の検出のための方法及び物質」とする特許（特許第５２１５２５０号。請求項の数１。以下「本件特許」といい，本件特許に係る特許権を「本件特許権」という。）の特許権者である控訴人が，原判決別紙物件目録記載１の装置（以下「被告装置」という。）及び同目録記載２のキット（以下「被告キット」という。）を用いる敗血症及び敗血症様全身性感染の検出に係る方法（以下「被告方法」という。）が本件特許の特許請求の範囲の請求項１に係る発明（以下「本件発明」という。）の技術的範囲に属し，被控訴人による被告装置の製造，譲渡，輸入，貸渡し，譲渡又は貸渡しの申出（以下「製造等」という。）が本件特許権の間接侵害（特許法１０１条５号）に当たり，被控訴人による被告キットの製造等（ただし，被告キットについては貸渡し及び貸渡しの申出を除く。以下同じ。）が本件特許権の間接侵害（同条４号）に当たると主張して，被控訴人に対し，①特許法１００条１項に基づき，被告装置及び被告キットの製造等の差止め，②同条２項に基づき，被告装置及び被告キットの廃棄を求めるとともに，③本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償として９００万円及びこれに対する不法行為の後である平成２９年９月２日（訴状送達日の翌日）から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
原判決は，被告方法は本件発明の技術的範囲に属するとはいえないとして，控訴人の請求をいずれも棄却した。
控訴人は，原判決を不服として本件控訴を提起した。
以下，控訴審の文言侵害に係る部分についてのみ解説する。
本件特許
特許番号 特許第５２１５２５０号
発明の名称 敗血症及び敗血症様全身性感染の検出のための方法及び物質
出願日 平成２１年６月２６日
出願番号 特願２００９－１５２８４４号
登録日 平成２５年３月８日
本件特許の請求項１は以下のとおり。
Ａ 患者の血清中でプロカルシトニン３−１１６を測定することを含む、
Ｂ 敗血症及び敗血症様 全身性感染を検出するための方法。
被告方法
原審の認定によれば，以下のとおり。
ア 被告装置は，全血又は血漿検体中の成分を、光の照射を受けると蛍光を放出する性質を有する試薬と反応させ，試薬から発せられる蛍光強度を検出する方法によって抗原及び抗体の量を測定する装置であり，被告キットは，プロカルシトニンを検出するために用いられる被告装置の専用試薬である。
被告装置及び被告キットを使用すると，患者の全血又は血漿検体中において，プロカルシトニン３－１１６とプロカルシトニン１－１１６を区別することなく，いずれをも含み得るプロカルシトニンの濃度は測定することができ，医療機関等において，その測定結果が敗血症の鑑別診断等に使用されている（甲３ないし１１，弁論の全趣旨）。
イ プロカルシトニン１－１１６は，合計１１６個のアミノ酸からなるタンパク質であり，そのＮ末端（アミノ末端）側から数えて１番目及び２番目（以下，プロカルシトニンを構成するアミノ酸の順番については，いずれもＮ末端側から数えたものを示す。）のアミノ酸であるアラニン及びプロリンが欠落した部分ペプチドがプロカルシトニン３－１１６である（弁論の全趣旨）
争点
被告方法が本件発明の「患者の血清中でプロカルシトニン３－１１６を測定すること」を充足するか否か。
判旨抜粋
⑵ 前記⑴の記載事項によれば，本件明細書の発明の詳細な説明には，本件発明に関し，次のような開示があることが認められる。
ア 「本発明」は，敗血症等において，プロカルシトニン又はその部分ペプチドの発生に関係する新規の発見から導かれる，新規の診断及び治療の可能性に関する（【０００１】）。
イ 従来技術として，敗血症の危険を有する患者及び敗血症の典型的な症候が見られる患者の血清又は血漿中のプロカルシトニン及びそこから得られる部分ペプチドの測定が，敗血症に至らしめる感染の検出，非感染性の病因との鑑別，重大性の検出，敗血症等の治療の成果の評価にとって有益な診断手段であることが知られていたが，敗血症のケースで形成されるプロカルシトニンが甲状腺のＣ細胞において形成される既知のプロカルシトニン１－１１６と異なるかどうかは，明らかでなかった（【０００２】，【０００６】～【０００８】）。
ウ 「本発明」の開始点は，敗血症等の患者の血清中に比較的高濃度で検出可能なプロカルシトニンが，プロカルシトニン１－１１６ではなく，プロカルシトニン３－１１６であるという発見であり，そこから新規な診断及び治療方法，そこで使用可能な物質等を導き出した（【０００９】，【００１０】）。
２ 争点１（被告方法は本件発明の技術的範囲に属するか）について
⑴ 「患者の血清中でプロカルシトニン３－１１６を測定すること」の意義について
ア(ア) 本件発明の特許請求の範囲（請求項１）の記載によれば，本件発明の「プロカルシトニン３－１１６」は，「患者の血清中」から「測定」されるものであり，測定結果が「敗血症及び敗血症様全身性感染」の「検出」のために用いられることを理解できる。
そして，本件発明の特許請求の範囲（請求項１）には，「プロカルシトニン３－１１６を測定すること」の意義について規定する記載はないが，「測定」とは，一般的に，「長さ，重さ，速さなど種々の量を器具や装置を用いてはかること」（大辞林（第３版））との意味を有する。
したがって，特許請求の範囲の記載によれば，本件発明の「患者の血清中でプロカルシトニン３－１１６を測定すること」とは，患者の血清中のプロカルシトニン３－１１６の量を明らかにすることを意味するものと解される。
(イ) また，本件明細書の発明の詳細な説明には，従来技術として，患者の血清中のプロカルシトニンの測定が，敗血症の検出にとって有益な診断手段であることが知られていたこと，「本発明」の開始点は，敗血症等の患者の血清中に比較的高濃度で検出可能なプロカルシトニンが，プロカルシトニン１－１１６ではなく，プロカルシトニン３－１１６であるという発見であり，そこから新規な診断及び治療方法，そこで使用可能な物質等を導き出したことの開示がある（前記１⑴イ）。一方，本件明細書の発明の詳細な説明には，「プロカルシトニン３－１１６を測定すること」の意義について明示した記載はない。
そして，このような本件明細書の記載に照らしても，本件発明の「患者の血清中でプロカルシトニン３－１１６を測定すること」とは，患者の血清中のプロカルシトニン３－１１６の量を明らかにすることを意味し，その測定結果が敗血症等の検出に用いられることを理解できる。
（中略）
⑵ 被告方法について
前記前提事実のとおり，被告装置及び被告キットを使用すると，患者の検体中において，プロカルシトニン３－１１６とプロカルシトニン１－１１６とを区別することなく，いずれをも含み得るプロカルシトニンの濃度を測定することができ，その測定結果に基づき敗血症の鑑別診断等が行われていると認められるものの，本件全証拠によっても，被告装置及び被告キットを使用して敗血症等を検出する過程で，プロカルシトニン３－１１６の量が明らかにされているとは認められない。
したがって，その余の点について判断するまでもなく，被告方法は，構成要件Ａを充足するものとはいえない。
⑶ 小括
以上によれば，被告方法は，本件発明の技術的範囲に属するものとは認められない。
解説
本件は，原審と同じく，被告方法が本件発明の「患者の血清中でプロカルシトニン３－１１６を測定すること」に該当しないと判断した。
判旨において述べられているように，従前，プロカルシトニン一般を測定することは公知であり，ただ，敗血症の診断にあたっては，擬陽性等が生じうることが知られていたようである1。この点は，裁判所も，「患者の血清中のプロカルシトニン３－１１６をプロカルシトニン１－１１６等と区別することなく測定することとは，患者の血清中のプロカルシトニンを測定することと同義であるところ，本件明細書には，患者の血清中のプロカルシトニン濃度を測定することにより敗血症等を検出する技術は，本件出願の優先日前に従来技術として存在した」と認定している。
これに対して，本件発明は，プロカルシトニン３－１１６が敗血症の診断に役立つというものである。つまり，従前「「患者の血清中のプロカルシトニン３－１１６をプロカルシトニン１－１１６等と区別することなく測定」していたところ，「患者の血清中のプロカルシトニン３－１１６」を測定したことに意味がある。
これに対して，控訴人は，「プロカルシトニン１－１１６と区別してプロカルシトニン３－１１６を測定することを必須とするものではない」と主張したが，裁判所は，党外主張を認めなかった。
以上のように，本件は事例判断ではあるが，検査キットに係る判断として参考になるため，ここに取り上げるものとする。
以上
（文責）弁護士 宅間 仁志
1 http://www.eiken.co.jp/modern_media/backnumber/pdf/MM0612-03.pdf
