【大阪地判令和元年９月１９日（平成３０年（ワ）第５１８９号特許権侵害差止等請求事件）】

【キーワード】
消尽

第１　はじめに

　本件は、共有特許権者の一人である原告が、被告が被告製品を製造販売し、特許権を侵害しているとして差止め等を求めたのに対して、被告製品を製造販売したのは、当該共有特許権のもう一方の共有特許権者である被告Ｐ２（被告の代表取締役）であると認定され、仮に被告製品が特許発明の技術的範囲に属するとしても、共有特許権者が製造し、販売した被告製品については、特許権が消尽しているので、原告による被告製品に対する特許権の行使は認められないと判断された事例である。

第２　事案

１　特許発明
　本件における特許発明は、発明の名称を「養殖魚介類への栄養補給体及びその製造方法」とする特許第３９９９５８５号（以下「本件特許」）にかかる発明である。以下、本件特許の請求項１を引用する。
【請求項１】
貝殻の粉末(１)と，主成分を水酸化マグネシウムとし，その接着力によって前記貝殻の粉末(１)を塊状に固めるバインダー(２)と，が混練固化して塊状体に成形され，且つ該バインダーは該塊状体を海水中に置くことにより時間をかけて貝殻の粉末(１)及びバインダー(２)が徐々に海水中に溶解し該塊状体の形状を小さくするか消失させる結合剤になっていることを特徴とする養殖魚介類への栄養補給体。

第３　主な争点

　被告製品を製造販売したのは、被告会社か、共有特許権者である被告P2（被告会社の代表者）であるか。

第４　判旨（下線は筆者）

「第４ 当裁判所の判断
１ 争点２（被告Ｐ２が製造した被告製品を，被告会社が販売したと認められるか）について
(1) 原告は，被告会社による共有特許権の侵害行為として，被告製品を製造販売したことを主張し，被告会社が被告製品を販売したことは当事者間に争いがないものの，被告らは被告会社が被告製品を製造したことを否認している。そして，被告らは，むしろ，被告製品を製造したのは，共有特許の特許権者（共有者）である被告Ｐ２であり，被告会社が販売したのは，被告Ｐ２が製造した製品であるとして，共有特許権についての消尽の抗弁を主張するが，この点については，原告が否認し，争っている（争点２）。そこで，事案に鑑み，被告製品が共有特許発明の技術的範囲に属すると仮定して，争点２から判断する。
　この点について，被告Ｐ２は，上記被告らの主張に沿う供述をしていることから，この供述の信用性について検討する。また，上述するとおり，原告は被告会社による被告製品の製造を特許権侵害行為として主張するところ，その事実が認められるかについても，ここで検討する。
(2) 後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば，次の事実が認められる。
ア 共有特許明細書には，共有特許に係る栄養補給体の製造方法の例として，
下記(ｱ)ないし(ｳ)の記載がある（甲２）。
・・・（中略）・・・
イ 証拠保全における検証の対象とされた書類及び原告提出の書証によって認定可能な事実
(ｱ) 本件建物の賃借等
 ａ 被告会社は，遅くとも２５年６月には，三重県鳥羽市（以下略）に所在する建物（以下「本件建物」という。）を協同組合鳥羽ファイブから，賃料月１０万円で賃借した（甲１２１の地代家賃等の内訳書）。
 ｂ 被告Ｐ２（ケアシェルサポート）は，平成２７年９月３０日又は同年１０月１日，本件建物を協同組合鳥羽ファイブから，自己の事務室及び作業場として，賃貸期間同年１０月１日から平成２９年９月３０日，賃料月５万円と定めて，賃借した（甲２５）。
 ｃ 被告会社は，平成２７年９月３０日又は同年１０月１日，本件建物を協同組合鳥羽ファイブから，自己の事務室及び作業場として，賃貸期間同年１０月１日から平成２９年９月３０日，賃料月５万円と定めて，賃借した（甲２６）。
 ｄ 平成２８年ないし平成２９年当時，本件建物における電気と水道の供給契約は被告Ｐ２が締結していた（甲７５，７６）。
(ｲ) 液化炭酸ガスのボンベの納品
 証拠保全における検証が実施された平成２９年１１月１５日の時点において，本件建物には名古屋酸素株式会社の液化炭酸ガスのボンベが複数本置かれており，その納品を受けたのは被告Ｐ２（ケアシェルサポート）であった（甲２８の１，２８の２，２９）。
(ｳ) 被告会社の決算報告書及び法人事業概況説明書の記載
 ａ 被告会社の平成２７年度及び平成２８年度の決算報告書（損益計算書や棚卸資産の内訳書）には，肥料と被告製品と養殖資材を仕入れたことと，それらの売上げがあること，棚卸資産として平成２７年度には被告製品が，平成２８年度には被告製品，「しおさい」，ネット等があることが記載されているほか，被告Ｐ２（ケアシェルサポート）に対する売掛金が平成２７年度に７万０６５０円，平成２８年度に３万７８００円（３月分）あること，同人に対する買掛金が平成２７年度に６０万４８００円，平成２８年度に１１０万１６００円（３月分）あることが記載されている。なお，甲１２０及び１２１（解散会社の決算報告書）にあるような，製品の製造原価についての記載や，棚卸資産として原材料（水マグ）があるとの記載はみられない（甲３４，３５，３８ないし４１，４９，５０）。
 ｂ 被告会社の平成２７年度及び平成２８年度の法人事業概況説明書には，肥料と被告製品を仕入れたこと，それらの売上げがあることが記載されている（平成２７年度のものには，被告会社では「しおさい」に加え，被告製品の販売を行っていることも明記されている。）。なお，甲１２１（解散会社の決算報告書）にあるような，被告製品の「材料」を仕入れた旨の記載はみられない（甲５３，５４）。
(3) 被告Ｐ２の供述の信用性の評価等
ア 被告Ｐ２が，被告製品を製造したのは自分（ケアシェルサポート）であり，被告会社は被告製品を仕入れて販売しただけであると，被告らの主張に沿う供述をしていることは，前述のとおりである。
　この供述のうち，被告会社が被告製品を製造せず，仕入れているという主要な部分については，前記認定の被告会社の決算報告書及び法人事業概況説明書の記載内容と整合的である。すなわち，被告会社の平成２７年度と平成２８年度の決算報告書及び法人事業概況説明書には，被告製品を仕入れたことの記載や，被告Ｐ２（ケアシェルサポート）に対する平成２８年３月の買掛金は１００万円を超えていることなどの記載がみられる一方で，甲１２０及び１２１（解散会社の決算報告書）にあるような，製品の製造原価についての記載や，棚卸資産として原材料があることや被告製品の原材料を仕入れた旨の記載はみられないところ，これらの事実は，被告会社が被告製品を製造せず，仕入れている前提でしか理解することはできない。そして，前記認定の根拠として挙げた各書証は，原告が本件訴訟の提起前に申し立てて行われた証拠保全における検証の対象とされた書類又は原告提出の書証であり，これらの書類について被告らが改ざん等する余地はなく，上記各書類に被告会社が被告製品を製造したことをうかがわせる記載がなく，むしろこれを仕入れたと記載されていることは重要な事実である。そして，これと被告Ｐ２の供述が整合していることは，被告製品を製造したのは被告会社ではなく，被告Ｐ２（ケアシェルサポート）であるとする被告Ｐ２の供述の信用性を強く基礎付けるものということができる。
　ここで，原告が被告会社の決算報告書（損益計算書）や法人事業概況説明書（甲３４，３５，５３，５４）の内容は信用できない旨主張することから，その内容の信用性について検討しておくと，被告製品を仕入れたという上記決算報告書等の内容が信用できないというためには，被告会社において被告製品の原材料や製造装置等を用意していたことなど，被告製品を現に製造していたことをうかがわせる事実が立証される必要があるが，本件証拠上，そこまでの事実を認めるに足りる証拠はない。なお，原告は上記決算報告書等について他の書類（乙７の１ないし７の３９）との不整合な点を指摘しているが，その内容に照らせば，そもそも被告Ｐ２の上記供述の信用性に影響を与えるほどの事情とはいえないし，仕入れ個数のずれが直ちに被告会社における被告製品の製造の事実を推認させるとはいえない。
　以上のことを踏まえると，上記決算報告書等の内容のうち，少なくとも被告製品を仕入れた旨の記載部分については，信用性を認めることができる。
イ また，被告Ｐ２の供述は，乙３ないし６，８の１ないし８の３及び２０と整合している。すなわち，これらの書証からは，下記(ｱ)ないし(ｶ)の事実が認められるところ，被告Ｐ２の供述はその事実と整合的である。特に，前記認定の共有特許に係る栄養補給体の製造方法の例（前記(2)ア）及び被告製品の実際の製造方法（前記第２の１(4)イ，エ）によれば，被告製品を製造するには，そのための場所と従業員，原材料（しおさいと６０％水マグ），製造装置，水・電気，炭酸ガス，被告製品を入れるビニール袋が必要であるところ，前記認定事実に加え，下記認定事実によれば，被告Ｐ２はこのうち相当程度を自ら用意していたことになるから，被告Ｐ２の供述は，その主要な部分について，相当程度，書証によって裏付けられているといえる。
(ｱ) 被告Ｐ２は，平成２７年９月１６日，解散会社から，水マグ６０（６０％水マグ。２０㎏／袋）６８袋及び被告製品を入れる肥料袋（ビニール袋）４８５４袋を合計２２万８６０６円（税込。以下同じ。）で購入した（乙４。なお，乙２５）。
(ｲ) 被告Ｐ２は，平成２７年９月１６日，解散会社から造粒機１台を１６万２８７５円で購入した（乙５。なお，乙２５）。
(ｳ) 被告会社は，平成２８年２月５日，解散会社から，被告製品合計５２６袋を１１９万２９６８円で購入したものの，前述のとおり，被告製品の原材料や製造装置は被告Ｐ２が購入し，被告会社はこれらを購入しなかった（乙３）。
(ｴ) 被告Ｐ２（ケアシェルサポート）は，平成２７年１０月１日，被告会社との間で，被告製品その他被告Ｐ２が製造又は販売する商品を継続的に売り渡し，被告会社がこれを買い受けることを内容とする取引基本契約を締結した（乙６）。
(ｵ) 被告Ｐ２は，平成２７年１０月１日，Ｐ３ほか２名の者との間で，カキ殻粉固形物製造補助を従事すべき業務の内容とする雇用契約を締結した（乙８の１ないし８の３）。
(ｶ) 被告Ｐ２は，屋号「ケアシェルサポート」，業種名「製造販売」とする平成２８年分所得税青色申告決算書を作成し，税務申告をしたところ，それには売上（収入）金額が３９１万４３９０円，仕入金額（製品製造原価）６８万６０３４円，給料賃金２１８万８５００円，地代家賃６０万円などと記載されている（乙２０）。
ウ 原告の主張・供述について
(ｱ) まず，原告は，被告会社の決算報告書（損益計算書）や法人事業概況説明書（甲３４，３５，５３，５４）に不自然な点があると主張し，それと同旨の供述をしているが，被告会社が被告製品を仕入れた旨の記載部分の信用性が認められることは，前記判示のとおりであり，これに反する原告の供述は採用できない。
　また，原告は，甲３９の被告製品の数量が６５８袋となっており，甲３８記載の５２６袋との差は被告会社が製造したものであるとも主張する。しかし，被告Ｐ２は数え間違いによるものであると説明しているところ（乙２４，被告Ｐ２供述），被告会社が被告製品の原材料や製造装置等を用意していたことをうかがわせる証拠がないことは前述のとおりであるし，被告会社が被告製品を製造したことをうかがわせる事実も認められない。したがって，数え間違いであるとの被告Ｐ２の説明は否定し難く，上記事実から被告会社が被告製品を製造したと推認することはできない。
　そして，原告が被告会社の書類について指摘するその他の不自然な点については，被告Ｐ２から裏付け証拠（乙３，１６の１ないし１６の３）を伴う形で説明がされており（乙２４，被告Ｐ２供述），その説明を否定すべき事情は認められないし，その他に以上の判断を左右すべき証拠があるとはいえない。
(ｲ) 次に，原告は，被告会社が被告Ｐ２の一人会社であることなどを指摘し，被告Ｐ２の行為は法人である被告会社の行為とみるのが自然であるなどと主張する。しかし，被告Ｐ２は被告会社の代表取締役を務める一方で，「ケアシェルサポート」という屋号で個人事業を営んでいるのであり，直ちに原告主張のように解することはできない。むしろ，前記認定の事実によれば，被告Ｐ２は，個人の立場で，解散会社から被告製品の原材料や製造装置を購入したり，従業員を雇用したり，本件建物を賃借したりするなどしていると認められるから，これらの事実に照らせば，被告Ｐ２の行為を被告会社の行為と評価することはできず，これらの事実は被告Ｐ２が個人の立場で被告製品を製造していたことを基礎付ける事実といえる。
　この点に関し，原告は，甲５２に被告会社が本件建物の６か月分の家賃として６０万円を支払っていたと記載されていることを指摘し，被告製品を製造する本件建物の家賃を被告会社が支出していたと主張するが，甲５２の記載は誤記と認められ（乙２３。なお，甲５２には平成２８年４月から９月までの家賃の支払が記載されておらず，甲５１の記載との連続性からすると，それ自体，不自然なことであるし，乙１９も踏まえると，誤記であるとの乙２３の陳述は信用できる。），原告の上記主張事実を認めることはできない。
(ｳ) また，原告は，被告Ｐ２が被告製品の原材料等を被告会社の利益を使って仕入れていたとして，被告製品の所有権を原始取得するのは被告会社である旨主張する。しかし，被告会社が被告製品の原材料等を自ら仕入れていたことを認めるに足りる証拠はないし，被告らが取引基本契約を締結し，被告Ｐ２が被告会社に被告製品を販売していたことをもって，原告主張のように評価することはできない。
　むしろ，前記認定の事実によれば，被告Ｐ２は被告製品を被告会社に販売し，そこから被告製品の製造に係る経費を回収していたと認めるのが相当である。したがって，被告製品の所有権は被告Ｐ２が製造することによって発生し，被告会社に販売されることによって，被告会社がその所有権を取得したものと認められるから，原告の上記主張は採用できない。なお，被告会社は被告Ｐ２が全株式を有する一人会社であるから（被告Ｐ２供述，弁論の全趣旨），被告ら間の取引基本契約ないし売買契約が民法１０８条本文や会社法３５６条１項により無効となることはないと解される（最高裁昭和４５年８月２０日判決・民集２４巻９号１３０５頁参照）。
(ｴ) 原告は被告会社の従業員数に照らせば，被告会社が被告製品を製造していないのは不自然であることも主張するが，被告会社の従業員は，被告Ｐ２自身を除けば，被告Ｐ２の妻と，女性１人で，同人らの勤務時間は少なく，被告会社は「しおさい」の販売業務等も行っているから（乙２４，被告Ｐ２供述），原告指摘の点が特別不自然であるとはいえない。
　それだけでなく，原告は，被告Ｐ２が自ら被告製品を販売せず，被告会社が販売している点について不自然である旨指摘しているが，被告Ｐ２は，顧客が法人から仕入れたいと要望することがある旨供述しており，この説明自体，不自然，不合理なものとはいえない。
(ｵ) 以上より，原告の主張・供述を採用することはできず，原告供述によって被告会社が被告製品を製造していたことを認めることはできないし，被告Ｐ２の供述の信用性が否定されるともいえない。
エ 以上のことに加え，被告Ｐ２の主張・陳述は本件訴訟の提起以来一貫していたことも踏まえると，被告製品を自ら製造し，被告会社に販売していた旨の被告Ｐ２の供述は全体として採用することができる。また，原告は被告会社が被告製品を製造していたと主張するが，これを認めるに足りる証拠はないから，この原告の主張は採用できない。
(4) まとめ
　共有特許権の共有者である被告Ｐ２（ケアシェルサポート）は，原告の同意を得ることなく，共有特許発明を実施することができるから，被告Ｐ２が，仮に共有特許発明の実施品として被告製品を製造し，これを被告会社に販売した場合には，共有特許権はその目的を達成したものとして消尽し，共有特許権の共有者である原告は，被告会社が被告製品を譲渡等することに対し，特許権を行使することはできないものと解される。
　なお，被告会社は解散会社から購入した被告製品を第三者に販売したこともあったが，これは共有特許権の特許権者である原告及び被告Ｐ２から実施の許諾を受けて製造され，被告会社に販売されたものであるから，同じくその被告製品についても共有特許権は消尽したと解される。
　したがって，被告製品が共有特許発明の構成と均等なものとして，その技術的範囲に属するか否かを論ずるまでもなく，被告製品の製造販売による共有特許権の侵害を理由とする原告の請求には理由がないこととなる。」

第５　検討

　共有にかかる特許権の共有特許権は、他方の共有特許権者の許諾を得ることなく、特許発明を実施することができる（特許法７３条２項）。
　本件における特許権は、原告と被告Ｐ２（被告会社の代表取締役）の共有にかかるものであった。したがって、被告P2は、原告の許諾を得ることなく、特許発明の実施をすることができるから、被告P2が被告製品を製造することは、特許権の侵害とはならない。
　特許権者が、特許発明の実施品を製造し，これを販売した場合には，共有特許権はその目的を達成したものとして消尽し，特許権者は、その実施品に対して、特許権を行使することはできない。このことは、共有特許権者の一方が製造販売した製品についても同様である。
　本件では、被告製品を製造し、被告会社に販売したのは、共有特許権者である被告Ｐ２であると認定され、被告製品については特許権が消尽するので、権利行使はもはや認められないと判断された。
　被告製品を製造したのは被告P2であるという認定は、被告P2の証言とそれを裏付ける被告会社の決算報告書及び法人事業概況説明書の記載に基づきなされた。
　そして、被告会社の決算報告書及び法人事業概況説明書は、原告が本件訴訟の提起前に申し立てて行われた証拠保全における検証の対象とされた書類又は原告提出の書証であったことが興味深い。

以上
（文責）弁護士　篠田淳郎