【令和6年5月16日(東京地裁 令和5年(行ウ)第5001号)】
【キーワード】
AI、人工知能、自然人、発明者、AI発明、ダバス(DABUS)
【事案の概要】
原告は、「フードコンテナ並びに注意を喚起し誘引する装置」に係る発明について、特許協力条約に基づく国際出願を行い、その国内書面(特許法184条の5第1項)における発明者の氏名として、「ダバス、本発明を自律的に発明した人工知能」と記載した。
これに対し、特許庁長官は、原告に対し、発明者の氏名として自然人の氏名を記載するよう補正を命じたが(同条第2項)、原告はこれに応じなかったため、当該出願を却下する処分をした(同条第3項、以下「本件処分」という)。
本件は、原告が被告(国)に対し、特許法にいう「発明」は「AI発明」も含むのであり、また、AI発明に係る出願においては発明者の氏名が必要的記載事項ではないと主張して、本件処分の取消しを求めた事案である。
【判旨(抜粋)】
裁判所は、以下のとおり述べて、原告の請求を棄却した(なお、下線部は筆者による)。
「1 我が国における「発明者」という概念
知的財産基本法2条1項は、「知的財産」とは、発明…【中略】…その他の人間の創造的活動により生み出されるもの…【中略】…をいうと規定している。上記の規定によれば、同法に規定する「発明」とは、人間の創造的活動により生み出されるものの例示として定義されていることからすると、知的財産基本法は、特許その他の知的財産の創造等に関する基本となる事項として、発明とは、自然人により生み出されるものと規定していると解するのが相当である。
そして、特許法についてみると、発明者の表示については、同法36条1項2号が、発明者の氏名を記載しなければならない旨規定するのに対し、特許出願人の表示については、同項1号が、特許出願人の氏名又は名称を記載しなければならない旨規定していることからすれば、上記にいう氏名とは、文字どおり、自然人の氏名をいうものであり、上記の規定は、発明者が自然人であることを当然の前提とするものといえる。また、特許法66条は、特許権は設定の登録により発生する旨規定しているところ、同法29条1項は、発明をした者は、その発明について特許を受けることができる旨規定している。そうすると、AIは、法人格を有するものではないから、上記にいう「発明をした者」は、特許を受ける権利の帰属主体にはなり得ないAIではなく、自然人をいうものと解するのが相当である。
他方、特許法に規定する「発明者」にAIが含まれると解した場合には、AI発明をしたAI又はAI発明のソースコードその他のソフトウェアに関する権利者、AI発明を出力等するハードウェアに関する権利者又はこれを排他的に管理する者その他のAI発明に関係している者のうち、いずれの者を発明者とすべきかという点につき、およそ法令上の根拠を欠くことになる。のみならず、特許法29条2項は、特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下「当業者」という。)が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、進歩性を欠くものとして、その発明については特許を受けることができない旨規定する。しかしながら、自然人の創作能力と、今後更に進化するAIの自律的創作能力が、直ちに同一であると判断するのは困難であるから、自然人が想定されていた「当業者」という概念を、直ちにAIにも適用するのは相当ではない。さらに、AIの自律的創作能力と、自然人の創作能力との相違に鑑みると、AI発明に係る権利の存続期間は、AIがもたらす社会経済構造等の変化を踏まえた産業政策上の観点から、現行特許法による存続期間とは異なるものと制度設計する余地も、十分にあり得るものといえる。このような観点からすれば、AI発明に係る制度設計は、AIがもたらす社会経済構造等の変化を踏まえ、国民的議論による民主主義的なプロセスに委ねることとし、その他のAI関連制度との調和にも照らし、体系的かつ合理的な仕組みの在り方を立法論として幅広く検討して決めることが、相応しい解決の在り方とみるのが相当である。グローバルな観点からみても、発明概念に係る各国の法制及び具体的規定の相違はあるものの、各国の特許法にいう「発明者」に直ちにAIが含まれると解するに慎重な国が多いことは、当審提出に係る証拠及び弁論の全趣旨によれば、明らかである。
これらの事情を総合考慮すれば、特許法に規定する「発明者」は、自然人に限られるものと解するのが相当である。
したがって、特許法184条の5第1項2号の規定にかかわらず、原告が発明者として「ダバス、本発明を自律的に発明した人工知能」と記載して、発明者の氏名を記載しなかったことにつき、原処分庁が同条の5第2項3号に基づき補正を命じた上、同条の5第3項の規定に基づき本件処分をしたことは、適法であると認めるのが相当である。」
【若干のコメント】
本件は、自然人がAI関連の発明(AI関連発明)を行ったという場面ではなく、AIが自律的行った発明(AI発明)について、AIの発明者適格性が問題となった事例である。
原告は、AIの発明者適格性について、現行の特許法の規定内容を踏まえた解釈を展開するとともに、発明者にAIが含まれない場合の不都合性についても以下のような興味深い主張もした。これに対し、裁判所は、現在の特許法は発明者が自然人であることを前提とし、AIが発明者になることを想定していないと判断した。そして、原告の主張した前記不都合性について特に触れず、「AI発明に係る制度設計は、AIがもたらす社会経済構造等の変化を踏まえ、国民的議論による民主主義的なプロセスに委ねる」とした。
- AI発明が現実に存在するにもかかわらず、当該AI発明が引用発明にならないとすると、これと同一の内容の発明をした者は、その発明について新規性要件で拒絶されることがない。
- 【発明者】の【氏名】の欄に適当な自然人を特定してAI発明の保護を受ける場合、当該発明が別の特許要件を充足する限り、AI発明の冒認出願を事実上容認、助長、奨励することにつながる。また、誤ってAI発明に特許が付与された場合、特許法123条2項によれば、当該発明について冒認出願による無効理由を主張できる者も存在しないことになる。
本件で発明者適格性が問題となったDABUSは、Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience(統合知覚力の自律ブートストラップデバイス)の略語であり、スティーヴン・ターラー博士により開発されたAIシステムである[i]。
DABUSを発明者とする特許出願は、これまで複数の諸外国(地域)において行われているが、概ねDABUSの発明者適格性は否定されてきた。一方で、諸外国のみならず、日本においても、AI発明の保護に関する議論、ガイドライン等の制定が盛んになってきている。
知的財産戦略本部「AI時代の知的財産権検討会」85頁(2024年5月)によれば[ii]、「AI を利用した発明についても、モデルや学習データの選択、学習済みモデルへのプロンプト入力等において、自然人が関与することが想定されており、そのような関与をした者も含め、発明の特徴的部分の完成に創作的に寄与したと認められる者を発明者と認定すべきと考えられる。」とする一方で、今後の技術進展により、AIの自律的な発明の取扱いやAI自体の権利能力については、国際動向等を踏まえながら検討を進めることが望ましいとしている。
また、特許庁「AIを利活用した創作の特許法上の保護の在り方に関する調査研究」(調査実施事業者:デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社)(2024年4月)では[iii]、「AI による自律的な発明の取扱いに関する課題」の有識者を対象としたアンケートの興味深い調査結果が示されている。
具体的には、AI発明について、発明の技術的特徴部分の創作過程に関与した者を発明者とする現行の発明者要件の考え方で対応できるという意見が多数であり、今後AI技術の進展により人間の関与が小さくなったとしても、創作的に関与する者がいる限り、その者を発明者として認定すれば良いという意見であった。つまり、有識者の議論によれば、現行の特許法の考え方を維持すべきという適切とされている。一方、今後も引き続きAI関連技術の技術進展を注視しつつ、適切な発明の保護の在り方を検討するとのことであった。
既存の知的財産法の枠組みでは、自然人の精神活動による技術的思想の創作が要求されるため、本件出願に係る発明に法的保護を与える根拠がなく、自然人による生成行為からある程度離隔した行為に対しても、自然人による創作行為と評価する必要性が生じるという意見もある[iv]。
しかし、発明の創作過程において、(自然人よりも)AIが自律的かつ効率的に高度な発明を創出していく様な世界は、想定以上に近い未来に実現しそうである。知的財産法関連の制度の再検討が迫られているのは事実であり、「AI発明」という切り口が、特に知的財産法における「創作」の概念や法的主体のあり方の変容の契機になるであろう。
以上
弁護士 藤枝典明
[i] https://www.taiyo-nk.co.jp/dabus/dabus02.html
[ii] https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/chitekizaisan2024/0528_ai.pdf
[iii] https://www.jpo.go.jp/system/patent/gaiyo/sesaku/ai/document/ai_protection_chousa/zentai.pdf
[iv] 平嶋竜太「Generative AIによる生成物をめぐる知的財産法の課題」74頁(Law and Technology別冊 知的財産紛争の最前線No.9)