【令和６年１０月１日（大阪地裁　令和４年（ワ）第９６９６号　損害賠償請求事件（甲事件）、令和４年（ワ）第１０９６８号　特許権移転登録手続請求事件（乙事件））】

 

【キーワード】

発明者性

 

【事案の概要】

　本件は、医療法人Ａと、株式会社Ｂと、公益財団法人Ｃとの間の紛争である。
　具体的には、本件では、①医療法人Ａが、公益財団法人Ｃに対して、ＡＣ間で締結された研究受託契約（本件契約）上の協議義務及び守秘義務違反を前提とする債務不履行に基づく損害賠償を請求しており（甲事件）、かつ、②医療法人Ａ及び株式会社Ｂが、公益財団法人Ｃに対して、公益財団法人Ｃが保有する特許権（本件特許権）に係る発明（本件発明）につき、Ａ１（医療法人Ａの代表者）及びＢ１（株式会社Ｂの取締役）が共同発明者であることを前提とする、特許法７４条１項に基づく移転登録手続が請求されている。
　若干複雑であるため、事案の概要を図示すると、以下のとおりである。なお、各個人を示す符号は、判決文のものから変更している。

　本稿では、本件（乙事件）の争点のうち、Ａ１及びＢ１の発明者性について取り上げる。
　なお、本件には、発明者性以外にも、裁判の経緯（当初は、神戸地裁にて第一審判決が下されたものの、大阪高裁により、管轄違いとして当該判決が取り消された）、本件契約中の権利帰属条項における協議義務違反の有無、当該契約における守秘義務違反の有無、発明者名誉権、特許無効審判請求と特許権移転登録手続請求が並行してなされた場合の信義則・禁反言違反の有無（傍論）等、興味深い論点が多数存在する。これらの論点については、判決文を直接参照願いたい（https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/540/093540_hanrei.pdf）。

 

【判決（抜粋）】

　裁判所（大阪地裁民事２６部）は、以下のとおり判示し、Ａ１の発明者性を認めず、Ｂ１の発明者性を認めた（強調は筆者による。また、判決文中の「Ｐ１」を「Ａ１」に、「Ｐ２」を「Ｂ１」に置換している。なお、発明者性の判断結果によらず、結局は、移転登録請求は認められなかった。）。

６　争点６（Ａ１が本件発明の共同発明者であるか）について (1)　前記認定のとおり、本件発明は、Ａ１の、生体由来の物質以外のものを用いて活性型ＧｃＭＡＦを効率的に合成したいという着想に端を発するものであると認められる。しかし、自然法則を利用した高度な技術的思想たる発明に対し、法的保護を与える特許制度の趣旨に鑑みれば、発明者たり得るためには、特許請求の範囲に記載された発明の構成のうち、当該発明特有の課題解決手段を基礎づける部分に実質的に関与し、その技術手段を完成させた者であることを要し、課題の提供を行うにとどまった者は発明者に該当しないものということが相当である。 (2)　かかる観点から、Ａ１の関与を検討するに、前記認定事実からすると、Ａ１は…報告を受け、これに対する印象を述べたり、契約等に関する手続的な関与をしたりはしているものの、１ステップの合成法について、具体的な提案をしたり、示唆を与えたりはしていない。 (3)　そうすると、Ｐ１は、本件発明に関し、いわばスポンサー的な役割を果たしていたにとどまり、課題解決手段を基礎づける部分に対する実質的な関与をしていたものとは認められず、本件発明の発明者であるとは認められない。 ７　争点７（Ｐ２が本件発明の共同発明者であるか）について (1)　前提事実及び前記認定事実によると、本件発明は、活性型ＧｃＭＡＦの合成に関するものである。そして、被告指摘のとおり、培養細胞を用いてタンパク質を合成する手法自体は公知であり、効率的に活性型ＧｃＭＡＦを得られるための細胞タイプの選択や培養条件の発見が当該発明特有の課題解決手段を基礎づける部分に当たることはいうまでもなく、これを行ったのがＰ３（引用注・被告である公益財団法人Ｃの先端医療研究センター長を務める研究者）及び被告職員であることは事実である。しかし、そのような試行錯誤の結果として得られたタンパク質が、目的の活性型ＧｃＭＡＦであるか否かの検証も、発明の完成を左右する重要な部分であることは否定できない。 　この点、Ｐ２は、一般的なＴＯＦ－ＭＳ解析等を行った後、高度な解析を試みるための提案をしており、単なる解析にとどまらない関与を行っている（甲４２、４８）。とりわけ、マクロファージ貪食活性化能試験を行い、活性の有無を調査した点（甲４７）は、よりよい細胞や培養方法を決定することに貢献したものとも評価し得る。 (2)　上記の本件発明においてＰ２が果たした役割に加え、ビタミンＤアフィニティカラムの合成を行ったこと（乙５。訂正後の本件特許の請求項３）に照らすと、Ｐ２は、本件発明につき、課題解決手段を基礎づける部分に実質的かつ重要な関与をしていたというべきであり、本件発明の発明者であると認められる。

【筆者コメント】

　特許法上、「発明者」の定義は存在しない。
　そこで、裁判例に目を向けると、「発明」は「技術的思想の創作」であることから（特許法2条1項）、発明者に該当するためには、技術的思想の創作行為に現実に加担したことが必要であり、単なる管理者・単なる補助者・単なる後援者などは発明者に該当しないとされる（東京地判平成17年9月13日（平成16年（ワ）第14321号））。
　また、東京地判平成18年1月26日（平成14年（ワ）8496号）は、発明者の認定について以下のとおり述べている。
「発明者たり得る者、つまり、技術思想の創作に貢献した者とは、新しい着想をした者あるいは同着想を具体化した者の少なくともいずれかに該当する者でなければならない。すなわち、新しい着想をした者は、原則として発明者であるものの、この着想とは、課題とその解決手段ないし方法が具体的に認識され、技術に関する思想として概念化されたものである必要があり、単なる思いつき以上のものでなければならない。」
　上記裁判例に記載された「着想」と、特許発明が解決すべき「課題」が等しい概念であるとは限らないが、吉藤幸朔著『特許法概説第10版』（有斐閣、1994年）140頁によれば、「着想の提供」は、「課題の提供又は課題解決の方向づけ」であると整理されている。この考え方に則るならば、新しい課題を提供した者は、その解決手段の具体化に関与していなくとも発明者となり得る余地があろう。筆者の私見ながら、現在の特許出願実務上、そのような者が発明者として取り扱われている例は多く存在すると思われる。

　一方で、知財高判平成20年9月30日（平成19年（行ケ）第10278号）は、発明者の認定に関し次のように述べている。
「発明者とは、自然法則を利用した高度な技術的思想の創作に関与した者、すなわち、当該技術的思想を当業者が実施できる程度にまで具体的・客観的なものとして構成するための創作に関与した者を指すというべきである。もとより、発明者となるためには、一人の者がすべての過程に関与することが必要なわけではなく、共同で関与することでも足りるというべきであるが、複数の者が共同発明者となるためには、課題を解決するための着想及びその具体化の過程において、発明の特徴的部分の完成に創作的に寄与したことを要する。」
　この判示内容からすれば、どちらかというと、解決手段の具体化に重きが置かれているようにも読める。そうすると、新たな課題のみを提供し、その解決手段の具体化に関与しなかった者が発明者に該当するか否かが問題となろう。

　本件では、「課題の提供を行うにとどまった者は発明者に該当しない」ということが明言された。
　これが、①本件についての個別の事情に所以する判示なのか、②「公知の課題の提供を行うにとどまった者は…」という趣旨であるのか、それとも、③課題提供のみを行った者は発明者に該当しないことを真に明言したものであるのかは判然としない。判決文の文言上は、③の趣旨であるようにも読めるところ、この基準が定着すれば、発明者を認定する際の実務に対して相応の影響を与える可能性がある。
　以上のとおり、本件は、「発明者」の基準について一石を投じる裁判例となり得ることから、ここに紹介する次第である。

 

以上
弁護士・弁理士　奈良大地