【令和6年4月10日(知財高裁 令和5年(行ケ)第10141号) 審決取消請求事件(商標)】

 

【判旨】

 本件は、「知財実務オンライン」の標準文字商標について、拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決に対する取消訴訟である。原審決は、本願商標を指定商品・役務である「知的財産(権)に関する商品及び役務」に使用した場合、需要者は単に「オンラインで提供される知的財産(権)に関する実務についての商品及び役務」すなわち単に商品の品質または役務の質を表示したものと一般に認識するから、商標法3条1項3号に該当し、同条2項の要件も具備しないと判示していた。裁判所は、「〇〇オンライン」のように「オンライン」の文字を末尾に配する標章の一般的な実情に照らせば、需要者は、いずれも「オンライン」の前に示される商品または役務をオンラインで提供すると認識するものと認められるなどとして、審決の判断を維持した。

 

【キーワード】

商標法3条1項3号、商標法3条2項、商標の識別力

 

1 事案の概要

 本件の商標(本願商標)は、「知財実務オンライン」の文字を標準文字で表してなるものであり、指定商品として第9類「定期的に発行される知的財産に関する電子出版物の閲覧のための電子計算機用プログラム」等、指定役務として第41類「知的財産に関するセミナーの企画・運営又は開催(動画配信プラットフォームを通じて各回異なる内容のものが定期的又は逐次的に提供されるものに限る。)」等が指定されていた。
 原審決は、本願商標は、指定商品・役務である「知的財産(権)に関する商品及び役務」に使用した場合、需要者は単に「オンラインで提供される知的財産(権)に関する実務についての商品及び役務」、すなわち単に商品の品質または役務の質を表示したものと一般に認識するから、商標法3条1項3号に該当し、同条2項の要件も具備しないと判断していた。
 これに対し、原告は、本願商標は定期刊行物の題号と同様に自他商品役務識別力を認めるべきであるなどと主張していた。具体的な取消事由は以下の2つである。

① 商標法3条1項3号該当性の判断の誤り(取消事由1)
② 商標法3条2項該当性の判断の誤り(取消事由2)

 

2 裁判所の判断

(1)取消事由1(商標法3条1項3号該当性の判断の誤り)について

 まず、裁判所は、本願商標の商標法3条1項1号該当性について、「オンライン」の前に「知的財産に関する実務」を意味する一般的な用語である「知財実務」を結合させた本願商標は、一般的な取引の実情からみて、「知的財産に関する実務の情報をオンラインで提供するもの」、すなわち商品の品質又は役務の質を表示したものと認識されるとともに、取引に際し必要適切な表示として何人もその使用を欲するものであると認められるなどとして、本願商標が商標法3条1項3号に該当すると判示した。

※判決文より引用(下線部は筆者付与)

 (3) 本願商標の構成中の「知財実務」の文字は「知的財産に関する実務」を意味する一般的な用語であり、また、「オンライン」の文字は「コンピューターの入出力装置などが、中央処理装置と直結している状態。また、通信回線などによって、人手を介さず情報を転送できる状態。」を意味する用語であり(大辞泉第2版)、英語の「online」とともに、「インターネットに接続した状態」、「インターネットを利用した」等を意味する用語として一般的に用いられていると認められる(乙1~4、弁論の全趣旨)。
 さらに、「〇〇オンライン」と「オンライン」の文字を末尾に配する標章(「〇〇オンライン」標章)の一般的な実情をみると、当事者が主張において挙げるものに限っても、別紙2「『オンライン』を末尾に付す標章の一覧表」に記載の用例がある。これらの用例を大別すると、①「オンライン」の前の文字が、提供される商品又は役務の一般的名称と理解されるもの(事例1~5、16,18,20~25、27~29)と、②「オンライン」の前の文字が、それ自体としても識別力を有する標章として機能すると同時に、「オンライン」の文字と組み合わされて全体として一つの標章ともなっているもの(事例6~11、14,15、26、30、34、35)に分けられる(分類の部妙なものは例示から除いた。)。
 このような標章に接した需要者の一般的な認識としては、上記①の事例であれば、「オンライン」の前の一般的な名称に係る商品又は役務をオンラインで提供するものと認識し、上記②の事例であれば、「オンライン」の文字の前に示される識別標識に係る商品又は役務をオンラインで提供するものと認識するものと認めるのが相当であり、いずれにおいても、「〇〇オンライン」標章中の「オンライン」の文字が果たす意味合いは本質的に同じといってよい。
 そうすると、「オンライン」の前に「知的財産に関する実務」を意味する一般的な用語である「知財実務」を結合させた本願商標は、上記の一般的な取引の実情からみて、「知的財産に関する実務の情報をオンラインで提供するもの」、すなわち商品の品質又は役務の質を表示したものと認識されるとともに、取引に際し必要適切な表示として何人もその使用を欲するものであると認められる。そして、本願指定商品役務の取引の分野において、これと異なる取引の実情があることを窺わせる証拠はない。

 原告は、本願商標が商標法3条1項3号に該当しないことの根拠として、①第三者に使用されていない、②商品又は役務の特徴等を間接的に表示するものである、③一定の意味を有しない造語である、④商品、役務名又はブランド名の語尾に「オンライン」の文字を付した標章は、ウェブサイトやYouTubeのチャンネルにおいて出所識別標識として認識される態様で使用されている、⑤本願指定商品役務の性質及び取引の実情は定期刊行物と共通するから、定期刊行物の題号と同様に本願商標の自他商品役務識別力を認めるべき、といった根拠を挙げていたが、裁判所は上記の点について個別に検討の上、原告の主張をいずれも棄却した。

 (4) 上記認定と異なる原告らの主張は、以下の理由により、いずれも採用できない。
 ア 原告らは、本願商標が第三者に使用されていない事実を取引の実情として考慮すべきであると主張する。
 しかし、上記のとおり、本願商標は「知財実務」と「オンライン」の文字の意義及び「オンライン」の文字を末尾に付する標章の一般的な実情からみて、商品の品質又は役務の質を表示したものと認識されると認められ、この認定は、第三者が使用する事実があれば更に裏付けられるということはできても、第三者が使用する事実がないからといって左右されるものではない。

 イ 原告らは、本願商標は商品又は役務の特徴等を間接的に表示するものである、あるいは一定の意味を有しない造語であると主張する。
 しかし、本願商標は「知的財産に関する実務の情報をオンラインで提供するもの」として需要者に認識され、その内容に一定の幅があるとしても、いずれにせよ商品の品質又は役務の質を表示したものと理解されることに変わりはなく、一定の意味を有しない造語であるとはいえない。

 ウ 原告らは、商品、役務名又はブランド名の語尾に「オンライン」の文字を付した標章は、ウェブサイトやYouTubeのチャンネルにおいて出所識別標識として認識される態様で使用されていると主張する。
 しかし、別紙2の各事例は、「オンライン」の前の文字がそれ自体として出所識別標識として機能しているものを除き、「オンライン」の文字を付すことによって出所識別標識として認識される態様で使用されているとは認められない。事例16の「神社仏閣オンライン」に係る甲3のSNSの投稿は、この認定を左右するものではない。

 エ 原告らは、本願指定商品役務の性質及び取引の実情は定期刊行物と共通するから、本願商標については定期刊行物の題号と同様に自他商品役務識別力を認めるべきである旨主張する。
 しかし、新聞、雑誌等の定期刊行物の商品については、個人の著作物である書籍と異なり、主として特定の新聞社・出版社が継続的に編集・発行するものであって、その内容は新聞社・出版社ごとに異なり(題号と関わりの薄い記事が掲載されることも含まれる。)、その題号が品質・内容を示すものであっても出所識別標識としての機能を果たし得るという、他の商品と異なる取引の実情が認められるものである(原告らの引用する大審院昭和7年6月16日判決も、これと同旨と解される。)。
 そして、このような定期刊行物を電子化した電子定期刊行物についてはともかく、本願指定商品役務について、定期刊行物と同様の取引の実情があると認めるに足りる証拠はない。
 例えば、オンラインによる映像等の提供を内容とする指定役務⑩、⑪についていえば、YouTubeなどに代表されるインターネット上の動画投稿・共有サービスは原則として誰もが簡便に動画を投稿できるものであるから、「知的財産に関する」、「各回異なる内容のものが定期的又は逐次的に提供される」といった限定が付されたからといって、新聞、雑誌等の定期刊行物と同様の取引の実情があると認めることはできない。
 原告らは、商標審査基準改訂における放送番組の番組名に係る議論に言及して、「番組」に関する商品・役務のうち「各回異なる内容のものが定期的又は逐次的に提供されること」が明確になっているものは定期刊行物と同様であると主張するが、そもそもオンラインによる映像等の提供については、映像等の内容、性質に多様なものが含まれることからすれば、「放送番組」の一部がオンラインでも提供されている現状を考慮しても、放送番組そのものと同様の取引の実情があるとは認められない。
 また、知的財産に関する定期的に発行される電子出版物(指定商品⑤)についても、このうち個人の著作する書籍に相当するものについては、直ちに新聞、雑誌等の定期刊行物と同視することはできない。
 なお、近年の電子技術や通信技術の発達に伴い、情報コンテンツ及びその伝達手段が拡大・多様化しており、新聞社・出版社による「定期刊行物」、テレビ局・ラジオ局による「放送番組」といった従来からの商品役務とそれ以外のオンラインにより伝達される情報コンテンツとの境界も変容しつつあることは事実であるが、そうであるからといって、従来からの取引において長年にわたり形成された「定期刊行物」に係る取引の実情が、オンラインによる映像等の提供について直ちに認められることにはならない。

 

(2)取消事由2(商標法3条2項該当性の判断の誤り)について

 また、原告は、原告がYoutubeに継続的に投稿してきた動画(約3年4か月間において191件)において本願商標が使用されていたこと等を理由として、本願商標が商標法3条2項に基づく識別力を獲得していると主張したが、裁判所は以下のとおり判示し、本願商標が商標法3条2項に該当しないとした原審決の判断を維持した。

2 取消事由2(商標法3条2項該当性の判断の誤り)について
 (1) 原告らは、本願商標は、本件チャンネル及び本件動画において使用されたことにより、本願指定商品役務に関し自他商品役務の識別力を獲得している旨主張する。

 (2) 証拠(甲2、7、18、44、47の1~7、48の1~7、49、50の1・2、53)及び弁論の全趣旨によれば、原告らは、平成2年6月以降、YouTubeにおいて、そのほとんどの動画名に「知財実務オンライン」の文字を付した本件動画を毎週木曜日に継続して投稿し配信していること、各動画は各回ごとに異なるゲストが出演し、知財実務に関する様々な情報を提供する内容で、1回の再生時間は概ね1時間半~2時間程度であり、本件審決日(令和5年10月19日)までの約3年4か月間において191の動画が投稿されていること、ゲスト出演者は国内外の弁理士、知的財産権を扱う弁護士、企業の知財部所属者のほか、内閣府、特許庁の担当職員、WIPO日本事務所所長、知的財産権の分野で著名な弁護士(元知財高裁所長を含む。)、学者も含まれていること、本件動画を表示、配信する本件チャンネルの名称は「知財実務オンライン」であり、上記同日におけるチャンネル登録者数は4100人であって、特許庁のチャンネルを含め知財実務に関する同種の動画を配信するYouTubeチャンネルの中で最も多いことが認められる。

 (3) 上記認定によれば、原告らによる本件動画の提供は、指定役務⑦、⑨~⑫に当たるものと認められるから、原告らは、これらの指定役務について本願商標を使用し、一定の認知を得るなど、この指定役務に関する限り、知財分野で一定の地歩を築いているということはできる。
 他方、指定商品①~⑥及び指定役務⑧については、原告らが本願商標を使用した事実は認められない。

  (4) そこで進んで、指定役務⑦、⑨~⑫に関して、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができるもの(自他役務識別力を獲得している)といえるかについて検討する。

 ア 3年4か月という使用期間について、原告らは、自他役務識別力を獲得するために必ずしも長期間は必要でなく、動画配信サービス自体歴史が浅いこと、知的財産分野におけるYouTubeチャンネルの中では短いものではないことを主張する。
 この点、もちろん、商標法3条2項の適用に当たって一定の年月以上の使用が必要条件となるものではないが、長期間にわたり使用された事実は、使用の頻度、需要者への露出の多さなどの要素と相まって、自他役務識別力の獲得を認める方向での重要な要素となるところ、3年4か月という使用期間はさほど長期間とはいえない。原告らの挙げる同種のYouTubeチャンネル(甲47の1~7、48の1~7)との比較における使用期間の長短に、特段の意味は認め難い。

 イ 原告らは、令和3(2021)年度の知財業界の人口は4万3774人であり、本件チャンネルの登録者数はその約10%を占めるから、知的財産分野におけるYouTubeチャンネルの中で登録者数が第1位であることと併せ、本願商標の自他役務識別力の獲得を裏付ける旨主張する。
 しかし、原告らが知財業界の人口として挙げる数字は、特許庁が「令和4年(2022年)知的財産活動調査結果の概要」(甲32)として公表した、建設業、食品製造業等の各業種の企業と「教育・TLO・好適研究機関・公務」の各機関(合計4854)及び「個人・その他」における知的財産担当者数であるのに対し、指定役務⑨に係る「知的財産権に関する知識の教授」、指定役務⑩、⑪に係る「知的財産に関する映像等の提供」といった役務の需要者は、上記調査の対象とならなかった企業等の担当者、対象となった企業等及び対象とならなかった企業等において知的財産を過去担当し、将来担当を希望し、あるいは関連する業務を担当し知的財産権に関心を有する者、知的財産権を学術的に研究等する研究者や学生、将来において特許権、商標権、意匠権の取得を希望する者を含むと認められる。
 なお、指定役務⑦、⑨~⑫の需要者は、例えば継続的に提供される映像等をすべて視聴する者に限られるものではなく、その中の特定の映像等の需要者も含まれるから、「動画配信プラットフォームを通じて各回異なる内容のものが定期的又は逐次的に提供される」という役務の限定によりその範囲が有意に限定されるとは認め難いし、原告らが現在提供している本件動画の需要者に限定されるものでもない。
 そうすると、原告らが主張する本件チャンネルの登録者数(約4100~4200人)は、需要者のごく一部をカバーしているにすぎないと解される。チャンネル登録者数よりも実際の視聴者数の方が多いであろうことを考慮したとしても、実際の視聴者数は明らかでなく、上記需要者全体に広く浸透していたと認めるに足りる証拠はない。
 また、同種のYouTubeチャンネルとの比較に特段の意味が認められないことは、上記アで述べたところと同様である。

 ウ 原告らは、本件動画に著名な弁護士、学者を含む多数の知的財産関係者や公的機関の担当者等が出演していることは、本願商標の自他役務識別力の獲得を裏付ける旨主張する。
 しかし、これらの事実は、これまで配信された本件動画のクオリティの高さを示すとしても、これに接する機会のない大多数の需要者において、出所を認識させる理由となるものではない。

 エ 原告らは、第三者が本願商標を使用していない事実は模倣行為に敏感な知財業界における知名度を裏付けると主張するが、そのように解すべき根拠は希薄といわざるを得ない。

 オ 以上を総合すると、本願商標は、指定商品①~⑥及び指定役務⑧との関係で使用の事実が認められないだけでなく、指定役務⑦、⑨~⑫との関係においても、需要者の一部から一定の認知を得ているとしても、自他役務識別力を獲得しているとまでは認められない。

 (5) したがって、本願商標は、本願指定商品役務との関係において、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものということはできないから、本願商標が商標法3条2項に該当しないとした本件審決の判断に誤りはなく、原告らの取消事由2の主張は理由がない。

 

3 検討

 本件は、筆者も視聴したことのある著名なYoutubeチャンネルに係るものであり、約3年4か月間において191の動画が投稿されていること、チャンネル登録者数が4100人と知財系の中では最も多いこと、著名な弁理士・弁護士や専門家が出演していること等、原告側に有利な事情も複数認定され、「この指定役務に関する限り、知財分野で一定の地歩を築いている」「需要者の一部から一定の認知を得ている」といった評価までされていたものの、商標法上の登録要件である識別力は認められなかった事案である。判決の認定はやや原告にとって酷な気もするが、「◯◯オンライン」という商標が一般的に「◯◯」に関する商品・役務をオンラインで提供することを示唆するもので、取引に際し必要適切な表示として何人もその使用を欲するものであると認められるといった事情に照らせば、当該商標を特定の者に独占させるべきでないとした裁判所の判断も理解できるところではある。

 

以上
弁護士・弁理士 丸山真幸