【知財高裁令和２年６月１７日判決（令和元年（行ケ）第１０１１８号　審決取消請求事件）】

【キーワード】
進歩性、容易想到、効果

はじめに（原判決を破棄した最高裁判決）

　進歩性は、原則として本件発明が引用発明等から当業者が容易に想到できたかどうかで判断されるが、本件発明が予測し難い顕著な効果を奏する場合、進歩性が認められることがある。
　本件は、最高裁（令和元年８月２７日 第三小法廷判決）が、原判決（知財高判平成２９年１１月２１日）には、予測し難い顕著な効果の判断手法に関して、法令の解釈適用を誤った違法があるとして破棄し、差し戻した後の判決である。
　最高裁は、以下のように判示し、原判決を破棄している。
「上記事実関係等によれば，本件他の各化合物は，本件化合物と同種の効果であるヒスタミン遊離抑制効果を有するものの，いずれも本件化合物とは構造の異なる化合物であって，引用発明１に係るものではなく，引用例２との関連もうかがわれない。そして，引用例１及び引用例２には，本件化合物がヒト結膜肥満細胞からのヒスタミン遊離抑制作用を有するか否か及び同作用を有する場合にどの程度の効果を示すのかについての記載はない。このような事情の下では，本件化合物と同等の効果を有する本件他の各化合物が存在することが優先日当時知られていたということから直ちに，当業者が本件各発明の効果の程度を予測することができたということはできず，また，本件各発明の効果が化合物の医薬用途に係るものであることをも考慮すると，本件化合物と同等の効果を有する化合物ではあるが構造を異にする本件他の各化合物が存在することが優先日当時知られていたということのみをもって，本件各発明の効果の程度が，本件各発明の構成から当業者が予測することができた範囲の効果を超える顕著なものであることを否定することもできないというべきである。
　しかるに，原審は，本件他の各化合物が存在することが優先日当時知られていたということ以外に考慮すべきとする諸事情の具体的な内容を明らかにしておらず，その他，本件他の各化合物の効果の程度をもって本件化合物の効果の程度を推認できるとする事情等は何ら認定していない。
　そうすると，原審は，結局のところ，本件各発明の効果，取り分けその程度が，予測できない顕著なものであるかについて，優先日当時本件各発明の構成が奏するものとして当業者が予測することができなかったものか否か，当該構成から当業者が予測することができた範囲の効果を超える顕著なものであるか否かという観点から十分に検討することなく，本件化合物を本件各発明に係る用途に適用することを容易に想到することができたことを前提として，本件化合物と同等の効果を有する本件他の各化合物が存在することが優先日当時知られていたということのみから直ちに，本件各発明の効果が予測できない顕著なものであることを否定して本件審決を取り消したものとみるほかなく，このような原審の判断には，法令の解釈適用を誤った違法があるといわざるを得ない。

経緯

・平成２３年２月３日　無効審判請求（無効２０１１－８００１８号）
・平成２３年１２月１６日　訂正を認め、特許を無効とする審決（第１次審決）
・平成２４年４月２４日　審決取消訴訟提起（知財高裁平成２４年（行ケ）第１０１４５号）
・平成２４年６月２９日　訂正審判請求
・平成２４年７月１１日　第１次審決の取消決定（改正前の特許法１８１条２項）
・平成２５年１月２２日　訂正を認め、審判請求を不成立とする審決（第２次審決）
・平成２５年３月１日　審決取消訴訟提起（知財高裁平成２５年（行ケ）第１００５８号）
・平成２６年７月３０日　第２次審決の取消判決（前訴判決）
・平成２８年１２月１日　訂正を認め、審判請求を不成立とする審決（本件審決）
・平成２９年１月６日　審決取消訴訟提起（知財高裁平成２９年（行ケ）第１０００３号）
・平成２９年１１月２１日　本件審決の取消判決（原判決）
・上告受理申立
・令和元年８月２７日　上告審による原判決破棄、知財高裁への差戻し

争点

　本件発明に予測し難い顕著な効果があるか否か

第４　判決

「(4) 前訴判決は，前記(3)の技術常識に基づいて，甲１及び４に接した当業者は，甲１記載のアレルギー性結膜炎を抑制するためのＫＷ－４６７９（本件化合物のシス異性体の塩酸塩）を含有する点眼剤をヒトにおけるアレルギー性眼疾患の点眼剤として適用することを試みる動機付けがあり，その適用を試みる際に，ＫＷ－４６７９が，ヒト結膜肥満細胞から産生・遊離されるヒスタミンなどに対する拮抗作用を有することを確認するとともに，ヒト結膜の肥満細胞からのヒスタミンの遊離抑制作用を有することを確認する動機付けがあるというべきであるから，ＫＷ－４６７９についてヒト結膜の肥満細胞からのヒスタミンの遊離抑制作用（「ヒト結膜肥満細胞安定化」作用）を有することを確認し，「ヒト結膜肥満安定化剤」の用途に適用することを容易に想到することができたものと認められると判断した。そして，その上で，前訴判決は，「本件各発明における『ヒト結膜肥満細胞安定化』という発明特定事項は，甲１及び４に記載のものからは動機付けられたものとはいえないから，甲１を主引例とする進歩性欠如の原告主張の無効理由は理由がない」とした第２次審決の判断は誤りであると判断している。
　上記のとおり，前訴判決は，本件各発明について，その発明の構成に至る動機付けがあると判断しているところ，発明の構成に至る動機付けがある場合であっても，優先日当時，当該発明の効果が，当該発明の構成が奏するものとして当業者が予測することができた範囲の効果を超える顕著なものである場合には，当該発明は，当業者が容易に発明をすることができたとは認められないから，前訴判決は，このような予測できない顕著な効果があるかどうかまで判断したものではなく，この点には，前訴判決の拘束力（行政事件訴訟法３３条１項）は及ばないものと解される。
　そこで，本件各発明がこのような予測できない顕著な効果を有するかどうかについて判断する。
(5) 本件発明１について
　 ア 本件明細書の記載によると，本件明細書に記載された実験（ヒト結膜肥満細胞を培養した細胞集団に薬剤を投じて同細胞からのヒスタミン放出阻害率を測定する実験）において，本件化合物のヒト結膜肥満細胞からのヒスタミン放出阻害率（ヒスタミン遊離抑制率）は，３００μＭで２９．６％，６００μＭで４７．５％，１０００μＭで６６．７％，２０００μＭで９２．６％であって，３０μＭから２０００μＭまでの濃度範囲内において濃度の増加と共に上昇し，１０００μＭでは６６．７％という高いヒスタミン放出阻害効果を示し，その２倍の濃度である２０００μＭでも９２．６％という高率を維持していたこと，これに対し，抗アレルギー薬であるクロモグリク酸二ナトリウム（クロモリンナトリウム）は，同じ処理時間において，１０μＭで１０．６％，３０μＭで１．８％のヒスタミン放出阻害効果を有するが，１００μＭ，３００μＭ，１０００μＭにおいては，ヒスタミン放出を有意に阻害することができなかったこと，同じく抗アレルギー薬であるネドクロミルナトリウムは，同じ処理時間において，１０００μＭまでの濃度範囲で，濃度依存的な変化を示さず，ヒスタミン放出阻害率は，１００μＭのときに最大の２８．２％を示したにすぎないことが認められる。
　これらによると，本件発明１における本件化合物の効果として，ヒト結膜肥満細胞からのヒスタミン放出阻害率は，３０μＭ～２０００μＭの間で濃度依存的に上昇し，最大値９２．６％となっており，この濃度の間では，クロモリンナトリウムやネドクロミルナトリウムと異なり，阻害率が最大値に達した用量（濃度）より高用量（濃度）にすると，阻害率がかえって低下するという現象が生じていないことが認められる。
　 イ(ｱ) まず，本件優先日当時，本件化合物について，ヒト結膜肥満細胞からのヒスタミン放出阻害率が３０～２０００μＭまでの濃度範囲において濃度依存的に上昇し，最大で９２．６％となり，この濃度の間では，阻害率が最大値に達した用量（濃度）より高用量（濃度）にすると，阻害率がかえって低下するという現象が生じないことが明らかであったことを認めることができる証拠はない。
　 (ｲ) 次に，ケトチフェンの効果から，本件化合物の効果を予測することができたかどうかについて判断する。
　 ａ 甲１によると，Ｋｅｔｏｔｉｆｅｎ（ケトチフェン）とＫＷ－４６７９（本件化合物のシス異性体の塩酸塩）は，いずれも，モルモットの結膜からのヒスタミンの遊離抑制効果については有意でないと評価がされているが，甲３２には，Ｋｅｔｏｔｉｆｅｎ（ＨＣ）（ケトチフェン）点眼液のヒスタミンの遊離抑制効果をスギ花粉症患者の眼球への投与実験によって検討したところ，アレルギー反応の誘発後，５分及び１０分後の涙液中ヒスタミン量は，対照眼と比べて，有意なヒスタミン遊離抑制効果がみられ，ヒスタミン遊離抑制率は，誘発５分後で６７．５％，誘発１０分後で６７．２％であったことが記載されている。
　これらによると，ケトチフェンは，ヒトの場合においては，モルモットの実験結果（甲１）とは異なり，ヒト結膜肥満細胞安定化剤としての用途を備えており，ヒスタミン遊離抑制率は，誘発５分後で６７．５％，誘発１０分後で６７．２％であることが認められる。もっとも，本件優先日当時，ケトチフェンがヒト結膜肥満細胞からのヒスタミン遊離抑制率について３０μＭ～２０００Ｍの間で濃度依存的な効果を有するのか否かが明らかであったと認めることができる証拠はない。
　なお，甲３９は，本件優先日後に公刊された刊行物であって，その記載を参酌してケトチフェンが上記で認定したものを超える効果を有していると認めることはできない。
　 ｂ 甲１において，Ｋｅｔｏｔｉｆｅｎ（ケトチフェン）及び本件化合物と同様に，モルモットの結膜におけるヒスタミンの遊離抑制効果を有しないとされているＣｈｌｏｒｐｈｅｎｉｒａｍｉｎｅ（クロルフェニラミン）については，本件優先日当時，ヒト結膜肥満細胞の安定化効果を備えることが当業者に知られていたと認めることができる証拠はない。
　また，本件化合物やケトチフェンと同様に三環式骨格を有する抗アレルギー剤には，アンレキサノクス（甲１のＡｍｅｌｅｘａｎｏｘ），ネドクロミルナトリウムが存在する（甲１，１１，１９，３１，弁論の全趣旨）ところ，アンレキサノクスは有意なモルモットの結膜からのヒスタミン遊離抑制効果を有している（甲１）が，本件化合物は有意な効果を示さないこと（甲１），ネドクロミルナトリウムは，ヒト結膜肥満細胞を培養した細胞集団に対する実験においてヒトの結膜肥満細胞をほとんど安定化しない（本件明細書の表１）が，本件化合物は同実験においてヒトの結膜肥満細胞に対して有意の安定化作用を有することからすると，三環式化合物という程度の共通性では，ヒト結膜肥満細胞に対する安定化効果につき，当業者が同種同程度の薬効を期待する根拠とはならない。
　さらに，ケトチフェンは各種実験において本件化合物（又はその上位概念の化合物）との比較に用いられており（甲２０８～２１０。ただし，甲２１０は，本件優先日後の文献である。），甲１では，ケトチフェンは本件化合物と並べて記載されているが，ケトチフェンと本件化合物の環構造や置換基は異なるから，上記のとおり比較に用いられていたり，並べて記載されているからといって，当業者が，ケトチフェンのヒスタミン遊離抑制効果に基づいて，本件化合物がそれと同種同程度のヒスタミン遊離抑制効果を有するであろうことを期待するとはいえない。
　原告は，ケトチフェンが，三環式骨格を有する抗アレルギー剤である点で本件化合物に共通し，本件化合物の上位概念の化合物やＫＷ－４６７９などの効果において，比較対象とされている（甲２０８～２１０）ことから，ケトチフェンの効果の程度から，ＫＷ－４６７９（本件化合物）の効果の程度を推認することは可能であったと主張するが，原告の主張を採用することはできない。
　したがって，甲１の記載に接した当業者が，ケトチフェンの効果から，本件化合物のヒト結膜肥満細胞に対する効果について，前記アのような効果を有することを予測することができたということはできない。
　(ｳ) さらに，本件優先日当時，甲２０，３４及び３７の文献があったことから，本件化合物のヒト結膜肥満細胞に対する安定化効果をこれらの文献から予測できたかについて判断する。
　 ａ 甲２０には，スギ花粉症患者の眼球への投与実験における塩酸プロカテロ－ル点眼液のヒスタミン遊離抑制率が，誘発５分後で０．００３％点眼液が平均８１．７％，０．００１％点眼液が平均８１．６％，０．０００３％点眼液が平均７９．０％，誘発１０分後で０．００３％点眼液が平均９０．７％，０．００１％点眼液が平均８９．５％，０．０００３％点眼液が平均８２．５％であることが記載されている。
　また，甲３４には，スギ花粉症患者の眼球への投与実験におけるＤＳＣＧ（クロモグリク酸二ナトリウム）２％点眼液のヒスタミン遊離抑制率が，誘発５分後で平均７３．８％，誘発１０分後で平均６７．５％であることが記載されている。
　さらに，甲３７には，スギ花粉症患者への眼球の投与実験におけるペミロラストカリウム点眼液のヒスタミン遊離抑制率が，誘発５分後で０．２５％点眼液が平均７１．８％，０．１％点眼液が平均６９．６％，誘発１０分後で０．２５％点眼液が平均６１．３％，０．１％点眼液が平均６９％であることが記載されている。
　 ｂ しかし，本件化合物と，塩酸プロカテロ－ル（甲２０），クロモグリク酸二ナトリウム（甲３４），ペミロラストカリウム（甲３７）は，化学構造を顕著に異にするものであり，前記(ｲ)ｂのとおり，三環式骨格を同じくするアンレキサノクスと本件化合物のモルモットの結膜からのヒスタミンの遊離抑制効果が異なり，ネドクロミルナトリウムと本件化合物のヒト結膜肥満細胞に対する安定化効果が異なることからすると，ヒト結膜肥満細胞に対する安定化効果も，その化学構造に応じて相違することは，当業者が知り得たことであるから，前記ａの実験結果に基づいて，当業者が，本件化合物のヒト結膜肥満細胞に対する安定化効果を，前記ａ記載の化合物と同様の程度であると予測し得たということはできない。
　また，前記ａの各記載から，塩酸プロカテロ－ル（甲２０），クロモグリク酸二ナトリウム（甲３４），ペミロラストカリウム（甲３７）がヒト結膜肥満細胞からのヒスタミン放出阻害率について３０μＭ～２０００Ｍの間で濃度依存的な効果を有するのか否かが明らかであると認めることはできず，他に，これらの薬剤がヒト結膜肥満細胞からのヒスタミン放出阻害率について３０μＭ～２０００Ｍの間で濃度依存的な効果を有するのか否かが明らかであると認めることができる証拠はない。
　したがって，前記ａの各記載から，本件化合物のヒト結膜肥満細胞からのヒスタミン放出阻害について前記アのような効果を有することを予測することができたということはできない。
・・・
　エ 以上によると，本件発明１の効果は，当該発明の構成が奏するものとして当業者が予測することができた範囲の効果を超える顕著なものであると認められるから，当業者が容易に発明をすることができたものと認めることはできない。」

検討

　上記のように、最高裁が、原審による本件発明の効果の検討が不十分であり、法令解釈適用の誤りがあるとしてこれを破棄した後の差戻し審であり、本件発明の効果についてかなり詳細に検討している。
　医薬品では、原則として、化学物質の構造からその効果を予測することが難しいとされており、顕著な効果が認められやすい分野であった。上記最高裁判決や本判決によって、顕著な効果に基づく進歩性がますます認められやすくなるのか今後の検討が待たれる。

以上
（文責）弁護士　篠田淳郎