【平成２９年１２月２６日判決（平成２９年（行ケ）第１００２９号） 審決取消請求事件】
【キーワード】
進歩性、動機付け
【判旨】
本件は、「エチレン−酢酸ビニル共重合体ケン化物ペレット群及びその用途」とする発明（以下「本件発明」という。）について、進歩性その他の無効事由の有無が争われた事案である。
原告は、本件発明には、新規性、進歩性、実施可能要件、サポート要件、明確性要件に違反する無効理由があると主張し、特許無効審判を請求した。特許庁は、これらの無効理由の存在を認めず、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をしたため、原告は本件訴訟を提起した。
裁判所は、本件発明が進歩性要件、サポート要件及び明確性要件に違反するとして審決を破棄し、差し戻した。本稿では、このうち進歩性の判断を取り上げる。
判旨は、副引例記載の技術的事項を組み合わせる動機付けの判断に当たり、副引例が非営利事業者団体の規格であり、多くの事業者が当該団体に加盟していたことを参酌している。動機付けの判断は事案により様々であるが、引例中の明示的な示唆や、技術分野・解決課題の共通性などに基づいて認められることが多い。本件は、副引例に記載された技術的事項の周知性に鑑みて動機付けを肯定した一例として、実務上参考になると思われる。
第１ 事案の概要
１ 本件発明
【請求項１】（本件発明１）
３２メッシュ（目開き５００μ）篩を通過する微紛（判決注：「微粉」の誤記と認める。以下「微紛」とあっても「微粉」と表記する。）の含有量が０．１重量％以下であることを特徴とするエチレン－酢酸ビニル共重合体ケン化物ペレット群。
２ 判旨抜粋
（１）相違点の認定
本件発明１と甲１発明とを対比すると、次の一致点で一致し、次の相違点で相違する。
【一致点】
所定の篩を通過する微粉の割合が所定値より少ないＥＶＯＨペレット群。
【相違点】
本件発明１では、篩が「３２メッシュ（目開き５００μ）」であって、前記「所定値より少ない」が、「０．１重量％以下」であるのに対して、甲１発明では、篩が「１４９メッシュ（目開き１００μ）」であって、前記「所定値より少ない」が「０．００８重量％未満」である点。
（２）判断（下線は筆者が追加した。）
甲１には、微粉の発生が極めて少ないＥＶＯＨペレットは、溶融成形性に優れ（【０００１】、【０００３】、【００２９】〜【００４０】）、溶融成形時のトルク変動や吐出量変化が少なく、厚みの均一性に優れたフィルムやシート等の成形物を得ることができること（【００４０】）が記載されており、甲１発明の課題は、ペレット群における微粉を所定値以下に保つことにより、ＥＶＯＨペレットをフィルムに成形する際に、膜厚の変化等の影響をなくし、厚みの均一性に優れた成形物を得ることであると認められる。
甲３には、すべてのプラスチックペレットにつき、微粉が生じ、微粉の存在が原因となり、プラスチックペレットから最終製品への変換を行うに当たり、最終製品の質に深刻な影響を及ぼすこと、ペレットから粒子サイズが５００μｍ以下の粒子の断片である微粉を分離することにより、適切な質の製品を製造することができることが記載されているといえるのであって、甲３には、ペレットから微粉を取り除くことにより、プラスチックペレットから成形される最終製品の品質を向上させることが、課題として記載されていると認められる。
そして、弁論の全趣旨によると、ＥＶＯＨはプラスチックの一種であり、フィルムは、甲３における「最終製品」に含まれると認められるので、甲１発明と甲３に記載された事項は、最終製品の質の向上という点で、課題が共通するといえる。
そして、甲３には、粒子サイズが５００μｍ以下の粒子の断片である微粉を、５００μｍのシーブ（篩）を用いて分離することが記載されているところ、粒子サイズが５００μｍ以下であることが、欧州物流機械産業連盟の定めた規格であり、欧州物流機械産業連盟は、欧州の当該分野における会社の８０％以上（１０００社以上）が加盟する非営利事業者団体であると認められることを考え合わせると、本件発明１の微粉を、甲３に記載された事項である「３２メッシュ（目開き５００μ）」の篩を用いて分離すること、すなわち、相違点のうち、甲１発明における「１４９メッシュ（目開き１００μ）」の篩を、「３２メッシュ（目開き５００μ）」の篩にすることには、動機付けがあるといえる。
また、甲３には、上記のとおり、プラスチックペレットから微粉を取り除くことにより、成形される最終製品の品質を向上させることが、課題として記載されていると認められ、粒子サイズが５００μｍ以下の粒子の断片である微粉を、５００μｍの篩を用いて分離することが記載されている。さらに、甲３には、プラスチックペレットの微粉コンテントは、通常の状況下において１０〜２０００ｐｐｍ（０．００１〜０．２質量％）の範囲内であること、例えば、質量１ｋｇのペレットサンプルでは、質量１０ｍｇ〜２０００ｍｇ（０．００１〜０．２質量％）の微粉が生じることがあることも記載されている。
そうすると、甲３の記載事項から、プラスチックペレットから微粉を取り除くことにより、成形される最終製品の品質を向上させること、５００μｍの篩を用いて分離されるプラスチックペレットの微粉コンテントは、通常の状況下において０．００１〜０．２質量％程度であることが理解できるから、成形される最終製品の品質を考慮して、プラスチックペレットの微粉コンテントを０．００１〜０．２質量％の範囲内で設定することが可能であり、当業者が適宜採用する設計事項であると認められる。
したがって、甲１発明に甲３に記載された事項を組み合わせて本件発明１の構成に至る動機付けがあるということができる。
第２ 検討
発明の進歩性判断において、主引用発明に副引用発明を組み合わせて当該発明に至る動機づけがある場合、当該発明の進歩性が否定される事情となる。
動機付けの有無の判断は、「技術分野の関連性」、「課題の共通性」、「作用・機能の共通性」、「引用発明の内容中の示唆」などを考慮して行うものとされているが、これらは言うまでもなく限定列挙ではない上、その他どのような事情が動機付けを肯定する理由として参酌されるのかについては、事例によって異なる。
本判決は、まず、「ＥＶＯＨはプラスチックの一種であり、フィルムは、甲３における『最終製品』に含まれると認められるので、甲１発明と甲３に記載された事項は、最終製品の質の向上という点で、課題が共通するといえる」と述べて、主引用発明と副引例に記載された技術的事項との課題の共通性を、動機付けを肯定する事情として参酌している。これは、「課題の共通性」を考慮要素とする実務に沿うものであるように見える。しかし、本件では、主引用発明である甲１発明は、改良されたＥＶＯＨ樹脂ペレットであるのに対し、甲３は一般的なプラスチック製品の製造規格（ペレットの微粉の測定方法に関する欧州物流機械産業連盟の規格）である。発明の解決課題とは、先行技術に存する具体的な技術課題であり、本件で言えば、甲１に記載されている「ＥＶＯＨペレットをフィルムに成形する際に、膜厚の変化等の影響をなくし、厚みの均一性に優れた成形物を得る」との内容がこれに相当する。このように考えると、そもそもＥＶＯＨ樹脂について言及するものでない甲３から、甲１と共通の具体的な技術課題を見出すことはできない。これに対して、本判決のように、ＥＶＯＨ樹脂をプラスチック樹脂と上位概念化した上で、「最終製品の質の向上」といった抽象的な課題に基づいて動機付けを肯定した場合、進歩性のハードルが著しく高いものとなるおそれがある。
次に、本判決は、「粒子サイズが５００μｍ以下であることが、欧州物流機械産業連盟の定めた規格であり、欧州物流機械産業連盟は、欧州の当該分野における会社の８０％以上（１０００社以上）が加盟する非営利事業者団体である」と述べて、これを動機付けを肯定する事情として参酌する。このように、副引用文献が規格書であることや、当該規格に加盟する団体が多数に上るという事情は、いずれも主引用発明や副引例記載の技術的事項の内容とは関係がない。このような事情は、甲３に記載された技術的事項が当業者にとって周知であり、技術常識に該当することの根拠となるものである。本判決が、どのような論理に基づきこれを動機付けの考慮要素として参酌したものであるかは、判旨からは明らかでないが、相違点が当業者の設計事項であることが認められれば、動機付けの有無にかかわらず、進歩性は否定されることとなる。そのため、本判決は、設計事項か否かの考慮要素（としての周知性）は、動機付けの考慮要素としても参酌することができると判断した可能性がある。
一般に、動機付けと設計事項とは別個の論理付けの手法であり、判断の枠組みや立証の内容が異なるのであるから、両者は厳然と区別されるべきであると考える。もっとも、本件のように、副引例の記載事項の周知性を動機付けの考慮要素とする裁判例もあることを念頭に置いて、動機付けの主張立証を行う際には、可能な限りで、設計事項であることの主張立証についても合わせて行う必要があろう。
以上
（文責）弁護士・弁理士 森下 梓
