【平成29年３月27日判決（東京地裁平成２６年（ワ）第１５１８７号）】
【事案の概要】
本件は、被告の従業員であった原告が、被告の保有する我が国の特許４件（特許第３５１６８０８号、特許第１８８３２６７号、特許第２１４０１０８号及び特許第２１３９６４６号。以下、この順に「本件特許１」、「本件特許２」、「本件特許３」及び「本件特許４」という。また、これらの各特許に係る発明をそれぞれ「本件発明１」、「本件発明２」、「本件発明３」及び「本件発明４」という。）、米国の特許１件（米国特許第６２８８１６５号。以下「本件米国特許」という。また、この米国特許に係る発明を「本件米国発明」という。）及び欧州の特許２件（欧州特許第７５１１５３号及び欧州特許第１４６１３８号。以下、それぞれ「本件欧州特許１」及び「本件欧州特許２」という。また、これらの各欧州特許に係る発明をそれぞれ「本件欧州発明１」及び「本件欧州発明２」という。
なお、以上の各特許を全て併せて「本件各特許」といい、以上の各発明を全て併せて「本件各発明」という。）に関し、自らはこれらの発明者（共同発明者）の一人であり、遅くとも各特許出願日までに原告が有していた特許を受ける権利（特許を受ける権利の原告持分）を被告に承継させたとして、被告に対し、特許法３５条（平成１６年法律第７９号による改正前のもの。以下同じ。）３項に基づき、次の①ないし⑦のとおり、相当の対価合計１億３６６４万３８０２円のうち１５００万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成２６年６月２４日から支払済みまでの民法所定年５分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
① 本件発明１について、３２０６万３２８３円のうち５００万円を請求
② 本件発明２について、９３９６円のうち２５００円を請求
③ 本件発明３について、３万１６８０円のうち２５００円を請求
④ 本件発明４について、１万８３００円のうち２５００円を請求
⑤ 本件米国発明について、６３７８万５７８６円のうち５００万円を請求
⑥ 本件欧州発明１について、４０６２万８５５７円のうち４９９万円を請求
⑦ 本件欧州発明２について、１０万６８００円のうち２５００円を請求
【争点】
本件の争点は、以下のとおりである。
（１）本件発明１等の相当の対価の額（争点１）
（２）本件発明２等の相当の対価の額（争点２）
（３）本件発明３の発明者性及び相当の対価の額（争点３）
（４）本件発明４の発明者性及び相当の対価の額（争点４）
（５）本件各相当対価請求権の放棄の有無（争点５）
（６）本件各相当対価請求権の消滅時効の成否等（争点６）
本稿では、「（５）本件各相当対価請求権の放棄の有無（争点５）」について取り上げる。
【判決一部抜粋】（下線は筆者による。）
第１ 請求
・・（省略）・・
第２ 事案の概要等
・・（省略）・・
２ 前提事実（当事者間に争いのない事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実。なお、書証番号は、特記しない限り枝番の記載を省略する。また、証人Ｂの証言、証人Ｃの証言及び原告本人尋問の結果については、証人調書及び本人調書の別紙速記録中、当該供述が記載された該当頁を付記する。）
・・（省略）・・
（５）特許補償金の支払等
ア 原告は、平成１２年８月２４日付けで、要旨次の内容が記載された承諾書（乙８。以下「本件承諾書」という。）を作成し、被告に提出した。
（ア） 被告を退職するに当たって、「従業員の発明考案取扱規定」の規定に基づく補償金（以下「特許補償金」という。）につき、同規定１５条（退職者の取扱い）に付属する「改定『従業員の発明考案取扱規定』の実施要領」Ⅲ－７項（退職する従業員の取扱い）の規定及び「退職する従業員の取扱い（補償金支払い）及び中間製品の売上相当額の取扱いの確認」に基づき、別表に記載の特許・実用新案・意匠（出願を含む。）に関する特許補償金の支給を受けたことに相違ありません。
（イ） 別紙〈クラレ退職者および関連会社転籍者への特許補償金の支払いについて〉の「退職者の取扱いに関する実施要領の概要」における区分（２）のなお書きでいう登録補償金及び同（３）－４でいう特Ａランクの補償金を除き、被告に特許等を受ける権利を譲渡した原告の発明・考案・意匠等に関し、今後、被告に対して、「従業員の発明考案取扱規定」等に基づく一切の要求をしません。
イ 原告が平成１１年３月１５日に被告を退職した後、被告は、原告に対し、次のとおり、本件発明１ないし４に対する特許補償金（実績補償金）（以下、併せて「本件補償金」という。）を支払った。
（ア） 平成１２年９月２９日、本件発明４に対する実績補償金として５万円（甲１４）
（イ） 平成２０年１０月３１日、本件発明２に対する実績補償金として３万６０００円、本件発明３に対する実績補償金として９万３３３３円（甲１５、１６）
（ウ） 平成２１年４月１０日、本件発明１に対する実績補償金として６万円（甲１８）
・・（省略）・・
４ 争点に関する当事者の主張
・・（省略）・・
（５） 争点５（本件各相当対価請求権の放棄の有無）について
【被告の主張】本件各相当対価請求権の放棄の有無
原告は、平成１２年８月２４日付けで、被告に対し、本件各発明について特許補償金を受領し、その余の請求権が存在しない旨確認した本件承諾書を提出した。これは、原告が本件各相当対価請求権を放棄する旨の意思表示をしたものということができる。
なお、本件各特許は、本件承諾書にいう「特Ａランク」には該当しない。また、相当対価請求権自体は、職務発明による特許を受ける権利が使用者である被告に帰属する旨を定めた職務発明取扱規程に基づいて発生し、特許法３５条３項は、その対価額を修正する規定にすぎないと解されるし、本件承諾書において「『従業員の発明考案取扱規定』等に基づく一切の要求」と、「～等」や「一切の」という文言を用いているのは、放棄する権利が、「従業員の発明考案取扱規定」に基づく請求権に限られず、特許法３５条に基づく相当対価請求権をも含む趣旨である。
また、本件承諾書に関する原被告間のやりとりは郵送でされたものであり、原告の自由な意思によって被告に対する本件承諾書の提出がされた。
さらに、被告が本件補償金を支払った趣旨は、職務発明規程による支払の対象外である既退職者に対し、その在職中の労に報いる趣旨で任意に支払ったものにすぎず、原告が相当対価請求権を有することを前提としたものではない。
【原告の主張】
従業者等と使用者等との間には、その有する情報の量や質、交渉力における格差が存在することに照らすと、従業者等が相当対価請求権を有効に放棄したとするためには、従業者等の自由な意思に基づくものであることが明確でなければならない。
ところが、本件承諾書は、「『従業員の発明考案取扱規定』等に基づく一切の要求」をしないと定めるのみであり、特許法３５条３項で法定された債権である相当対価請求権の行使については何ら規定するものではなく、この「～等」や「一切の」という文言が個別具体的にどのような要求を指すのかは明確ではない。そして、これは退職手続として提出される定型的な文書で、上記文言が印刷されていたものであるが、上記文言がどのような要求を指すのかについての説明も一切なかった。
しかも、本件承諾書は、「特Ａランクの補償金」のように、売上・利益の貢献が顕著な発明については、その後も請求することを認めている。
また、原告は、被告に対し、退職後である平成２０年１１月５日、本件発明１の対価について問合せをし、被告はこれについて調査して実績補償金を支払っている。このような事実からも、原告が本件各発明の相当対価請求権を放棄する意思がなかったこと、被告が原告の相当対価請求権が放棄されたものとして取り扱ってはいなかったことが明らかである。
したがって、原告は、本件承諾書の提出によって本件各相当対価請求権を放棄する旨の意思表示をしたものではない。
・・（省略）・・
第３ 当裁判所の判断
・・（省略）・・
６ 争点５（本件各相当対価請求権の放棄の有無）について
以上によれば、原告は、被告に対し、平成１２年８月２４日当時、本件米国発明、本件欧州発明１及び本件欧州発明２の各相当対価請求権を有していたところ、被告は、原告が同日付けで被告に対し本件承諾書を提出したことをもって同各相当対価請求権を含む本件各相当対価請求権を放棄する旨の意思表示をしたと主張する。
しかしながら、前記前提事実（５）アによると、本件承諾書（乙８）には、「今後、被告に対して、『従業員の発明考案取扱規定』等に基づく一切の要求をしません。」との記載部分があるものの、この「『従業員の発明考案取扱規定』等に基づく一切の要求」に特許法３５条４項に基づく法定の相当対価請求が含まれていることが明示されているわけではなく、上記記載部分から直ちに、同相当対価請求権の放棄という重大な効果が生じたと即断することはできない。
そこで更に検討するに、前記１（４）で認定した事実によると、本件においては、本件承諾書の後も、平成２０年１０月に、被告が原告に対して本件発明２及び本件発明３を含む３件の特許発明に対する実績補償金の支払をし、同年１１月には、原告が被告に対し「確か７か国に出願したと思います」と明記して本件発明１等に対する実績補償金に関して問合せをし、これを受けて平成２１年４月に被告が原告に対して本件発明１に対する実績補償金の支払をしたというのである。
そうすると、原告が被告に対し本件承諾書の提出をもって本件各相当対価請求権を放棄する旨の意思表示をしたと認めることはできない。
・・（以下、省略）・・
【検討】
本件は、被告である会社が、被告の従業員であった原告に対し、本件各発明について特許補償金を受領し、その余の請求権が存在しない旨確認した本件承諾書を提出したこと等を理由に「原告が本件各相当対価請求権を放棄する旨の意思表示をしたものということができる」と主張したのに対し、裁判所は、原告による本件承諾書の提出をもって本件各相当対価請求権を放棄する旨の意思表示をしたと認めることはできない、と判断した点に特徴がある。
通常、会社の従業員が業務上行った発明については、会社の就業規則や職務発明規程において、特許を受ける権利は会社に帰属するものとし、他方、会社から従業員に対して相当の金銭その他の経済上の利益（以下「相当の利益」という。）を提供することが定められているのが一般的である。もっとも、退職者に対する相当の利益の取扱いについては各社様々であり、従業員の退職にあたり、相当の利益に関する誓約書・承諾書等を提出させる運用がなされている場合もある。
本件で、裁判所は、原告による本件承諾書の提出をもって、本件各相当対価請求権を放棄する旨の意思表示をしたと認めることはできない、と判断するための事情として、以下の事実を挙げている。
・本件承諾書には、「今後、被告に対して、『従業員の発明考案取扱規定』等に基づく一切の要求をしません。」との記載部分があるものの、この「『従業員の発明考案取扱規定』等に基づく一切の要求」に特許法３５条４項に基づく法定の相当対価請求が含まれていることが明示されているわけではないこと
・本件承諾書の後も、被告が原告に対して本件発明２及び本件発明３を含む３件の特許発明に対する実績補償金の支払をし、原告が被告に対し「確か７か国に出願したと思います」と明記して本件発明１等に対する実績補償金に関して問合せをし、これを受けて被告が原告に対して本件発明１に対する実績補償金の支払をしたこと 等
このように、本件承諾書の文言や、本件承諾書の提出後の原告及び被告の行動・両者のやり取り等が挙げられている。また、裁判所は、「上記記載部分から直ちに、同相当対価請求権の放棄という重大な効果が生じたと即断することはできない。」と述べており、従業員の相当対価（相当の利益）請求権を重要な権利と捉えていることがわかる。会社としては、「今後、会社に対して、『従業員の発明考案取扱規定』等に基づく一切の要求をしません。」というような文言を記載した誓約書・承諾書を従業員に提出させたとしても、必ずしも従業員の相当対価（相当の利益）請求権が放棄されたことにはならない点に留意すべきである。
本件は、職務発明制度の見直しに係る平成２７年特許法改正前の事案であるが、退職者に対する相当の利益の取扱いを定める会社の立場、及び会社に対して相当の利益を請求する従業員の立場の双方から参考になる判決である。
以上 弁護士・弁理士 溝田尚
