【令和5年5月26日(知財高裁 令和4年(ネ)第10046号)】

1 事案の概要(説明のため事案を簡略化している)

 本件の原告(控訴人)であるD社は、発明の名称を「コメント配信システム」とする特許第6526304号の特許(本件特許、本件特許権)の特許権者である。本件の被告(被控訴人)F社は、米国法人であり、インターネット上のコメント付き動画配信サービスを運営している。
 本件は、D社が、F社が運営するサービスに係るシステム(被告システム)は、本件特許に係る発明の技術的範囲に属するものであり、F社が米国に存在する各サーバから日本国内に存在するユーザ端末にコメントファイル等を配信する行為が、被告システムの「生産」(特許法2条3項1号)に該当し、本件特許権を侵害する旨等を主張して、F社に対し、特許法100条1項及び2項に基づき、コメントファイル等の日本国内に存在するユーザ端末への配信の差止めや損害賠償等を求めた事案である(実際の事案では被告(被控訴人)は他に1名存在するが、本稿では説明の便宜上、省略する。)。

 

  本件特許に係る発明の内容は、以下のとおりである。

【本件発明1】

1A

サーバと、これとネットワークを介して接続された複数の端末装置と、を備えるコメント配信システムであって、

1B

前記サーバは、前記サーバから送信された動画を視聴中のユーザから付与された前記動画に対する第1コメント及び第2コメントを受信し、

1C

前記端末装置に、前記動画と、コメント情報とを送信し、

1D

前記コメント情報は、前記第1コメント及び前記第2コメントと、前記第1コメント及び前記第2コメントのそれぞれが付与された時点に対応する、前記動画の最初を基準とした動画の経過時間を表す動画再生時間であるコメント付与時間と、を含み、

1E

前記動画及び前記コメント情報に基づいて、前記動画と、前記コメント付与時間に対応する動画再生時間において、前記動画の少なくとも一部と重なって、水平方向に移動する前記第1コメント及び前記第2コメントと、を前記端末装置の表示装置に表示させる手段と、

1F

前記第2コメントを前記1の動画上に表示させる際の表示位置が、前記第1コメントの表示位置と重なるか否かを判定する判定部と、

1G

重なると判定された場合に、前記第1コメントと前記第2コメントとが重ならない位置に表示されるよう調整する表示位置制御部と、を備えるコメント配信システムにおいて、

1H

前記サーバが、前記動画と、前記コメント情報とを前記端末装置に送信することにより、前記端末装置の表示装置には、前記動画と、前記コメント付与時間に対応する動画再生時間において、前記動画の少なくとも一部と重なって、水平方向に移動する前記第1コメント及び前記第2コメントと、が前記第1コメントと前記第2コメントとが重ならないように表示される、

1I

コメント配信システム。

 

 本件では、ユーザ端末は日本にあり、コメントファイル等を送信するサーバが米国にあるため、ユーザ端末がコメントファイル等を受信することは、米国と日本をまたがって行われるものであり、「属地主義の原則」から、特許法2条3項1号の「生産」といえるのかどうかが問題となった。

 第一審判決は、被告システムが本件発明1の技術的範囲に属するとした上で、「日本国内の構成要素であるユーザ端末のみでは本件発明1の全ての構成要件を充足しないことになるから、直ちには、本件発明1の対象となる「物」である「コメント配信システム」が日本国内において「生産」されていると認めることができない。」として、原告の請求を棄却した(東京地判令和4年3月24日(令和元年(ワ)25152号))。
 これに対し、控訴審判決(知財高裁特別部判決)は、第一審判決を変更し、本件特許発明1との関係で「コメント配信システム」が日本国内において「生産」されたとして、D社の差止請求、損害賠償請求を認めた(一部認容)。

 

2 判示内容(判決文中、下線部や(※)部は本記事執筆者が挿入)

 ⑴ 控訴審の検討順序
  控訴審は、まず、ネットワーク型システムの定義について述べた上で、①被告システムを新たに作り出す行為が何
 か、その上で、②その行為が特許法2条3項1号の「生産」に該当するか、という順序で検討した。

ア) はじめに

 …本件発明1のように、インターネット等のネットワークを介して、サーバと端末が接続され、全体としてまとまった機能を発揮するシステム(以下「ネットワーク型システム」という。)の発明における「生産」とは、単独では当該発明の全ての構成要件を充足しない複数の要素が、ネットワークを介して接続することによって互いに有機的な関係を持ち、全体として当該発明の全ての構成要件を充足する機能を有するようになることによって、当該システムを新たに作り出す行為をいうものと解される。
 そこで、被告サービス1のFLASH版における被控訴人FC2の行為が本件発明1の実施行為としての「生産」(特許法2条3項1号)に該当するか否かを判断するに当たり、まず、被告サービス1のFLASH版において、被告システム1を新たに作り出す行為が何かを検討し、その上で、当該行為が特許法2条3項1号の「生産」に該当するか及び当該行為の主体について順次検討することとする。

 上記①について、控訴審は、被告システムを新たに作り出す行為について、ユーザがする行為、どのようなファイルが送受信されているか、どのような指示が行われているか等の各過程を詳細に事実認定した(以下で引用する判決文では、そのように認定された被告システムを新たに作り出す行為を「本件生産1の1」としている。)。その上で、控訴審は、上記②の「本件生産1の1」が特許法2条3項1号に該当するかどうかを検討した。

 ⑵ 控訴審の判断基準(属地主義との関係)
 控訴審は、本件生産1の1が「生産」といえるかどうかについては、属地主義の問題があるとした上で、先に定義した「ネットワーク型システム」の発明について、属地主義の原則を厳格に適用することの不都合に触れた上で、システムを構成する要素の一部であるサーバが国外に存在する場合であっても、被疑侵害者の行為の具体的態様等を総合考慮することにより、その行為が日本国の領域内で行われたものとみることができるときは、「生産」(特許法2条3項1号)に該当することが相当であるとした。

a 特許権についての属地主義の原則とは、各国の特許権が、その成立、移転、効力等につき当該国の法律によって定められ、特許権の効力が当該国の領域内においてのみ認められることを意味するものであるところ…、我が国の特許法においても、上記原則が妥当するものと解される。
 前記…のとおり、本件生産1の1は、被控訴人FC2のウェブサーバが、所望の動画を表示させるための被告サービス1のウェブページのHTMLファイル及びSWFファイルを国内のユーザ端末に送信し、ユーザ端末がこれらを受信し、また、被控訴人FC2の動画配信用サーバが動画ファイルを、被控訴人FC2のコメント配信用サーバがコメントファイルを、それぞれユーザ端末に送信し、ユーザ端末がこれらを受信することによって行われているところ、上記ウェブサーバ、動画配信用サーバ及びコメント配信用サーバは、いずれも米国に存在するものであり、他方、ユーザ端末は日本国内に存在する。すなわち、本件生産1の1において、上記各ファイルが米国に存在するサーバから国内のユーザ端末へ送信され、ユーザ端末がこれらを受信することは、米国と我が国にまたがって行われるものであり、また、新たに作り出される被告システム1は、米国と我が国にわたって存在するものである。そこで、属地主義の原則から、本件生産1の1が、我が国の特許法2条3項1号の「生産」に該当するか否かが問題となる。
 b ネットワーク型システムにおいて、サーバが日本国外(以下、単に「国外」という。)に設置されることは、現在、一般的に行われており、また、サーバがどの国に存在するかは、ネットワーク型システムの利用に当たって障害とならないことからすれば、被疑侵害物件であるネットワーク型システムを構成するサーバが国外に存在していたとしても、当該システムを構成する端末が日本国内(以下「国内」という。)に存在すれば、これを用いて当該システムを国内で利用することは可能であり、その利用は、特許権者が当該発明を国内で実施して得ることができる経済的利益に影響を及ぼし得るものである。
 そうすると、ネットワーク型システムの発明について、属地主義の原則を厳格に解釈し、当該システムを構成する要素の一部であるサーバが国外に存在することを理由に、一律に我が国の特許法2条3項の「実施」に該当しないと解することは、サーバを国外に設置さえすれば特許を容易に回避し得ることとなり、当該システムの発明に係る特許権について十分な保護を図ることができないこととなって、妥当ではない。
 他方で、当該システムを構成する要素の一部である端末が国内に存在することを理由に、一律に特許法2条3項の「実施」に該当すると解することは、当該特許権の過剰な保護となり、経済活動に支障を生じる事態となり得るものであって、これも妥当ではない。
 これらを踏まえると、ネットワーク型システムの発明に係る特許権を適切に保護する観点から、ネットワーク型システムを新たに作り出す行為が、特許法2条3項1号の「生産」に該当するか否かについては、当該システムを構成する要素の一部であるサーバが国外に存在する場合であっても、当該行為の具体的態様、当該システムを構成する各要素のうち国内に存在するものが当該発明において果たす機能・役割、当該システムの利用によって当該発明の効果が得られる場所、その利用が当該発明の特許権者の経済的利益に与える影響等を総合考慮し、当該行為が我が国の領域内で行われたものとみることができるときは、特許法2条3項1号の「生産」に該当すると解するのが相当である。

 

 ⑶ あてはめ
 控訴審は、上記「⑵」の判断基準を、詳細に認定した本件生産1の1にあてはめて検討し、結論として、本件生産1の1は、日本国の領域内で行われたものとみることができ、「生産」(特許法2条3項1号)に該当するとした。

 これを本件生産1の1についてみると、本件生産1の1の具体的態様は、米国に存在するサーバから国内のユーザ端末に各ファイルが送信され、国内のユーザ端末がこれらを受信することによって行われるものであって、当該送信及び受信(送受信)は一体として行われ、国内のユーザ端末が各ファイルを受信することによって被告システム1が完成することからすれば、上記送受信は国内で行われたものと観念することができる。
 次に、被告システム1は、米国に存在する被控訴人FC2のサーバと国内に存在するユーザ端末とから構成されるものであるところ、国内に存在する上記ユーザ端末は、本件発明1の主要な機能である動画上に表示されるコメント同士が重ならない位置に表示されるようにするために必要とされる構成要件1Fの判定部の機能と構成要件1Gの表示位置制御部の機能を果たしている。
 さらに、被告システム1は、上記ユーザ端末を介して国内から利用することができるものであって、コメントを利用したコミュニケーションにおける娯楽性の向上という本件発明1の効果は国内で発現しており、また、その国内における利用は、控訴人が本件発明1に係るシステムを国内で利用して得る経済的利益に影響を及ぼし得るものである。
 以上の事情を総合考慮すると、本件生産1の1は、我が国の領域内で行われたものとみることができるから、本件発明1との関係で、特許法2条3項1号の「生産」に該当するものと認められる。

 

3 若干のコメント

 本件の当事者間において、プログラムの提供行為に関して、別件の特許権侵害訴訟が提起されており、この別件訴訟において、知財高裁は、「特許発明の実施行為につき、形式的にはその全ての要素が日本国の領域内で完結するものでないとしても、実質的かつ全体的にみて、それが日本国の領域内で行われたと評価し得るものであれば、これに日本国の特許権の効力を及ぼしても、前記の属地主義には反しないと解される」とした上で、F社の配信行為が、特許法2条3項1号の「提供」に該当するとして、特許権侵害を認めた(知財高判令和4年7月20日(平成30年(ネ)10077号))。

 一方、システムの生産に関しては、本件の第一審が属地主義を厳格に適用してD社の請求を棄却したことから、日本国外にサーバが存在するケースにおいて、プログラムの提供行為とシステムの生産行為において、裁判所の結論が異なるという状況が生じていた。

 そのような中、本件の控訴審が第一審の判断とは異なり、属地主義を厳格に適用するのではなく、実質論を展開して、結論としてF社の行為の特許権侵害を認めた。

 本件の控訴審の判断自体は、「ネットワーク型システム」の特許発明に係る「生産」(特許法2条3項1号)についてなされたものであり、プログラムの「提供」行為に関して侵害を認めた知財高判令和4年7月20日(平成30年(ネ)10077号)との関係をどのように捉えるかは問題が残るが、両判決を通じて、少なくとも「ネットワーク型システム」の特許発明に係る生産・提供行為については、属地主義の原則を厳格に適用するのではなく、日本国の領域内で行われたかどうかを実質的に検討するという手法によることが裁判所によって示されたと言ってよいだろう。

以上
 弁護士 藤田達郎