【令和５年１０月５日（知財高裁 令和４年（ネ）第１００９４号 特許権侵害差止等控訴事件）】
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【要約】 組成物に特定の追加の化合物が少量で存在することを構成要件とするパラメータ特許において、当該追加の化合物の存在について発明の課題が記載されていないとしてサポート要件違反を理由とする特許無効の抗弁が認められた。
【キーワード】 サポート要件違反、パラメータ、課題 |
１ 事案
第1審において、原告は、被告に対し、特許第6752438号（本件特許）に基づき被告製品の生産等の差止め及び廃棄を請求した。
請求項1に係る発明（本件発明）を構成要件に分説すると、以下のとおりである。
A HFO-1234yfと、
B HFC-143a、および、
C HFC-254eb、を含む組成物であって、
D HFC-143aを0.2重量パーセント以下で、
E HFC-254ebを1.9重量パーセント以下で含有する組成物。
被告は本件特許の無効の抗弁を主張するとともに無効審判を請求し、原告は訂正請求をした。訂正後の請求項1は、上記の構成要件Aを「77.0モルパーセント以上のHFO-1234yfと、」とするものである。
被告による無効の抗弁は、公知文献に基づく新規性欠如及びサポート要件違反を主張するものであったところ、第1審は、新規性欠如を理由として無効の抗弁の成立を認め、原告の請求を棄却した。そこで、原告が控訴した。
２ 判決
控訴審は、「本件発明に係る特許請求の範囲の記載には、…本件訂正が有効であったとしても、サポート要件違反がある」と認め、「原告の請求をいずれも棄却した原判決は結論において相当である」と判断した。なお、控訴審は、新規性の欠如を理由とする無効理由については判断していない。控訴審が認めたサポート要件違反を以下に説明する。
本件発明は、熱伝達組成物等として有用な組成物の分野に関するものであり、新たな環境規制によって、冷蔵、空調及びヒートポンプ装置に用いる新たな組成物が必要とされてきたことを背景として、低地球温暖化係数の化合物が特に着目されているところ、１２３４ｙｆ等の新たな低地球温暖化係数の化合物を調製する際に、特定の追加の化合物が少量で存在することを見出したというものである。
サポート要件違反は、構成要件D及びEにおいて、特定の追加の化合物を少量含有するものとされていることについて、発明の課題の記載の有無及び課題の解決について争われた。
本件明細書には、「発明が解決しようとする課題」として、「出願人は、１２３４ｙｆ等の新たな低地球温暖化係数の化合物を調製する際に、特定の追加の化合物が少量で存在することを見出した。」（【０００３】）との記載、「本発明によれば、ＨＦＯ－１２３４ｙｆと、…ＨＦＣ－１４３ａ…（筆者注：多数の物質が列挙されている。）からなる群から選択される少なくとも１つの追加の化合物とを含む組成物が提供される。組成物は、少なくとも１つの追加の化合物の約１重量パーセント未満を含有する。」等の記載がある。
＜発明の課題が記載されていない＞
これらの記載は、ＨＦＯ－１２３４ｙｆが低地球温暖化係数（ＧＷＰ）を有することが知られており、高ＧＷＰ飽和ＨＦＣ冷媒に替わる良い候補であること、ＨＦＯ－１２３４ｙｆを調製する際に特定の追加の化合物が少量存在すること、本件発明の組成物に含まれる追加の化合物の一つとして約１重量パーセント未満のＨＦＣ－１４３ａがあること等を意味する。しかし、ＨＦＯ－１２３４ｙｆを調製する際に追加の化合物が少量存在することによる技術的意義や作用効果は記載されていない。本件明細書には、「技術分野」として、「本開示内容は、熱伝達組成物、エアロゾル噴霧剤、発泡剤、ブロー剤、溶媒、クリーニング剤、キャリア流体、置換乾燥剤、バフ研磨剤、重合媒体、ポリオレフィンおよびポリウレタンの膨張剤、ガス状誘電体、消火剤および液体またはガス状形態にある消火剤として有用な組成物の分野に関する。特に、本開示内容は、２，３，３，３，－テトラフルオロプロペン（ＨＦＯ－１２３４ｙｆまたは１２３４ｙｆ）または…を含む組成物等の熱伝達組成物として有用な組成物に関する。」（段落【０００１】）との記載があるが、同記載は、本件発明が属する技術分野の説明にすぎないから、この記載から本件発明が解決しようとする課題を理解することはできない。
そうすると、本件明細書に形式的に記載された「発明が解決しようとする課題」は、本件発明の課題の記載としては不十分であり、本件明細書には本件発明の課題が記載されていないというほかない。そうである以上、当業者が、本件明細書の記載により本件発明の課題を解決することができると認識することができるということもできない。
＜仮に発明の課題の記載があるとしても、当該課題を解決することができると認識できない＞
仮に、上記【０００１】の記載をもって本件発明の課題を説明したものと理解したとしても、本件明細書の記載をもって、当業者が当該課題を解決することができると認識することができるとは認められない。
本件明細書に記載されたＨＦＯ－１２３４ｙｆ、ＨＦＣ－１４３ａ及びＨＦＣ－２５４ｅｂを含む組成物に関する記載は、ＨＦＣ－１４３ａ及びＨＦＣ－２５４ｅｂの量がモルパーセントで記載されている。しかし、当該組成物には「未知」のものが含まれており、その分子量を知ることができないから、モルパーセントの単位をもって記載されたＨＦＣ－１４３ａ及びＨＦＣ－２５４ｅｂの含有量を、重量パーセントの含有量へと換算することはできない。そうすると、本件明細書には、上記①～③の構成を有する組成物についての記載がされていないというほかない。それのみならず、本件明細書には、このような構成を有する組成物が、ＨＦＯ－１２３４ｙｆの前記有用性にとどまらず、いかなる意味において「有用」な組成物になるのか、という点について何ら記載されておらず、示唆した部分もない。したがって、当業者が、本件明細書の記載から、上記①～③の構成を有する組成物が、熱伝達組成物として「有用な」組成物であるものと理解することもできない。
３ 検討
パラメータが特定の数値範囲にあることを構成要件とするパラメータ特許は、特に化学分野に多く見られるが、当該構成要件にどのような意味があるのかを理解するのが難しい特許も多い。本件特許は、「発明が解決しようとする課題」が「出願人は、１２３４ｙｆ等の新たな低地球温暖化係数の化合物を調製する際に、特定の追加の化合物が少量で存在することを見出した。」（【０００３】）と記載されており、この記載自体、文言どおりに読むと、単なる発見を示唆する内容となっている。これは極端な例であるが、実施例に記載された数値を用いたパラメータであれば、特許審査においてサポート要件違反が問題とされずに特許査定がなされているのではないかと思われることも多い。しかし、課題やその解決というものがないのに、単に数値範囲を特定しただけでは単なる発見にすぎず、発明すなわち「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」（特許法2条1項）とは言えないはずである。本件判決は、上記２において＜発明の課題が記載されていない＞として記載したとおり、発明の課題がそもそも記載されていないことに言及している。
サポート要件違反としては、本判決でも「特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決することができると認識できる範囲のものであるか否か、また、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決することができると認識することができる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものである。」と言及されているとおり、確立した規範が存在する（知財高裁大合議平成17年11月11日判決・判時1911号48頁（偏光フィルム事件））。課題の記載がない特許について、この定式に当てはめると、「発明の課題がない→解決すべき課題もない→解決を認識することもできるはずがない」という論理でサポート要件違反を主張することになる。この論理で実務上支障はないと思われるが、私見では、課題がない特許について、課題の解決の認識を特許の無効の直接の根拠とするのは、いささか迂遠であるようにも思われる。単なる発見はそもそも発明とは異なるのであるから、発明該当性を否定するような論理があってもよいと思われる。特に、組成物に意図せず含有される不純物について、その技術的な効果も不明であるのに、数値範囲を規定することで当該組成物を実施する権利を独占するようなものが特許制度で保護すべき発明であるとは思われない。
本判決は、上記２において＜仮に発明の課題の記載があるとしても、当該課題を解決することができると認識できない＞として説明したように、「仮に」という留保付きではあるが、課題を無理矢理に認定して課題の解決が認識できないという判断もされている。しかし、この判断は飽くまでも留保付きのものであって、本判決は、課題の記載がないことを第一の理由として特許の無効を認めたものである。課題が認定できない場合にサポート要件違反が認定されることについては、改めて留意したいところである。
以上
弁護士 後藤直之
