【知財高裁平成30年10月17日判決(平成29年(行ケ)第10232号)】

【ポイント】
 ステーキの提供システムというビジネス関連発明の発明該当性が認められた事案である。

【キーワード】
特許法2条1項,発明,発明該当性,技術的思想の創作,ビジネス関連発明

1 事案

 本件は,「いきなり!ステーキ」を営業する㈱ペッパーフードサービス(原告)が「ステーキの提供システム」について特許出願を行い登録査定が下りたところ(特許第5946491号),当該特許の発明該当性を争点として異議申立がなされ,特許庁(被告)において取消決定が出されたため,原告がその取消決定の取り消しを求めて提訴した事案である(当該特許の請求項1は図1に示す通り。赤字は筆者による。)

2 知財高裁の判断

 前提として,被告である特許庁は,異議申立決定において,本件特許発明1の発明該当性に関して,本件特許発明1は,その本質が,経済活動それ自体に向けられたものであり,全体として「自然法則を利用した技術思想の創作」に該当しないから,特許法2条1項に規定する「発明」に該当しないと認定した。
 これに対し,知財高裁では,「本件特許発明1の技術的課題,その課題を解決するための技術的手段の構成及びその構成から導かれる効果等の技術的意義に照らすと,本件特許発明1は,札,計量機及びシール(印し)という特定の物品又は機器(本件計量機等)を,他のお客様の肉との混同を防止して本件特許発明1の課題を解決するための技術的手段とするものであり,全体として『自然法則を利用した技術的思想の創作』に該当するということができる。したがって,本件特許発明1は,特許法2条1項所定の『発明』に該当するということができる。」と,本件特許発明1の発明該当性を肯定して,特許庁による特許取消決定を取り消すとの判決を下した。
 また,知財高裁は,被告の各主張に対し,「お客様がそのテーブル番号のテーブルにおいてステーキを食べることが人為的な取決めであることと,そのテーブル番号を含む情報を本件計量機等により伝達することが自然法則を利用した技術的思想に該当するかどうかとは,別の問題であり,前者から直ちに後者についての結論が導かれるものではない。そして,本件計量機等が,他のお客様の肉との混同を防止して本件特許発明1の課題を解決するための技術的手段として用いられており,本件特許発明1が『自然法則を利用した技術的思想の創作』に該当することは,前記…のとおりである。…『札』,『計量機』及び『シール(印し)』は,単一の物を構成するものでという効果との関係で技術的意義を有するものであって,物の本来の機能の一つの利用態様が特定されているにすぎないとか,人為的な取決めにおいてこれらの物を単に道具として用いることが特定されているにすぎないということはできない。」として,被告の主張を退けた。

3 検討

 特許の保護対象としての「発明」とは,「自然法則を利用した技術的思想の創作」でなければならないところ,特許庁の審査基準では,「ビジネスを行う方法それ自体」については,「自然法則を利用していないもの」とされている。したがって,異議決定においては,本件特許発明1の本質が「ビジネスを行う方法それ自体」に合致すると判断され,発明該当性が否定されたものと思われる。
 他方,知財高裁では,特許庁が単に道具にしか過ぎないと判断した「札」,「計量機」及び「シール(印し)」という特定の物品又は機器(装置)を発明の効果との関係で技術的意義を有する技術的手段であると認めた。
 本件は,特許庁が否定した「発明」該当性を知財高裁がこれを覆し肯定した点で,ビジネス関連発明の特許性に重要な示唆を与えるものであり,実務上も重要なケースといえる。具体的には,本件の知財高裁の判決を前提とすると,ビジネス関連発明の特許明細書実務において,課題を解決するための技術的手段の相互関連性を詳細に記載すること,及び当該技術的手段が発明の効果との関係で技術的意義を発揮していることを明記することが、ビジネス関連発明の「発明」該当性との関係で重要となる。 

以上
(文責)弁護士・弁理士 高橋正憲


1 原告は,異議申立がなされた後,特許請求の範囲について訂正請求を行い,図に示す訂正後の請求項1について訂正が認められたが,特許庁により発明該当性が否定された。