【平成３０年１１月５日判決（大阪地裁　平成２９年（ワ）第６９０６号）】

【キーワード】
商標的使用，非商標的使用，商標法２６条１項６号，周知な商標，デザイン，出所識別機能，コラボレーション商品，キャラクター

・事案

シリーズもののアニメ映画に登場する，主人公ではないものの人気を博した複数のキャラクターのキャラクターグッズ（下記の被告商品目録抜粋参照）を，被告は，その運営するテーマパークの公式グッズとして，平成26年11月から当該テーマパークで販売し始めた。
　なお，当該キャラクターは人気を博し，平成27年以降，当該キャラクターを主人公とするスピンオフ作品のアニメ映画シリーズも公開された。また，当該スピンオフ作品のシリーズ公開の約３か月前の平成29年４月に，被告は，当該キャラクターをテーマとするエリアもテーマパークに開設した。
　他方，原告は，平成20年に筆記体風の「Bello」から成り洋服等を指定商品とする商標権を取得し，平成22年には太ゴシック体の「BELLO」の文字から成り洋服等を指定商品とする商標権を取得し，これら２件の商標権（本件各商標権）を自社の服飾雑貨に付して販売してきた（下記の本件各商標権参照））。
　そこで，原告は，被告が販売する当該キャラクターグッズのうち，BELLOの文字または飾り文字（被告各標章）が付されたTシャツ，腹巻付きの毛糸のパンツ，トランクス及び帽子等（被告各商品）の販売等が本件各商標権を侵害するとして差止め及び損害の賠償を請求して提訴した。

・大阪地裁の判断

　大阪地裁は，以下のとおり，図柄や単語，フレーズが装飾的なデザインとして用いられた服飾品における，①当該図柄等の非商標的使用（商標法26条1項6号）該当性の考慮事由と，②権利者の権利者の商標が周知なものである場合には別異に取り扱う必要性及び③コラボレーション商品に関する検討を判示した。

　そのうえで，結論としては，「被告各商品が販売されているいずれの局面においても，被告各標章が出所表示として機能していない」として，被告による被告各標章の使用は商標法26条1項６号に該当する（商標的使用ではない）と結論付け，類否については判断せずに原告の請求を棄却した。

・判旨抜粋

（※丸付数字，太字，下線及び墨括弧箇所は，筆者加筆による）

【服飾品のデザインと非商標的使用について】 被告各商品において，被告各標章は，ミニオンの図柄とともに表示されているところ，被告各商品のようなＴシャツ，下着，帽子，靴下等の服飾品には，一般に様々な図柄や単語ないしフレーズが装飾的なデザインとして用いられることが多く見られ，被告各商品に付されたミニオンの図柄と被告各標章も，そのようなデザインとしての性質を有すると認められる。他方，服飾品では，被告各商品で被告各標章が付されている位置には，装飾的なデザインと兼ねてブランド名が表示される場合もある（…）。このことからすると，①被告各商品に接した需要者が，被告各標章を「需要者が何人かの業務に係る商品…であることを認識できる態様により使用されていない商標」（商標法２６条１項６号）と認識するか否かは，ミニオンの図柄や被告各標章が服飾品のデザインとしての性質を有することを前提にしつつ，更に被告各標章の使用態様や取引の実情等を総合考慮して検討する必要がある。 ・・・ ミニオンは，それが登場する米国の映画が大ヒットとなり，…という対象者を限定した被告のアンケートにおいてであるとはいえ高い周知度があったことから，②一般的に高い周知性を有しているとキャラクターであると推認される。そして，被告各商品はそのようなミニオンのキャラクターグッズであるから，③需要者は，ミニオンのキャラクターに関心を有し，被告各商品がミニオンのキャラクターグッズであるという点に着目してこれを購入するものと考えられる。 そして，…被告各商品は主としてＵＳＪのパーク内及び近隣の直営店舗で公式グッズとして販売されているところ，ＵＳＪを訪れる④需要者が上記のような関心を有することに加え，パーク内のキャラクターとしてミニオンが導入されていることからすると，需要者にとっては，ミニオンが，ＵＳＪ（被告）が擁するキャラクターであり，被告各商品は，そのＵＳＪ（被告）がパーク内と近隣で運営する店舗で販売している公式のキャラクターグッズであるということをもって，他の商品との出所の識別としては十分であり，⑤それ以上に被告各商品の出所の識別を意識する動機に乏しいと考えられる。 また，…パーク内及び近隣の直営店舗では，ミニオンのキャラクターグッズは，服飾品である被告各商品に限らず，服飾品でない文房具，歯ブラシ，コップ，菓子に至るまで多岐にわたって展開されており，それらに広く被告各標章ないし「ＢＥＬＬＯ！」が付されている。また，ＵＳＪのパーク内でも，具体的商品を離れて，周知のミニオンのキャラクターに関連して，看板等に「ＢＥＬＬＯ！」との表示がされている。このように，被告各標章や「ＢＥＬＬＯ！」が，広くミニオンのキャラクターとセットで使用されていることからすると，⑥パーク内及び近隣の直営店舗を訪れた需要者は，被告各標章や「ＢＥＬＬＯ！」をもって，少なくとも周知のミニオンのキャラクターと何かしら関連性を有する語ないしフレーズとして認識すると考えられる ・・・ これらの状況からすると，⑦パーク内及び近隣の直営店舗を訪れた需要者が，被告各標章をミニオンの図柄とは関連のないものと認識し，それによって被告各商品の出所を識別するとは考え難く，需要者は，被告各標章をもって少なくともミニオンのキャラクターと関連する何らかの語ないしフレーズとして認識し，被告各商品の出所については，それがＵＳＪ（被告）の直営店舗で販売されるミニオンのキャラクターの公式グッズであることや，被告各商品にも一般に商品の出所が表示される部位である商品のタグやパッケージに本件被告ロゴが表示されていることによって識別すると認めるのが相当である。 【本件各商標が周知なものである場合について】 もっとも，⑧本件各商標が周知なものであれば，需要者は，それを既知の出所表示として認識しているから，被告各標章が周知のミニオンの図柄と共に表示され，上記のような状況で販売される場合でも，被告各標章を出所表示として認識することになると考えられる。そして，…原告が，その創業以来，オリジナルブランドを周知させるべく，「ＢＥＬＬＯ」の文字ないしその筆記体風の文字で構成される本件各商標を取り扱う商品に付すなどしてきたことは認められる。 しかし，原告が取り扱う商品が掲載された雑誌は印刷部数が格別多いわけでもない男性誌に限られ（…），掲載された頻度も，…短期間に限られている。また，…百貨店等で原告が取り扱う商品の販売コーナーが設けられたこと自体は，原告が取り扱う商品の需要者層に対する訴求力があるとはいえ，販売コーナーはさほど大きなものではなく，コーナーが設けられた期間も短期間にとどまっている。また，原告は，その取り扱う商品を複数の展示会に出展しているが，いずれも短期のものである上に，回数も５回にとどまっている。さらに，検索エンジンである「Google」で「ＢＥＬＬＯ 帽子」等の検索ワードで検索した場合に原告の取り扱う商品に関するウェブページが上位にヒットすること（…）は，原告以外にも「ＢＥＬＬＯ」という文字を含むブランド名を採用する同業者がある程度存在しないのであれば，当然のことであって，⑨それをもって本件各商標の周知性を推認することはできない。これらからすると，⑩本件各商標が被告各商品の需要者の間で周知性を有するとは認められないから，その既知性に基づいて被告各商品の需要者が被告各標章を出所表示として認識するとはいえない。 ・・・ 【コラボレーション商品の取扱いについて】 原告は，…ＵＳＪではコラボ商品としてコラボ先の出所が表示された商品が販売されていたり，ウェブサイトではミニオンのキャラクターに係る権利のライセンス先がライセンス商品を販売したりしていることに照らせば，需要者が，被告各標章を何らかの出所表示として認識する可能性は否定されないと主張する。 ・・・ コラボレーション商品の場合には，各商品主体において，それがコラボレーション商品である旨を明示していると認められるところ，コラボレーション商品は，異なる商品主体同士がコラボレーションすることで商品価値の相乗効果を狙う商品であるから，⑪コラボレーション商品でありながらその旨を明記しないことは通常考え難いことである。そうすると，ＵＳＪ（被告）の直営店舗で販売されるミニオンのキャラクターの公式グッズであるという以上に被告各商品の出所の識別を意識する動機に乏しい需要者において，コラボレーション商品であることを特に表記していない被告各商品について，他社とのコラボレーション商品であるとの認識が生じる可能性は乏しいと考えられる。

 

・被告商品目録抜粋（大阪地裁平成３０年１１月５日判決（平成２９年（ワ）第６９０６号）より）
　

 

本件各商標（特許情報プラットフォームJ Plat Patより）
　

 

・検討

・1. 　服飾品のデザインと非商標的使用について
・(1) 　問題の所在
　服飾品のデザインの一部として，他社の標章（商標）に似ているまたはそっくりなデザインが施されることがある。
このような場合，服飾品を市場にリリースする前に，当該デザイン部分（当　該標章）が需要者において当該服飾品の出所を混同させるおそれがないか，すなわち当該服飾品が自社のものではなく当該他社の商品と混同されて商標権侵害に該当する可能性がないかにつき検討・確認する必要がある。仮に，市場にリリースした後，商標権侵害に当たるとの疑義が生じると，当該他社から販売停止や廃棄を求められ得るからである。
・(2) 商標的使用・非商標的使用について
　仮に商標登録されている商標が用いられていたとしても，商品・役務（サービス）の出所を誤認させるおそれがない使用態様なのであれば，「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用されていない商標」（商標法26条１項６号）に該当し，商標権侵害とはなり得ない。
もっとも，そのような場合であっても，当該商標がありふれたフォントの文字で構成されたものではなく，デザインされた文字（ロゴタイプ）または図柄で構成されるもの（ロゴマーク）であれば著作権侵害という論点も惹起されるので，非商標的使用であるからといって，他の知的財産権を侵害しないというわけではない。
・(3) 判旨検討
 　本判決は，下線①のとおり，他の商標権侵害における判断基準同様，使用態様や取引の実情などを踏まえて総合考慮して非商標的使用か否かを判断するという基準を提示したものの，判旨が示した「デザインとしての性質を有することを前提」にするという考慮事由は，どのようにして結論を左右したのであろうか。
　たとえば，本件において，被告各商品に付されたキャラクターが需要者において人気である（下線②）がゆえにそのキャラクターグッズが欲しくて被告各商品を接するという特殊性があること（下線③），被告各商品は直営店舗で販売されておりテーマパークの公式グッズであるとわかること（下線④）などは，当該キャラクターがデザインとして用いられていることを前提にして導かれた取引の実情であると考えられる。
　このようにして，判旨は，このキャラクターのグッズが欲しいという需要者は当該キャラクターに注目するからキャラクター以外のデザインにはさほど注目しないであろうという経験則を基に，直営店舗における当該キャラクターの表示でもって需要者は商品の出所を十分に識別できると判示したものと考えられる（下記④，⑤）。
　しかも，人気のキャラクターであるがゆえに，本件各商標との同一・類似性が主張されている部分はキャラクターと一体的なデザインであって，その部分だけ抽出して出所表示として機能するものでもないと判断したともいえ（下線⑥，⑦），これもデザインとしての性質を前提にした判断と考えられる。

・2. 服飾品のデザインに周知な商標が用いられた場合
・(1) 判旨検討
　本件では，仮に本件各商標が被告各商品の需要者においても周知だった場合には，別の結論となることも示された（下線⑧）。
　本件各商標が周知であれば，それと同一または類似のデザイン部分（被告各標章）の表示に接した需要者の一部，すなわち本件各商標についても知っている被告各商品の需要者が被告各商品は原告の服飾品ではないかと出所を誤認するおそれが生じ得るから，至極，真っ当な取扱いといえる。
・(2) 本件各商標の周知性の認定について
　判旨が本件各商標の周知性を検討するにあたり，原告の広告宣伝活動について，「原告が取り扱う商品の需要者層に対する訴求力」と「被告各商品の需要者」に対する訴求力とを区別して検討したこと（下線⑩）は，商標権侵害における商標の類否判断が，被告各商品の需要者において，本件各商標と同一または類似する標章が付された被告各商品の出所が原告であると誤認される可能性があるか否かという観点から検討されるべきものである ことに由来する。
　なお，周知性の有無を認定するための証拠のひとつとして，検索エンジンにおける検索結果を取り上げたこと（上位にヒットするからといって直ちに周知性が認められるものではないこと）は，興味深く，今後の訴訟活動における参考になろう。たとえば，今後，検索エンジンごとに，または検索エンジンが同一でもブラウザごとに，検索結果が異なる場合にどのような訴訟活動が望ましいのであろうか 。

3. コラボレーション商品について
　判旨が，コラボレーション商品であればコラボレートする相互または複数のすべてのブランドの需要者層に消費を呼びかけるべくコラボレーション商品である旨を明記するのが通常であるという経験則を示したこと（下線⑪）については，さらなる検討が必要であろう。
　承諾なく他社の商標を服飾品のデザインの一部として付し，コラボレーション商品であるという説明もせずに当該商品が販売されてしまった場合（流用したのであればコラボレーション商品であるというのも虚偽所事実となるから，コラボレーション商品であることを明示しないことが通常であろう），当該他社は，その保有する標章が著名であれば格別，被疑侵害者側の需要者において知られていないときには，どのような主張ができるのであろうか。
　本件においてはテーマパーク内の直営店舗で販売される公式キャラクターグッズという特殊な取引の実情があったゆえに，コラボレーション商品でればその旨が表示されて当然といえるものの，そのような事情がない場合にも，上記判旨が妥当するのか。今後の裁判例の動向に注目したい。

以上
（筆者）弁護士 阿久津匡美

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髙部眞規子「実務 商標関係訴訟」４９～５５頁（２０１５年９月，きんざい）