【令和４年３月２４日（東京地裁 令和元年（ワ）２５１５２号）】
【判旨】
発明の名称を「コメント配信システム」とする特許第６５２６３０４号の特許（以下「本件特許」という。）に係る特許権（以下「本件特許権」という。）の特許権者である原告が、被告ＦＣ２が運営するインターネット上のコメント付き動画配信サービスである「ＦＣ２動画」、「ＦＣ２ ＳａｙＭｏｖｅ！」及び「ＦＣ２ ひまわり動画」（以下、併せて「被告サービス」という。）に係るシステム（以下、併せて「被告システム」という。）は本件特許に係る発明の技術的範囲に属するものであり、被告ＦＣ２が被告サーバ目録記載の各サーバ（以下、併せて「被告サーバ」という。）から日本国内のユーザ端末に被告ファイル目録記載の各ファイル（以下、併せて「被告ファイル」という。）を送信することが被告システムの「生産」として本件特許権を侵害する行為に当たるなどと主張し、被告らに対し、被告ファイルの日本国内のユーザ端末への配信の差止め及び損害賠償等を求めた事案。裁判所は、被告システムについて本件発明との関係で日本国内での「生産」が認められないことを理由に特許権侵害を否定し、原告の請求を棄却した。
【キーワード】
特許、海外、システムクレーム
１ 事案の概要及び争点
原告は、動画サービスのコメント配信に関する発明に係る本件特許権を保有している。本件特許の特許請求の範囲は以下のとおりである（下線部は補正により追加された構成要件）。
| 【請求項１】 サーバと、これとネットワークを介して接続された複数の端末装置と、を備えるコメント配信システムであって、 前記サーバは、 前記サーバから送信された動画を視聴中のユーザから付与された前記動画に対する第１コメント及び第２コメントを受信し、 前記端末装置に、前記動画と、コメント情報とを送信し、 前記コメント情報は、 前記第１コメント及び前記第２コメントと、 前記第１コメント及び前記第２コメントのそれぞれが付与された時点に対応する、前記動画の最初を基準とした動画の経過時間を表す動画再生時間であるコメント付与時間と、を含み、 前記動画及び前記コメント情報に基づいて、前記動画と、前記コメント付与時間に対応する動画再生時間において、前記動画の少なくとも一部と重なって、水平方向に移動する前記第１コメント及び前記第２コメントと、を前記端末装置の表示装置に表示させる手段と、 重なると判定された場合に、前記第１コメントと前記第２コメントとが重ならない位置に表示されるよう調整する表示位置制御部と、を備えるコメント配信システムにおいて、 前記サーバが、前記動画と、前記コメント情報とを前記端末装置に送信することにより、前記端末装置の表示装置には、 前記動画と、 前記コメント付与時間に対応する動画再生時間において、前記動画の少なくとも一部と重なって、水平方向に移動する前記第１コメント及び前記第２コメントと、 が前記第１コメントと前記第２コメントとが重ならないように表示される、コメント配信システム。 |
本発明によれば、特定の動画再生時間に多数のコメントが集中して入力された場合等において、画面上の高さを変えるなどして、各コメント同士が重ならない位置に表示させることができる（明細書【０００７】【００４０】段落参照）。
（２）争点
本件の争点は、下記のとおりである。裁判所は、争点１～３については原告の主張を認め、本件の準拠法は日本法であり且つ被告システムが本件発明の構成要件を充足すると判示した。本稿では、主に争点４（被告システムの「生産」の有無）について採り上げる。
(1) 準拠法（争点１）
(2) 被告システムが本件発明１の技術的範囲に属するか（争点２）
(3) 被告システムが本件発明２の技術的範囲に属するか（争点３）
(4) 被告らによる被告システムの「生産」の有無（争点４）
(5) 無効の抗弁（特許法１０４条の３第１項）の成否（争点５）
(6) 原告による本件特許権の行使が権利の濫用に当たるか（争点６）
(7) 損害の発生の有無及びその額（争点７）
(8) 差止請求及び除却等請求の当否（争点８）
２ 裁判所の判断
（１）判断基準
まず、裁判所は、特許法２条３項１号における「生産」の意義について、「生産」は日本国内におけるものに限定され、特許発明の構成要件の全てを満たす物が日本国内において新たに作り出されることが必要であると述べた。
※裁判例より抜粋（下線部は筆者が付加。以下同じ。）
| (2) 被告ＦＣ２による被告システムの「生産」の有無について ア 本件発明１の関係での被告システム１（被告サービス１のＦＬＡＳＨ版）の「生産」について 本件発明１の「実施」として被告ＦＣ２による被告システム１の「生産」があるといえるかを、まず、被告サービス１のＦＬＡＳＨ版について検討する。 (ｱ) 物の発明の「実施」としての「生産」（特許法２条３項１号）とは、発明の技術的範囲に属する「物」を新たに作り出す行為をいうと解される。また、特許権の効力が当該国の領域内においてのみ認められることを意味する属地主義の原則（最高裁平成７年（オ）第１９８８号同９年７月１日第三小法廷判決・民集５１巻６号２２９９頁、最高裁平成１２年（受）第５８０号同１４年９月２６日第一小法廷判決・民集５６巻７号１５５１頁参照）からは、上記「生産」は、日本国内におけるものに限定されると解するのが相当である。したがって、上記の「生産」に当たるためには、特許発明の構成要件の全てを満たす物が、日本国内において新たに作り出されることが必要であると解すべきである。 |
（２）本件へのあてはめ
そして、本件発明に係るコメント配信システムは、「サーバ」と「これとネットワークを介して接続された複数の端末装置」をその構成要素とする「物」であるところ、後者は日本国内に存在するが、前者に相当する動画配信用サーバ及びコメント配信用サーバは海外（米国内）に存在することから、本件発明の対象となる「物」＝「コメント配信システム」が日本国内において「生産」されているとは認められないと判示した。
| (ｲ) 前記３(1)のとおり、被告システム１は、本件発明１の構成要件を全て充足し、その技術的範囲に属するものであって、被告システム１における構成１ａないし１ｉは、本件発明１の構成要件１Ａないし１Ｉにそれぞれ相当する。 また、被告サービス１のＦＬＡＳＨ版においてコメント付き動画を日本国内のユーザ端末に表示させる手順は、前記(1)ウ(ｱ)のとおりであって、被告サービス１がその手順どおりに機能することによって、上記のとおり本件発明１の構成要件を全て充足するコメント配信システムである被告システム１が新たに作り出されるということができる。 そして、本件発明１のコメント配信システムは、「サーバ」と「これとネットワークを介して接続された複数の端末装置」をその構成要素とする物であるところ（構成要件１Ａ）、被告システム１においては、日本国内のユーザ端末へのコメント付き動画を表示させる場合、上記の「これとネットワークを介して接続された複数の端末装置」は、日本国内に存在しているものといえる。 他方で、前記３(2)アによれば、本件発明１における「サーバ」（構成要件１Ａ等）とは、視聴中のユーザからのコメントを受信する機能を有するとともに（構成要件１Ｂ）、端末装置に「動画」及び「コメント情報」を送信する機能（構成要件１Ｃ）を有するものであるところ、これに該当する被告ＦＣ２が管理する前記(1)ウ(ｱ)の動画配信用サーバ及びコメント配信用サーバは、前記(1)イ(ｱ)のとおり、令和元年５月１７日以降の時期において、いずれも米国内に存在しており、日本国内に存在しているものとは認められない。 そうすると、被告サービス１により日本国内のユーザ端末へのコメント付き動画を表示させる場合、被告サービス１が前記(1)ウ(ｱ)の手順どおりに機能することによって、本件発明１の構成要件を全て充足するコメント配信システムが新たに作り出されるとしても、それは、米国内に存在する動画配信用サーバ及びコメント配信用サーバと日本国内に存在するユーザ端末とを構成要素とするコメント配信システム（被告システム１）が作り出されるものである。 したがって、完成した被告システム１のうち日本国内の構成要素であるユーザ端末のみでは本件発明１の全ての構成要件を充足しないことになるから、直ちには、本件発明１の対象となる「物」である「コメント配信システム」が日本国内において「生産」されていると認めることができない。 |
（３）原告の主張に対する裁判所の見解
原告は、被告のサーバが海外に存在することは、被告システムの「生産」行為が国外の行為により開始されることを意味するにすぎず、「生産」実施行為は全体として見て日本国内で行われているのと同視し得るなどと主張した。しかし、裁判所は、明文の根拠なしに原告主張の判断基準をもって「生産」の範囲を画するのは相当でないとして、原告の主張を棄却した。
| (ｳ) 原告は、被告システム１では、多数のユーザ端末は日本国内に存在しているから、被告システム１の大部分は日本国内に存在している、被告ＦＣ２が管理するサーバが国外に存在するとしても、「生産」行為が国外の行為により開始されるということを意味するだけで、「生産」行為の大部分は日本国内で行われている、本件発明１において重要な構成要件１Ｈに対応する被告システム１の構成１ｈは国内で実現されている、被告システム１については「生産」という実施行為が全体として見て日本国内で行われているのと同視し得るにもかかわらず、被告らが単にサーバを国外に設置することで日本の特許権侵害を免れられるという結論となるのは著しく妥当性を欠くなどとして、被告システム１は、量的に見ても、質的に見ても、その大部分は日本国内に作り出される「物」であり、被告らによる「生産」は日本国内において行われていると評価することができると主張する。 しかしながら、前記(ｱ)のとおり、特許法２条３項１号の「生産」に該当するためには、特許発明の構成要件を全て満たす物が日本国内において作り出される必要があると解するのが相当であり、特許権による禁止権の及ぶ範囲については明確である必要性が高いといえることからも、明文の根拠なく、物の構成要素の大部分が日本国内において作り出されるといった基準をもって、物の発明の「実施」としての「生産」の範囲を画するのは相当とはいえない。そうすると、被告システム１の構成要素の大部分が日本国内にあることを根拠として、直ちに被告システム１が日本国内で生産されていると認めることはできないというべきである。 また、前記(1)ウ(ｱ)の②－２及び⑤からすれば、被告システム１においては、被告ＦＣ２のウェブサーバがユーザ端末に配信するＳＷＦファイルによって規定される条件に基づいて、２つのコメントが重複するか否かを判定する計算式及び重複すると判定された場合の重ならない表示位置の指定が行われており、構成要件１Ｆの「判定部」及び構成要件１Ｇの「表示位置制御部」に相当する構成１ｆ及び１ｇの動作の実現は、日本国内に存在するユーザ端末において行われるものであるということができ、これらのユーザ端末における動作からは、原告が指摘する構成要件１Ｈに対応する構成１ｈのうち「前記ユーザ端末のディスプレイには、前記動画と、前記コメント付与時間に対応する動画再生時間において、前記動画上に、右から左方向に移動する前記コメント１及び前記コメント２とが、追いついて重複しないように表示される、」という部分に相当する動作は、日本国内に存在するユーザ端末において実現されるものということができるものの、構成要件１Ｈに対応する構成１ｈのうち「前記サーバが、前記動画ファイルと、前記コメントファイルとを前記ユーザ端末に配信することにより、」という部分に相当する動作は、米国内に存在するコメント配信用サーバ及び動画配信用サーバによって実現されるものであり、構成１ｈが日本国内に存在するユーザ端末のみによって実現されているとはいえない。前記１(2)イで検討したところからすれば、本件発明１の目的は、単に、構成要件１Ｆの「判定部」及び構成要件１Ｇの「表示位置制御部」に相当する構成等を備える端末装置を提供することではなく、ユーザ間において、同じ動画を共有して、コメントを利用しコミュニケーションを図ることができるコメント配信システムを提供することであり、この目的に照らせば、動画の送信（構成要件１Ｃ及び１Ｈ）並びにコメントの受信及びコメント付与時間を含むコメント情報の送信（構成要件１Ｂ、１Ｃ及び１Ｈ）を行う「サーバ」は、この目的を実現する構成として重要な役割を担うものというべきである。この点からしても、本件発明１に関しては、ユーザ端末のみが日本に存在することをもって、「生産」の対象となる被告システム１の構成要素の大部分が日本国内に存在するものと認めることはできないというべきである。 さらに、前記(1)アのとおり、被告サービスにおいては、日本語が使用可能であり、日本在住のユーザに向けたサービスが提供されていたと考えられ、同オのとおり、平成２６年当時、日本法人である被告ＨＰＳが、被告ＦＣ２の委託を受けて、被告サービスを含む同被告の運営するサービスに関する業務を行っていたという事情は認められるものの、本件全証拠によっても、本件特許権の設定登録がされた令和元年５月１７日以降の時期において、米国法人である被告ＦＣ２が本件特許権の侵害の責任を回避するために動画配信用サーバ及びコメント配信用サーバを日本国外に設置し、実質的には日本国内から管理していたといった、結論として著しく妥当性を欠くとの評価を基礎付けるような事情は認められない。 したがって、原告の上記主張は採用することができない。 (ｴ) 以上によれば、被告サービス１のＦＬＡＳＨ版については、本件発明１の関係で、被告ＦＣ２による被告システム１の日本国内での「生産」を認めることができないというべきである。 ・・・（中略）・・・ オ 小活 以上のとおり、本件発明１の関係でも、本件発明２の関係でも、被告サービス（ＦＬＡＳＨ版及びＨＴＭＬ５版）において、被告ＦＣ２による被告システムの日本国内での「生産」を認めることはできない。 |
以上のとおり、被告システムについて本件発明との関係で日本国内での「生産」が認められないことを理由に、原告の請求は全て棄却された。
３ 検討
本件では、被告システムについて特許発明の構成要件充足性は認められたものの、構成要件の一部に相当するサーバが日本国外（米国）に設置されていたことをもって、特許権侵害が否定された事案である。裁判所の判断は法的なロジックとしては理解できるものの、サーバを日本国外に設置することで容易に特許権侵害を免れることが可能となってしまうため、特許権者にとっては酷な結論であると思われる。
裁判所は、特許法２条１項１号の「生産」の要件として、「特許発明の構成要件の全てを満たす物が、日本国内において新たに作り出されることが必要」であるとの判断基準を示した。これは明確性という点では確かに優れているが、インターネットを通じて提供される様々なサービス・機能の中には当該基準を満たさないものも多く、時代遅れの感が否めない。立法による早急な解決が望まれるところである。
以上
弁護士・弁理士 丸山真幸
