【令和４年１２月２２日（大阪地裁　令和３年（ワ）第４９２０号）】

【判旨】

発明の名称を「機能水」とする特許（本件特許）に係る特許権を有する原告が、被告が本件特許の請求項３に係る発明（本件発明）の技術的範囲に属する被告製品を製造し、販売することは本件特許権の侵害に当たると主張して、被告に対し、被告製品の製造、販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに、不法行為に基づく損害賠償金３３１万９０００円の支払を求めた事案。裁判所は、被告製品は、本件発明の各構成要件を充足し、その技術的範囲に属するとしつつも、本件発明は、本件特許の優先日前に日本国内において公然実施された発明であるから、新規性を欠き、無効審判により無効とされるべきものであって、原告は、被告に対し、本件特許権を行使することができないとして、請求を棄却した

【キーワード】

特許法２９条１項２号、公然実施

１　事案の概要と争点

原告は、飲食関係の衛生管理等のコンサルタント等を行う者であり、被告は、飲料水の販売等を目的とする株式会社であった。原告は、以下の内容の本件特許権（特許第６７０８７６４号）を有していた。

【本件特許権】

 内容
Ａ多価アミン及び／又はその塩を機能成分として含有し、水、多価アミン、多価アミンの塩の総含有量が９５重量％以上である機能水であって、
Ｂ前記多価アミンが、下記式（３＇）
【化３】

で表される不飽和アミンに由来する構造単位を有するポリマー（式中、ｎは０又は１を示し、ｐは１又は２を示し、Ｒ⁷、Ｒ⁸、Ｒ⁹は水素原子を示す）のうち、重量平均分子量５００～５００００の、ポリアリルアミン又はジアリルアミン重合体であり、
Ｃ前記機能成分の有する機能が、前記式（３＇）で表される不飽和アミンに由来する構造単位を有するポリマーがポリアリルアミンである場合は、魚介類又は精肉の鮮度保持、魚介類又は精肉の熟成、植物の成長調整、切り花の延命、切り花の開花調整、害虫駆除、アニサキス防除、抗微生物、抗ウイルス、便臭軽減、血圧低下、体温上昇、及び口腔内環境の改善のうちの少なくとも１つであり、前記式（３＇）で表される不飽和アミンに由来する構造単位を有するポリマーがジアリルアミン重合体である場合は、切り花の延命である
Ｄ機能水。

　被告は、元々、原告が代表を務める有限会社リベラルないしその代理店から、自らの製品の製造に必要な水溶液を購入した上で、製品である機能水を製造し、販売していたが、令和２年６月頃から、原告らとは別のメーカーから、原材料である水溶液を購入し、同水溶液を用いて被告製品を製造・販売するようになった。被告製品が、本件特許発明の構成要件Ａ及びＢに規定される組成を有し、水及びポリアリルアミン重合体の総含有量が９５重量％以上であることを充足することは当事者間に争いがない。本件の争点は以下のとおりであり、本稿では充足論（争点１）及び公然実施無効（争点２ア）について述べる。

【争点】

  • (1) 　本件発明の技術的範囲への属否（争点１）
  • (2) 　本件発明の無効理由の有無（争点２）
    • ア　公然実施発明（製品名「無限七星ＦＩＳＨ」の成分に係る発明。以下「引用発明」という。）に基づく新規性欠如の有無（争点２－１）
    • イ　本件特許出願の冒認出願該当性（争点２－２）
  • (3) 　先使用権の成否（争点３）
  • (4) 　消尽又は黙示の実施許諾の成否（争点４）
  • (5) 　損害の発生及びその額（争点５）
  • (6) 　差止め及び廃棄の必要性の有無（争点６）

２　裁判所の判断

(1)　 本件発明の技術的範囲への属否（争点１）

　まず、裁判所は、本件特許発明の構成要件Ｃの充足性について、被告やその代理店のウェブサイトにおける商品説明の内容等を踏まえ、被告製品は、少なくとも魚介類の鮮度を保持する機能を有し、かつ、被告は、少なくとも魚介類の鮮度を保持する用途として被告製品を販売していると判示した。また、構成要件Ｄについても、構成要件Ａ～Ｃが全て充足されること等を理由に、機能水の要件を満たすと判示した。被告は、被告製品は少なくとも平成３１年３月以降は清涼飲料水として販売されており、特定の用途を目的とする製品ではない旨の主張を行ったが、当該主張の裏付けとなる陳述書が信用できないなどとして採用されなかった（以下）。

※判決文より抜粋（下線部は筆者付与。以下同じ。）

(2) 　構成要件Ｃ（「魚介類又は精肉の鮮度保持」の機能を有するか）について
  • 証拠（甲３の１、４、１４～１６、１９、２０、乙２７～３２）及び弁論の全趣旨によれば、被告は、そのウェブサイトのトップページ（令和３年１０月現在）において、被告製品は食品ロス問題や物流で未来のカタチとして第五次産業革命を起こせるのではないかと期待されている旨を記載し、「ＴＯＰＩＣＳ」欄には、テレビ番組で放映された旨の紹介をしていること、前記ウェブサイトのうち被告製品を紹介するウェブページ（令和３年５月現在）において、被告製品は清涼飲料水である旨、お客様の判断で色々なものに使われており、その可能性は無限大である旨を記載していること、時間グループは、そのウェブサイト（令和３年２月現在）において、被告製品について「水・花・魚・果物野菜・肉・金属・医療」の分野で無限の可能性を持つ水として研究され、「魚の切り身が生のままで７日間もつ魔法の水」としてテレビ番組で紹介され、魚への新しい保存技術として注目されている旨を記載していること、被告の販売代理店の一つである株式会社ユニークＢｉｚ（以下「ユニークＢｉｚ」という。）は、そのウェブサイト（令和４年２月現在）において、前記テレビ番組で「紹介された「無限七星」は、放送では刺身が１週間冷蔵保存できることから、大変ご好評をいただいている商品です」と記載して、被告製品の広告をしていることが認められる。そして、平成３１年２月に放送された当該番組では、「無限七星Ｆｉｓｈ」ないし「無限七星」と呼ばれる水をかけた魚の切り身とかけていない魚の切り身を７日間冷蔵庫に保存し、前者は問題なく食べられたが、後者は臭いがして食べられなかったことが紹介されている。また、被告は、販売代理店との間で被告製品に係る販売代理店契約を締結するに当たり、平成３１年３月１８日までの時点においては、「無限七星」は鮮魚の洗浄・制菌を目的とするものである旨を記載した無限七星ボトルドウォーター及び無限七星ＦＩＳＨに関する契約書のひな形を使用していたが、同月１９日に愛媛県から清涼飲料水について公的な認定を受けることなく特定の効果を謳うことは問題がある旨指導されたことを踏まえ、令和元年５月及び７月時点においては、被告製品は清涼飲料水である旨を記載し、無限七星ＦＩＳＨに関する記載のない契約書のひな形を使用していたことが認められる。
  • 以上の事実関係に照らすと、被告は、平成３１年３月１８日までの時点においては、「無限七星」は鮮魚の洗浄・制菌を目的とするものであるとして無限七星ＦＩＳＨ、旧被告製品ないし被告製品の販売代理店契約を締結しており、その後、販売代理店契約書上は、被告製品は清涼飲料水である旨が記載されるようになったものの、被告製品の販売代理店である時間グループやユニークＢｉｚは、各ウェブサイトにおいて、被告製品が「無限の可能性を持つ水」であることや「魚の切り身が生のままで７日間もつ魔法の水」であるなどと広告し、被告も、そのウェブサイトにおいて、鮮魚等の鮮度を維持する保存技術等を放送したテレビ番組を紹介して、被告製品の可能性は無限大である旨を記載しているのであるから、被告製品は、少なくとも魚介類の鮮度を保持する機能を有し、かつ、被告は、少なくとも魚介類の鮮度を保持する用途として被告製品を販売しているものと認められる。
  • したがって、被告製品は、構成要件Ｃに係る構成を有するものと認められる。
(3) 　構成要件Ｄ（「機能水」であるか）について
  • 被告製品は、構成要件Ａ及びＢに規定される組成を有し、水及びポリアリルアミン重合体の総含有量が９５重量％以上であって、構成要件Ｃに係る構成を有するから、機能水であると認められ、構成要件Ａ～Ｄに係る構成をいずれも有する。
(4) 　被告の主張について
    被告は、被告製品を清涼飲料水として販売しているから、少なくとも平成３１年３月以降に販売した被告製品は、特定の用途を目的とする製品として製造され販売されたものではない旨を主張し、これを裏付ける証拠として、被告製品の販売代理店である時間グループ及びユニークＢｉｚの代表取締役の陳述書（乙３４、３５）を提出する。
  • しかし、前記陳述書は、被告製品を清涼飲料水として販売した実績はあるが、魚介類又は精肉の鮮度保持の用途に使用することを目的として販売したことはない旨が記載されているにとどまることに加え、その記載内容は、前記(2)の時間グループ等の各ウェブサイトの掲載内容等に反するものである。
  • したがって、被告が提出する前記陳述書の内容は直ちに信用することができず、被告の前記主張は採用できない。
(5) 　以上から、被告製品は、本件発明の各構成要件を充足し、その技術的範囲に属する。

(2)　 公然実施発明（引用発明）に基づく新規性欠如の有無（争点２－１）

　裁判所は、別件訴訟において原告が提出した証拠等に基づき、原告が本件特許の出願日以前から製造・販売していた商品（旧ＡＴＷ）及びこれと同一成分の旧被告商品（無限七星ＦＩＳＨ）が、本件特許に規定される組成を有する現在の原告商品（現ＡＴＷ）を１０倍希釈したものであって、本件発明の各構成要件を全て充足すると判示した。

  • ２ 　公然実施発明（引用発明）に基づく新規性欠如の有無（争点２－１)
  • (1) 　前提事実に加え、後掲各証拠（特に明示する場合を除き、枝番があるものは枝番を含む）及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。
  • ア　リベラル社は、平成３０年７月５日、発明の名称を「活量調質水溶液及び活量調質媒体の製造方法」とする別件特許により、水酸化物イオン活量調質水溶液を製造し、用途に応じてこれを希釈して、「ＡＴＷ－１、ＡＴＷ－０１、ＡＴＷ－００１」を製造する旨を記載した「アミノミネラル製造フローチャート」を作成した（甲２１、乙１）。なお、前記フローチャートでは、別件特許により「アミノ基水溶液」を製造する旨が記載されており、当該水溶液はアミノ基を含む成分が入っていることがうかがえるところ、別件特許の公報に記載されている方法のみから当該水溶液を製造する趣旨かどうかについては明らかでない。
  • イ　被告は、平成３０年９月、清涼飲料水製造業の営業許可を受けた（乙８）。
    　被告は、同年１０月頃から、リベラル社より旧ＡＴＷを購入し、そのままボトルに詰め、又は、ラベルを貼り替える方法により、飲用を主な用途とする旧被告製品のほか、魚の鮮度保持を主な用途とする無限七星ＦＩＳＨを製造し、販売していた（乙２、４、５）。
    　リベラル社は、同月２０日付けの請求書において、被告に対し、１リットル当たりの単価を３０００円として旧ＡＴＷの売買代金を請求した（乙２）。
  • ウ　被告は、平成３０年１１月２８日までの間に、テレビ局から、無限七星ＦＩＳＨの取材依頼を受け、平成３１年２月１０日、無限七星ＦＩＳＨに鮮魚の鮮度を保持する機能があること、無限七星ＦＩＳＨに含まれるアミノ基により前記機能を奏すること等を紹介するテレビ番組が放送された（甲２０、乙６）。
  • エ　被告は、原告による平成３１年２月７日の本件特許出願の後から、リベラル社より、本件特許に規定される組成を有する現ＡＴＷを購入し、それを１０倍に希釈して、被告製品及び無限七星ＦＩＳＨを製造し、販売するようになった。
    リベラル社は、同月１２日付けの請求書において、被告に対し、１リットル当たりの単価を３万円として現ＡＴＷの売買代金を請求した（乙３）。
    　被告は、愛媛県からの指導を踏まえ、同年３月頃から、無限七星ＦＩＳＨの製造販売を中止した。
  • オ　被告、リベラル社及びＡＴＷ社は、令和元年１２月５日、ＡＴＷ社が、リベラル社のＡＴＷ水溶液に関する被告との取引を引き継ぎ、被告がＡＴＷ社のＡＴＷ水溶液の販売事業に関する代理店となること、ＡＴＷ水溶液の仕様は、別件特許の製造方法によること、ＡＴＷ水溶液の品質は標準仕様と１０倍濃縮仕様があること等を合意し（以下「本件代理店契約」という。）、以後、被告は、ＡＴＷ社から現ＡＴＷを購入するようになった（乙９）。
  • カ　被告は、令和２年６月２４日、リベラル社及びＡＴＷ社に対し、リベラル社らが現ＡＴＷの内容物の開示を拒否すること等により信頼関係が破壊されたと主張して、本件代理店契約を解除する旨を記載した通知書を送付し、同年７月頃、本件代理店契約は解除された（乙１０、１１）。
  • キ　ＡＴＷ社は、令和２年８月２１日、神戸地方裁判所に対し、本件の被告を被告として、本件代理店契約に基づく売買代金の支払を求める訴えを提起した（神戸地方裁判所令和２年（ワ）第１２９６号売買代金請求事件。以下「別件訴訟」という。乙３８）。
    　別件訴訟において、被告（本件の被告）が、「被告は従来、原告側から旧ＡＴＷと現ＡＴＷは希釈率が異なるだけだと説明を受けてきたが、原告側は特許侵害訴訟（本件）の訴状にて旧ＡＴＷと現ＡＴＷとが全く別の商品であるとの主張をした」旨を指摘したことに対し、ＡＴＷ社は、旧ＡＴＷと現ＡＴＷは、いずれもアミノ基という原子団を含んだ水溶液で、現ＡＴＷを１０倍薄めたものが旧ＡＴＷである旨を記載した準備書面を提出した（乙２６の１・２）。
  • (2) 　無限七星ＦＩＳＨの構成について
  • ア　前記(1)アによれば、リベラル社は、平成３０年７月５日時点において、別件特許（「活量調質水溶液及び活量調質媒体の製造方法」）により、水酸化物イオン活量調質水溶液を製造し、これを希釈して、旧ＡＴＷのほか「ＡＴＷ－１、ＡＴＷ－００１」を製造していたことが認められるところ、前記(1)イのとおり、被告は、当初、リベラル社から購入した旧ＡＴＷをそのままボトルに詰め、又は、ラベルを貼り替える方法により、旧被告製品や無限七星ＦＩＳＨを製造し、販売していたのであるから、これらの製品は、前記水溶液を希釈したものであると認められる。一方、前記(1)エ及びオのとおり、被告は、原告の本件特許出願の後からは、リベラル社から購入した本件特許に規定される組成を有する現ＡＴＷを１０倍希釈して被告製品や無限七星ＦＩＳＨを製造、販売するようになったところ、本件代理店契約においては、現ＡＴＷを含めたＡＴＷ水溶液は、別件特許の製造方法による旨の合意がなされている。
    　また、原告が代表取締役を務めるＡＴＷ社は、別件訴訟において、旧ＡＴＷと現ＡＴＷは、いずれもアミノ基という原子団を含んだ水溶液で、現ＡＴＷを１０倍薄めたものが旧ＡＴＷである旨を記載した準備書面を提出しているところ、リベラル社が発行した請求書では、現ＡＴＷの１リットル当たりの単価は旧ＡＴＷの同単価の１０倍になっていること、本件代理店契約においてＡＴＷ水溶液の品質として標準仕様と１０倍濃縮仕様がある旨の記載があることのほか、原告も、本件訴訟において、現ＡＴＷは旧ＡＴＷの１０倍の濃度である旨を主張している（原告準備書面(4)第２の２(3)イ）。
    　これらの事実関係に照らすと、旧ＡＴＷ及び現ＡＴＷは、一貫して、同様の製造方法により製造された、アミノ基を含む成分が水溶、濃縮された水酸化物イオン活量調質水溶液を希釈したものであり、本件特許に規定される組成を有する現ＡＴＷを１０倍希釈したものが旧ＡＴＷであると認められる。
  • イ　また、証拠（乙２、１８、２４、２５、３３、３６、３７）及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。
    　すなわち、被告が平成３０年１１月１０日にリベラル社に対して発注し同月１２日に納品された旧ＡＴＷのボトル２０本のうち、開封せずに保管していたもの（以下「保管ボトル」という。）について、被告がそのうち１本を開封し、１００ｍｌ分（以下「分析対象物」という。）を小分けにして、愛媛大学のＰ２名誉教授に提供した。同教授は、令和３年９月３０日、分析対象物について、乙１８分析をした結果、分析対象物の含有成分はポリアリルアミンであることが判明した。また、被告は、保管ボトルのうち１本（被告が「無限七星ＦＩＳＨ」のラベルを貼付したもの）を、株式会社東ソー分析センターに提供し、前記センターは、同年１０月１９日、保管ボトルの内容物について乙２４分析をした結果、その重量平均分子量は、４．５×１０⁴であった。
  • ウ　前記(1)イ及びウのとおり、無限七星ＦＩＳＨは、鮮魚の鮮度を保持する機能があり、魚の鮮度保持を主な用途として販売されており、また、証拠（乙１９）及び弁論の全趣旨によれば、リベラル社が被告に販売した旧ＡＴＷの成分表記には「重合アミン、水」との記載があったことが認められる。
  • エ　前記ア～ウの事実関係に照らすと、現ＡＴＷが１０倍に希釈化された旧ＡＴＷと同一成分である無限七星ＦＩＳＨに係る引用発明は、ポリアリルアミン又はその塩を機能成分として含有し、水、ポリアリルアミンの総含有量が９５重量％以上である水であって（ａ’）、ポリアリルアミンの重量平均分子量が５００～５００００であって（ｂ’）、魚介類の鮮度保持の機能を有する（ｃ’）、機能水（ｄ’）という構成を有するものと認められるから、被告製品のみならず、旧被告製品や無限七星ＦＩＳＨも本件発明の各構成要件を充足するものと認められる。
    　したがって、引用発明は、本件発明の各構成要件を充足する。

　上記の認定を踏まえ、裁判所は、被告による旧被告商品（無限七星ＦＩＳＨ）の製造及び販売が、特許法２９条１項２号所定の公然実施に該当し、本件特許は無効とすべきものであると判示した。

(3) 　公然実施について
特許法２９条１項２号所定の「公然実施」とは、発明の内容を不特定多数の者が知り得る状況でその発明が実施されることをいうところ、前記(1)イのとおり、被告は、本件特許の優先日前の平成３０年１０月から、無限七星ＦＩＳＨを製造及び販売して、引用発明を実施した。

　原告は、旧被告商品は別件特許に基づく製法で作られており、本件発明とは成分が異なる等の主張を行ったが、証拠による裏付けが不十分であること等を理由として、同主張は採用されなかった。

    (4) 　原告の主張について
  • ア　原告は、旧ＡＴＷは、別件特許に基づく方法により製造されているのに対し、現ＡＴＷは、ポリアリルアミンを使用して製造されているから、両者の成分は異なる旨を主張する。
    　しかし、両者の成分の違いを明らかにする証拠はなく、前記(1)オ及びキのとおり、被告は、本件代理店契約において、リベラル社及びＡＴＷ社との間で、ＡＴＷ水溶液の仕様は、別件特許の製造方法によることを合意したことや、ＡＴＷ社が、別件訴訟において、旧ＡＴＷと現ＡＴＷは、いずれもアミノ基という原子団を含んだ水溶液で、現ＡＴＷを１０倍薄めたものが旧ＡＴＷである旨を記載した準備書面を提出したのであるから、旧ＡＴＷと現ＡＴＷの製造方法が異なる旨や両者の成分が異なる旨の原告の主張は直ちに採用することはできず、その他、原告の主張事実を裏付ける証拠はない。
  • イ　また、原告は、乙１８分析及び乙２４分析は、いずれも、測定対象の水溶液がどの時期に製造、販売され、どういう形で試験に供されたのか全く不明であることを指摘し、さらに、乙１８分析の内容については、①乙１８のＦｉｇ.１のスペクトルの面積比を理由に高分子化合物の繰り返し構造をＣＨ₂－ＣＨ－ＣＨ₂と推定することが困難なこと、②３ｐｐｍ付近のシグナルの変化を理由に当該シグナルがアミン（ＣＨ₂－ＮＨ₂）であると推定できる根拠が不明であること、③Ｆｉｇ.１とＦｉｇ.４ａ）のスペクトルが異なることといった疑問点があるから、いずれも信用性がない旨を主張する。
    　しかし、前記(1)認定の事実からすれば、乙１８にいう「２０１８年１０月に販売が始まった初代無限七星」とは、旧ＡＴＷと成分を同じくする旧被告製品又は無限七星ＦＩＳＨであると理解できるし、乙２４は保管ボトルのうち１本を分析した結果であることが明らかであり、これに反する証拠はない。そして、乙１８分析は、核磁気共鳴分光法及び質量分析法により、分析対象物の含有成分がポリアリルアミンであることを推定した上で、それを踏まえて、分析対象物と市販のポリアリルアミンの水溶液について核磁気共鳴分光法のスペクトルを比較して、分析対象物の含有成分がポリアリルアミンであると結論づけているところ、原告の主張①について、原告主張のように、ポリマーのＮＭＲはピーク（スペクトル）がブロードになりやすく、面積比を算出する切断箇所の設定によって面積比の値が異なり得ることから、Ｆｉｇ．１のスペクトルの面積比「１．００：０．５５：０．８０」が完全に「２：１：２」に一致しなくとも、同一環境の水素の数の比を「２：１：２」とみなし、ＣＨ₂－ＣＨ－ＣＨ₂の部分構造が考えられるとすることは不合理ではない。また、原告の主張②について、３ｐｐｍ近辺のＣＨ₂に対応するシグナルの位置は、隣に窒素原子が繋がっていることを示唆するところ、トリフルオロ酢酸を加えると、２．７～３．３ｐｐｍのシグナルが３．０ｐｐｍのシグナルに変化したというのであるから、分析対象物にトリフルオロ酢酸により塩を形成するアミン（ＣＨ₂－ＮＨ₂）が存在すると考えて矛盾はないというべきである。さらに、原告の主張③については、確かに、Ｆｉｇ.１とＦｉｇ.４ａ）のスペクトルは一致していないが、一方で、トリフルオロ酢酸塩のスペクトルであるＦｉｇ.２ａ）とＦｉｇ.４ｂ）は、ほぼ一致している（乙１８、２５）。この点について、証拠（甲５）及び弁論の全趣旨によれば、ポリアリルアミンは、共存物の影響でアミン部位が塩の状態になっている場合、スペクトルのピーク位置の出現がシフトする可能性があり、ポリアリルアミンの塩の形成状況によってスペクトルの形状が変化し、複雑になるものと認められ、一方で、強い酸であるトリフルオロ酢酸を加えて、全てのアミノ基をアンモニウムに変換し、均一な状況にすることにより、一定の分析結果を得ることができたものと認められるから、Ｆｉｇ.１とＦｉｇ.４ａ）のスペクトルが異なるからといって、乙１８分析の信用性に疑義を生じさせることにはならない。
  • ウ　したがって、原告の主張はいずれも採用することができない。

３　検討

　本件は、化学分野に属する物の発明について、特許権者自身による自社製品の製造・販売が原因となって特許権が無効と判断された事案であり、公然実施無効の判断過程を示す具体的事例として参考になると思われる。

　特許権者は、自身による製品の製造・販売後に特許を出願する場合は、それ以前の自社商品（旧商品）の商品説明等との関係で、当該特許の新規性が否定されるリスクがないかを十分検討すると共に、当該特許に係る発明が旧商品とは異なるものであることについて、旧商品の製法・成分に係る資料や現物を証拠として保存しておくことが有用であると考えられる。

以上
弁護士・弁理士　丸山真幸