【令和４年９月３０日（大阪高裁 令和４年（ネ）第１２７３号）】
キーワード：民訴法６条１項２号、移送、管轄
１ 事案の概要
本件は、損害賠償請求訴訟の控訴審である。
本件は、控訴人が被控訴人に研究を委託する契約を締結したところ、被控訴人所属の研究者が、ある発明を単独で出願をしたことが、契約違反に当たる旨等を主張して、債務不履行に基づく損害賠償（主に、特許無効審判にかかった費用）を求めた事案である。
原審は、被控訴人には債務不履行があるとは認められないとして、控訴人の請求を棄却した。
２ 裁判所の判断
「第３ 当裁判所の判断
・・・
２ ところで、民訴法６条１項は、「特許権」「に関する訴え」については、東京地方裁判所又は大阪地方裁判所の管轄に専属する旨規定し、同条３項本文は、東京地方裁判所又は大阪地方裁判所が第１審として審理した「特許権」「に関する訴え」についての終局判決についての控訴は東京高等裁判所の管轄に専属する旨規定し、さらに知的財産高等裁判所設置法２条が、上記訴えは、同法に基づき東京高等裁判所に特別の支部として設置された知的財産高等裁判所が取り扱う旨規定している。上記各規定の趣旨は、「特許権」「に関する訴え」の審理には、知的財産関係訴訟の中でも特に高度の専門技術的事項についての理解が不可欠であり、その審理において特殊なノウハウが必要となることから、その審理の充実及び迅速化のためには、第１審については、技術の専門家である調査官を配置し、知的財産権専門部を設けて専門的処理態勢を整備している東京地方裁判所又は大阪地方裁判所の管轄に専属させることが適当であり、控訴審については、同じく技術の専門家である調査官を配置して専門的処理態勢を整備して特別の支部として設置した知的財産高等裁判所の管轄に専属させることが適当と解されたことにあると考えられる。
そして、このような趣旨に加え、民訴法６条１項が「特許権」「に基づく訴え」とせず「特許権」「に関する訴え」として、広い解釈を許容する規定ぶりにしていることも考慮すると、「特許権」「に関する訴え」には、特許権そのものでなくとも特許権の専用実施権や通常実施権さらには特許を受ける権利に関する訴えも含んで解されるべきであり、また、その訴えには、前記権利が訴訟物の内容をなす場合はもちろん、そうでなくとも、訴訟物又は請求原因に関係し、その審理において専門技術的な事項の理解が必要となることが類型的抽象的に想定される場合も含まれるものと解すべきである。
なお、専属管轄の有無が訴え提起時を標準として画一的に決せられるべきこと（民訴法１５条）からすると、「特許権」「に関する訴え」該当性の判断は、訴状の記載に基づく類型的抽象的な判断によってせざるを得ず、その場合には、実際には専門技術的事項が審理対象とならない訴訟までが「特許権」「に関する訴え」に含まれる可能性が生じるが、民訴法２０条の２第１項は、「特許権」「に関する訴え」の中には、その審理に専門技術性を要しないものがあることを考慮して、東京地方裁判所又は大阪地方裁判所において、当該訴訟が同法６条１項の規定によりその管轄に専属する場合においても、当該訴訟において審理すべき専門技術的事項を欠くことその他の事情により著しい損害又は遅滞を避けるため必要があると認めるときは、管轄の一般原則により管轄が認められる他の地方裁判所に移送をすることができる旨規定しているのであるから、この点からも、上記「特許権」「に関する訴え」についての解釈を採用するのが相当である。
そこで、以上に基づき本件についてみると、本件訴状の記載によれば、本件が、本件契約の債務不履行に基づく損害賠償の訴えとして提起されたものであることは明らかであるが、訴状によって控訴人が主張する債務不履行に基づく損害賠償請求は、本件発明が、本件契約に基づく研究（本件受託研究）により得られた成果物であるのに、被控訴人がこれを本件研究者個人の発明であり控訴人と共同出願することは出来ないとして、本件研究者単独で特許出願した行為が、本件契約１４条１項に規定する「被控訴人は、本件研究の実施に伴い発明等が生じたとき・・・は、控訴人に通知の上、当該発明等に係る知的財産権の取扱いについて控訴人及び被控訴人が協議し決定するものとする。」との協議義務に違反し、また、控訴人が権利の承継について希望していたにもかかわらず、被控訴人が控訴人と協議を行うことなく本件研究者による特許出願を強行した行為が、本件契約１４条２項に規定する「被控訴人は、前項の知的財産権を控訴人が承継を希望した場合には、控訴人に対して相当の対価と引き換えにその全部を譲渡するものとする。」との義務にも違反し、その結果、控訴人が本件発明に係る特許権を取得できなくなったことで余儀なくされた出捐をもって損害と主張するものである。
ところで、前者の本件契約１４条１項の規定は「知的財産権」について規定しているが、本件では、未だ特許がされていない特許出願された段階の本件発明の取り扱いについて争われているから、本件発明に係る「特許を受ける権利」が同項にいう「知的財産権」に含まれることを前提に同項違反が主張されているものと解されるし、また、後者の本件契約１４条２項の規定関係についても、ここで控訴人が主張している権利は、上記同様、本件発明に係る特許を受ける権利と解されるから、ここでも同権利が同項にいう「知的財産権」に含まれることを前提に同項違反が主張されているものと解されるのであって、いずれも、特許を受ける権利が本件の請求原因に関係しているといえる。
そして、控訴人は、本件発明に係る特許権を取得できなくなったことで余儀なくされた出捐をもって、上記各条項違反を理由とする債務不履行により生じた損害と主張し、その賠償を被控訴人に求めているのであるが、本件訴状の記載によれば、被控訴人は、本件発明に係る特許を受ける権利が本件受託研究により得られた成果物でないことを理由として、本件研究者のした特許出願が本件契約１４条１項、２項の債務に違反しないと争っていることが認められるから、本件訴状からうかがえる債務不履行に基づく損害賠償請求の成否は、本件発明が本件受託研究により得られた成果物であるか否かが争点として判断されるべきことが見込まれ、その判断のためには、本件発明が本件受託研究の成果物に含まれるかという専門技術的事項に及ぶ判断をすることが避けられないものと考えられる。
したがって、本件は、債務不履行に基づく損害賠償請求訴訟として訴訟提起された事件であるが、その訴状の記載からは、その争点が、特許を受ける権利に関する契約条項違反ということで特許を受ける権利が請求原因に関係しているといえるし、その判断のためには専門技術的な事項の理解が必要となることが類型的抽象的に想定されることから、本件は「特許権」「に関する訴え」に含まれると解するのが相当である（なお、前記１(3)のとおり、原審は、控訴人主張に係る債務不履行の成否を判断する前提問題として、本件発明が、被控訴人が本件契約に基づき協議義務を負うべき本件受託研究の成果物に含まれるか否かの争点に関して、本件受託研究が、２ステップ（①ヒトの血液を用いず、培養細胞を用いて不活性型Ｇｃ－Ｐｒｏｔｅｉｎを合成、②これを構成する二つの糖鎖（Ｇａｌ（ガラクトース）及びＳＡ（シアル酸））を、酵素の作用により切断）を経る方法によって活性型ＧｃＭＡＦを生成する方法を研究するというものか、又は、本件発明のように、特定の細胞を特殊な培養条件下で合成し、酵素処理を要することなく１ステップで活性型ＧｃＭＡＦを生成する方法に関する研究をも含むものか、といった専門技術的事項にわたると考えられる事項ついて審理判断をしている。）。
４ そうすると、大阪府内に主たる事務所を有する控訴人と神戸市内に主たる事務所を有する被控訴人との間における、控訴人の被控訴人に対する債務不履行の損害賠償請求である本件は、管轄の一般原則によれば債務の義務履行地である控訴人の主たる事務所の所在地を管轄する大阪地方裁判所又は被控訴人の主たる事務所の所在地を管轄する神戸地方裁判所が管轄権を有すべき場合であるから、本件訴訟は、民訴法６条１項２号により大阪地方裁判所の管轄に専属するというべきであって、神戸地方裁判所において言い渡された原判決は管轄違いの判決であって、取消しを免れない。
５ 第４ 結論
よって、民訴法３０９条により、原判決を取り消し、本件を管轄裁判所である大阪地方裁判所に移送することとして、主文のとおり判決する。」
３ コメント
神戸地裁で判断されたことが管轄違いであるとして、判決が取り消され、大阪地裁に移送された。
本件は、債務不履行に基づく損害賠償請求事件であったが、その内容は、ある発明が、委託契約の成果物に該当するかどうかという技術的な争点を含むものであった。
裁判所は、「民訴法６条１項が「特許権」「に基づく訴え」とせず「特許権」「に関する訴え」として、広い解釈を許容する規定ぶりにしていることも考慮すると、「特許権」「に関する訴え」には、特許権そのものでなくとも特許権の専用実施権や通常実施権さらには特許を受ける権利に関する訴えも含んで解されるべきであり、また、その訴えには、前記権利が訴訟物の内容をなす場合はもちろん、そうでなくとも、訴訟物又は請求原因に関係し、その審理において専門技術的な事項の理解が必要となることが類型的抽象的に想定される場合も含まれるものと解すべきである。」とし、東京地裁又は大阪地裁が専門管轄となるという「特許権に関する訴え」には、特許権が訴訟物又は請求原因に関係し、その審理において専門技術的な事項の理解が必要となることが類型的抽象的に想定される場合も含まれることを明確に示した。
以上
弁護士・弁理士 篠田淳郎
