【知財高判令和４年３月２９日（令和２年（ネ）第１００５７号）】
１ 事案の概要（以下では、説明の必要のため事案を若干簡略化している）
控訴人（一審原告、以下「Ｘ」という。）は、プリンタ・複合機の大手メーカーである。Ｘが製造・販売するプリンタ（以下「Ｘプリンタ」という。）においては、トナーカートリッジのトナーの残量が段階的に表示され、トナーが少なくなってくると「トナーがもうすぐなくなります」、「交換用のトナーがあるか確認してください。」との予告表示がされ、トナーを使い切ると、「トナーがなくなりました。」、「トナーを補給してください。」との表示する機能がある（以下「予告表示」という。）。予告表示は、Ｘ製の純正トナーカートリッジ（以下「Ｘ純正カートリッジ」という。）内に装着されているＩＣチップがプリンタ装置本体にトナー残量当の情報を通信することによって、行われている。
Ｘは、このＩＣチップ（情報記憶装置）に関する発明について、特許権を有していた（特許第４８８６０８４号、特許第５７８０３７５号、特許第５７８０３７６号。以下、「Ｘ各特許」又は「Ｘ各特許権」という。）。
被控訴人ら（一審被告ら、以下「Ｙ」という。）は、Ｘが製造・販売するプリンタに対応するＸ製のトナーカートリッジ製品からＩＣチップを取り外し、Ｙの製造に係るＩＣチップと交換した上で、トナーを再充填するなどして、トナーカートリッジの再生品（以下「Ｙカートリッジ」という。）を販売していた。
Ｘは、Ｙの製造に係るＩＣチップ（以下「Ｙ電子部品」という。）がＸ各特許に係る特許権を侵害するとして、Ｙに対し、Ｙ電子部品と一体として販売されているトナーカートリッジ製品の販売等の差止め・廃棄、及び、損害賠償を求め東京地裁に提訴したが、東京地裁（原審）は、Ｘの請求が不公正な取引方法」（独禁法２条９項６号・一般指定１４項）に該当し、権利の濫用（民法１条３項）として許されないと判断して、Ｘの請求を棄却した（東京地判令和２年７月２２日〔平成２９年（ワ）第４０３３７号〕。原審に関しては、https://www.ip-bengoshi.com/archives/5043参照）。この原審判決を不服として控訴した。
控訴審は、Ｘの請求は権利の濫用に当たらないとして、原判決を取り消し、Ｘの請求を一部認容した。
【Ｙ電子部品（設計変更後）の状況】
| 判決書「別紙４」「2」「写真４」 | 判決書「別紙４」「2」「写真５」 |
２ 何が問題となったのか
ＸプリンタにおいてＸ純正カートリッジを使用した場合、上記のとおり、トナーの残量に従い、プリンタ本体に予告表示がなされる。しかし、Ｘ純正カートリッジを使用した後、使用済みのＸ純正カートリッジにソナーを再充填してＸプリンタに装着すると、トナーの残量表示が「？」と表示され、異常が生じていることを示す黄色ランプが点滅し、「非純正トナーボトルがセットされています。」との表示がされる。この場合でも、問題なく印刷はできるのであるが、「トナーがもうすぐなくなります」等の予告表示はされず、トナーを使い切ると、「トナーがなくなりました」「トナーを補給してください」というメッセージが出て、赤色ランプが点灯する。
Ｙらは、使用後のＸ純正カートリッジにおいても予告表示が機能するよう、Ｘ純正カートリッジに装着されているＩＣチップのメモリを書き換えて、リサイクル品として販売していた。一方で、Ｘ純正カートリッジの一部においては、ＩＣチップのデータ書き換えを制限（以下「本件書換制限措置」という。）する措置が施されていた。本件書換制限措置が施されている場合、メモリを書き換えることができないので、Ｙらは、予告表示を機能させるために、新たにＩＣチップ（Ｙ電子部品）を製造して、Ｙ電子部品が装着されたＹカートリッジをリサイクル品として販売していた。
当初のＩＣチップのメモリを書き換えてリサイクル品を販売することは、特許権の消尽により、特許権侵害は成立しない。しかし、当初のＩＣチップをＹ電子部品に装着する行為は、Ｘ各特許権でクレームされた「情報記憶装置」そのものを製造し、取り換える行為なので、消尽は成立しない（この点については、インクタンク最高裁判決（最判平成１９年１１月８日民集６１巻８号２９８９号）を参照）。
すなわち、Ｙらにおいて、本件書換制限措置が施されたインクカートリッジのリサイクル品について予告機能を備えた状態で販売するには、Ｘ各特許権を侵害する態様でしか行うことができないように見える。そして、このような状況のもとにおいて、ＸがＸ各特許権に基づき権利行使することが、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（以下「独禁法」という。）２１条に定める「特許法・・・による権利の行使と認められる行為」に該当せず、独禁法（独禁法１９条、２条９項６号（不公正な取引方法）、一般指定１４項）に抵触し、権利濫用（民法１条３項）として許されないのではないかが問題となった。
| 【独禁法】 第２条 ⑨ この法律において「不公正な取引方法」とは、次の各号のいずれかに該当する行為をいう。 六 前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに該当する行為であつて、公正な競争を阻害するおそれがあるもののうち、公正取引委員会が指定するもの イ 不当に他の事業者を差別的に取り扱うこと。 ロ 不当な対価をもつて取引すること。 ハ 不当に競争者の顧客を自己と取引するように誘引し、又は強制すること。 ニ 相手方の事業活動を不当に拘束する条件をもつて取引すること。 ホ 自己の取引上の地位を不当に利用して相手方と取引すること。 ヘ 自己又は自己が株主若しくは役員である会社と国内において競争関係にある他の事業者とその取引の相手方との取引を不当に妨害し、又は当該事業者が会社である場合において、その会社の株主若しくは役員をその会社の不利益となる行為をするように、不当に誘引し、唆し、若しくは強制すること。 【一般指定】 第１９条 事業者は、不公正な取引方法を用いてはならない。 第２１条 この法律の規定は、著作権法、特許法、実用新案法、意匠法又は商標法による権利の行使と認められる行為にはこれを適用しない。 |
２ 判示内容（判決文中、下線部や（※）部は本記事執筆者が挿入）
⑴ 権利濫用となるかどうかの具体的検討
ア 原審の判断（検討のポイント）
裁判所は、Ｘの請求が権利濫用になるかどうかの検討のポイントとして３点を指摘した上、以下のとおり判示した上で、Ｘの請求が権利濫用であると判断した（https://www.ip-bengoshi.com/archives/5043も参照）。
①トナーの残量表示を「？」とすることによる競争制限の程度について（以下「検討ポイント①」という。）
裁判所は、ユーザーはリサイクル品に対して純正品と同等の品質を備えていることを求めていること、トナー残量が「？」ものであるとユーザーに広く受け入れられるとは考え難いこと、公的機関の入札においてはメーカーの再生品以外の再生品について純正品と同等の機能を有することなどが条件とされていること等に言及し、「本件書換制限措置により、Ｙらがトナーの残量の表示が「？」であるトナーカートリッジを市場で販売した場合、Ｙらは、競争上著しく不利益を被ることとなるというべきである。」とした。
②Ｘ各特許権の侵害を回避しつつ、競争上の不利益を被らない方策の存否について（以下「検討ポイント②」という。）
裁判所は、まず、特許権の消尽の議論に関し、インクタンク最高裁判決に言及し、Ｘ電子部品のメモリ（ＩＣチップ）を書き換える行為は、特許権の消尽により、Ｘ各特許権を侵害するものではないとした。
一方で、裁判所は、Ｙ電子部品（ＩＣチップ）を交換する行為は、特許権の消尽が成立せずＸ各特許に係る特許発明の技術的範囲に属することを前提に、本件書換制限措置が施されている場合、リサイクル事業者が、現状において、トナー残量表示がされるトナーカートリッジを製造・販売するには、Ｘ電子部品をＹ電子部品に取り替えるほかに手段はないとした。そして、この場合に、Ｘによる差止請求を認める場合、Ｙらはトナー残量が「？」と表示される再生品を製造・販売せざるを得なくなるが、そうすると、Ｙらがトナーカートリッジ市場において競争上著しく不利益を受けることになるとした。
③本件書換制限措置の必要性及び合理性について（以下「検討ポイント③」という。）
Ｘは、本件書換制限措置が、①トナーの残量表示の正確性の担保、②電子部品のメモリに書き込まれたデータの製品開発及び品質管理・改善への活用、③●●閲覧制限により不明●●の観点から必要かつ合理的であると主張したことについて、裁判所は、これらについて必要かつ合理的ではないとした。
イ 控訴審の判断
控訴審は、原審と異なり、Ｘの請求は権利濫用には該当しない旨判断したものでああるが、Ｙが権利濫用の根拠（競争上著しい不利益を与えるものとする根拠）として主張する事情①〜④の当否に関し、詳細に検討して、その全てを採用することができないとし、「本件書換制限措置は、リサイクル業者である被控訴人らに対し、競争上著しい不利益を与えるものとの被控訴人らの…主張は理由がない。」とした。
Ｙが主張した４つの根拠は、以下のとおりである。
①トナーカートリッジの消費者は、トナー残量表示の有無を製品選択における重要な要素であると考えており（乙２５）、いくら価格が安くとも、トナー残量表示のないリサイクル製品は、純正品と同等ではない「中途半端な再生品」として消費者に受け入れられない。
②ＩＣチップを書き換えずにトナーを再充填した場合には、トナー残量表示が常に「？」となりトナー残量が分からなくなるという不都合にとどまらず、トナーが少なくなってきた時のカートリッジ交換予告メッセージが出ないため、トナーがなくなった時に突然トナーの補給を求める表示が出てプリンタが動かなくなるという不便をユーザーが被ることになり、その結果、リサイクル事業者に大きな不利益を与えるものである。
③残量表示がされず、「？」が表示される製品がユーザーに受け入れられないことは、Ｙの実施した聴き取り調査の結果から明らかであり、また、残量表示がされないことは、官公庁の入札条件を満たさないことからも明らかであり、このことは、アンケート調査の結果及び東京国税局の回答書からも、裏付けられる。
④本件書換制限措置を回避できたというためには、大量に販売されるリサイクルトナーカートリッジが長期間安定的にプリンタで使用できる必要があり、実用に耐えうる程度の本件書換制限措置の回避は事実上不可能か、著しく困難である。
根拠①〜③について
控訴審は、以下の下線部に記載のように、判示し、根拠①及び②は認められない旨判断した。根拠③について、Ｙは、根拠①を裏付ける証拠として、アンケート調査や東京国税局の回答書を提出したが、控訴審は、これらの証拠は根拠①を裏付けるものとは言えない旨判示した（根拠③に関する判示については省略するが、控訴審は詳細な検討を行っている。）
| （ア）前記…の認定事実によれば、本件書換制限措置が講じられた原告電子部品が搭載された純正品の原告製品が装着された原告プリンタと使用済みの原告製品にトナーを再充填した再生品が装着された原告プリンタの機能を対比すると、再生品が装着された原告プリンタは、トナー残量表示に「？」と表示され、残量表示がされず、予告表示がされない点で純正品の原告製品が装着された原告プリンタと異なるが、再生品が装着された場合においても、トナー切れによる印刷停止の動作及び「トナーがなくなりました。」等のトナー切れ表示は純正品が装着された場合と異なるものではなく、印刷機能に支障をきたすものではないこと、再生品が装着された原告プリンタにおいても、トナー残量表示に「？」と表示されるとともに、「印刷できます。」との表示がされるので、再生品であるため、残量表示がされないことも容易に認識し得るものであり、ユーザーが印刷機能に支障があるとの不安を抱くものとは認められないこと、ユーザーは、残量表示がされないことについて予備のトナーをあらかじめ用意しておくことで対応できるものであり、このようなユーザーの負担は大きいものとはいえない。 また、リサイクル業者においては、残量表示がされないことについてユーザーが不安を抱くことを懸念するのであれば、再生品であるため、残量表示がされないが、印刷はできることを表示することによって対応できるものと認められる。 このように本件書換制限措置が講じられた原告電子部品が搭載された再生品が装着された原告プリンタでは、トナー残量表示に「？」と表示され、残量表示がされず、予告表示がされない点は、ユーザーにとって大きな負担といえないことを踏まえると、残量表示がされない再生品と純正品との上記機能上の差異及び価格差を考慮して、再生品を選択するユーザーも存在するものと認められる。 ＜＜中略＞＞ （ウ）以上によれば、被控訴人らが本件書換制限措置がリサイクル業者である被控訴人らに対し、競争上著しい不利益を与えるものであることの理由として挙げる前記①ないし③の主張は、採用することができない。 |
根拠④について
控訴審は、Ｙらが「その他の方法により本件各特許の侵害を回避することが可能であることをうかがわせる証拠は存在しない」とした原審の認定判断を覆し、以下のとおり、「電子部品の形状を工夫することで、…本件各特許権侵害を回避し、残量表示をさせることは、技術的に可能」であると認定判断した。
また、控訴審は、原審において、権利濫用か否かの判断基準の際に言及された乙３先例（「平成１６年１０月２１日キヤノン株式会社に対する独占禁止法違反被疑事件の処理について」https://www.jftc.go.jp/dk/soudanjirei/h17/h16nendomokuji/h16nendo08.html）について、「本件と事案が異なるものであるから、本件には妥当しない」とhして、本件と当該先例とは事案が異なるものであることを明らかにした。
| 前記…の認定事実によれば、電子部品の形状を工夫することで、本件各発明１ないし３の技術的範囲に属さない電子部品を製造し、これを原告電子部品と取り替えることで、本件各特許権侵害を回避し、残量表示をさせることは、技術的に可能であり、●●●、●●●の性能に問題があることをうかがわせる証拠がないことに照らすと、実用に耐えうる程度の本件書換制限措置の回避は事実上不可能又は著しく困難であるとの被控訴人らの主張④は採用することができない。 ウ 乙３先例（※）について …乙３先例は、プリンタメーカーの行為によって、再生品の使用自体に支障が生じるような事案であり、前記…に照らすと、本件とは事案が異なるものであるから、本件には妥当しない。 |
以上の検討を踏まえて、控訴審は、以下のとおり、Ｙの主張には理由がない旨判示した。
| 以上によれば、本件書換制限措置は、リサイクル業者である被控訴人らに対し、競争上著しい不利益を与えるものとの被控訴人らの前記主張は理由がない。 |
さらに、控訴審は、続けて、①本件書換制限措置によりリサイクル事業者が受ける競争制限効果の程度は小さいこと、さらに、②Ｘが本件書換制限措置を講じたことには相応の合理性があり、特許権の行使がリサイクル品をもっぱら排除することを目的にしたものとは認められないとして、不公正な取引方法（（独禁法２条９項６号・一般指定１４項）には該当せず、「産業の発達」という特許制度の趣旨を逸脱するものではないとして、権利濫用（民法１条３項）には該当しないと判断した。
リサイクル事業者が受ける競争制限効果の程度は小さいこと
| 以上のとおり、本件書換制限措置が講じられた原告電子部品が搭載された純正品の原告製品が装着された原告プリンタと使用済みの原告製品にトナーを再充填した再生品が装着された原告プリンタの機能を対比すると、再生品が装着された原告プリンタは、トナー残量表示に「？」と表示され、残量表示がされず、予告表示がされない点で純正品の原告製品が装着された原告プリンタと異なるが、再生品が装着された場合においても、トナー切れによる印刷停止の動作及び「トナーがなくなりました。」等のトナー切れ表示は純正品が装着された場合と異なるものではなく、印刷機能に支障をきたすものではないこと、再生品が装着された原告プリンタにおいても、トナー残量表示に「？」と表示されるとともに、「印刷できます。」との表示がされるので、再生品であるため残量表示がされないことも容易に認識し得るものであり、ユーザーが印刷機能に支障があるとの不安を抱くものとは認められないこと、ユーザーは、残量表示がされないことについて予備のトナーをあらかじめ用意しておくことで対応できるものであり、このようなユーザーの負担は大きいものとはいえないことを踏まえると、残量表示がされない再生品と純正品との上記機能上の差異及び価格差を考慮して、再生品を選択するユーザーも存在するものと認められる。また、前記認定のとおり、残量表示がされることが公的入札の条件であるとはいえない。 一方、リサイクル事業者においては、残量表示がされないことについてユーザーが不安を抱くことを懸念するのであれば、再生品であるため残量表示がされないが、印刷はできることを表示することによって対応できること、電子部品の形状を工夫することで、本件各発明１ないし３の技術的範囲に属さない電子部品を製造し、これを原告電子部品と取り替えることで、本件各特許権侵害を回避し、残量表示をさせることは、技術的に可能であり、●●●からすると、原告プリンタ用のトナーカートリッジの市場において、本件書換制限措置によるリサイクル事業者の不利益の程度は小さいものと認められる。 |
本件書換制限措置を講じたことの相応の合理性等について
| 次に、控訴人は、本件書換制限措置を行った理由について、原告電子部品に本件書換制限措置が講じられていない場合には、原告プリンタに自ら品質等をコントロールできない第三者の再生品のトナーの残量が表示され、残量表示の正確性を自らコントロールできないので、このような弊害を排除したいと考えて本件書換制限措置を講じたものである旨を主張し、経営戦略として、原告製プリンタに対応するトナーカートリッジのうち、ハイエンドのプリンタであるＣ８３０及びＣ８４０シリーズに対応する原告製品に搭載された原告電子部品を選択した旨を述べていること…、その理由には、相応の合理性が認められること、上記のとおり、本件各特許権侵害を回避した電子部品の製造が技術的に可能であることを併せ考慮すると、控訴人が本件書換制限措置がされた原告電子部品を取り替えて使用済みの原告製品に搭載した被告電子部品について本件各特許権を行使することは、原告製品のリサイクル品をもっぱら市場から排除する目的によるものと認めることはできない。 |
権利濫用には該当しないこと
| 上記のとおり、本件書換制限措置によりリサイクル事業者が受ける競争制限効果の程度は小さいこと、控訴人が本件書換制限措置を講じたことには相応の合理性があり、控訴人による被告電子部品に対する本件各特許権の行使がもっぱら原告製品のリサイクル品を市場から排除する目的によるものとは認められないことからすると、控訴人が本件書換制限措置という合理性及び必要性のない行為により、被控訴人らが原告製品に搭載された原告電子部品を取り外し、被告電子部品に取り替えることを余儀なくさせ、上記消尽の成立を妨げたものと認めることはできない。 以上の認定事実及びその他本件に現れた諸事情を総合考慮すれば、控訴人が、被控訴人らに対し、被告電子部品について本件各特許権に基づく差止請求権及び損害賠償請求権を行使することは、競争者に対する取引妨害として、独占禁止法（独占禁止法１９条、２条９項６号、一般指定１４項）に抵触するものということはできないし、また、特許法の目的である「産業の発達」を阻害し又は特許制度の趣旨を逸脱するものであるということはできないから、権利の濫用に当たるものと認めることはできない。 したがって、被控訴人らの前記主張は採用することができない。 |
３ 若干のコメント
本件は、特許権者による特許権の行使（差止請求及び損害賠償請求）が権利の濫用（民法１条３項）であり許されないとされた原審の判断を覆し、権利の濫用には該当しないと判断した控訴審判決である。控訴審においては、原審が「不公正な取引方法」（独禁法２条９項６号・一般指定１４項）に該当するとした根拠について異なる判断を示していることが着目される。例えば、原審では、「特許の侵害を回避することが可能であることをうかがわせる証拠は存在しない」旨判示していたところ、控訴審では、「本件各特許権侵害を回避し，残量表示をさせることは，技術的に可能であ」ると判示している（どのように技術的に回避できるのかは、閲覧制限がかかっており確認することはできない。）。
また、控訴審が、本件は「再生品の使用自体に支障が生じるような事案」ではないから、「平成１６年１０月２１日キヤノン株式会社に対する独占禁止法違反被疑事件の処理について」（https://www.jftc.go.jp/dk/soudanjirei/h17/h16nendomokuji/h16nendo08.html）の事案と異なる旨判示したことも注目される。
上記のとおり、原審と控訴審で判断が分かれた事例ではあるものの、「不公正な取引方法」（独禁法２条９項６号・一般指定１４項）かどうかの判断の基礎となる事実関係が異なっており、この事実認定の差が結論に影響を及ぼしたものといえる。
以上
弁護士 藤田達郎
