【令和４年１２月２１日（知財高裁 令和３年（行ケ）第１０１２９号）】
【事案】
発明の名称を「標的ＤＮＡに特異的なガイドＲＮＡおよびＣＡＳタンパク質コード核酸またはＣＡＳタンパク質を含む、標的ＤＮＡを切断するための組成物、ならびにその使用」とする特許出願（特願２０１７－１５５４１０号）について拒絶査定を受けた原告が、拒絶査定不服審判を請求したところ、拒絶審決（以下「本件審決」という。）がなされたことから、本件審決の取消しを求めた事案である。
【キーワード】
特許法第２９条２項、進歩性、容易の容易
【事案の概要】
（特許庁における手続きの経緯等）
(1) 原告は、平成２９年８月１０日、名称を「標的ＤＮＡに特異的なガイドＲＮＡおよびＣＡＳタンパク質コード核酸またはＣＡＳタンパク質を含む、標的ＤＮＡを切断するための組成物、ならびにその使用」とする発明について、特許出願（特願２０１７－１５５４１０号。平成２５年１０月２３日〔パリ条約による優先権主張 平成２４年１０月２３日米国 平成２５年３月２０日米国 平成２５年６月２０日米国〕を国際出願日とする特願２０１５－５３８０３３号の一部を新たな特許出願としたもの。以下「本件出願」という。請求項の数４１）をし、平成３０年９月１４日付けの拒絶理由通知を受けたことから、平成３１年３月２５日、手続補正書を提出したが（以下、この手続補正書による補正を「本件補正」という。）、令和元年８月２６日付けの拒絶査定を受けた。
(2) 原告は、令和２年１月６日、拒絶査定不服審判請求をし、特許庁は、上記請求を不服２０２０－００００１３号事件として審理を行い、令和３年６月８日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決（以下「本件審決」という。附加期間９０日）をし、その謄本は、同月２９日、原告に送達された。
(3) 原告は、令和３年１０月２５日、本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
（本件補正後の特許請求の範囲の記載）（請求項１のみを示す。）
以下、請求項１に記載された発明を「本件発明１」という。
【請求項１】
真核細胞における標的デオキシリボ核酸（ＤＮＡ）の切断のためのタイプⅡのクラスター化された規則的間隔の短いパリンドローム反復配列（ＣＲＩＳＰＲ）／Ｃａｓシステムを含む組成物であって、該ＣＲＩＳＰＲ／Ｃａｓシステムが
（ｉ）Ｃａｓ９ポリペプチドおよび核局在化シグナルをコードする核酸、または核局在化シグナルを有するＣａｓ９ポリペプチド、および
（ⅱ）真核細胞中の標的ＤＮＡにハイブリダイズするガイドＲＮＡまたは該ガイドＲＮＡをコードする核酸、
を含み、ガイドＲＮＡがトランス活性化ｃｒＲＮＡ（ｔｒａｃｒＲＮＡ）配列に融合したＣＲＩＳＰＲ ＲＮＡ（ｃｒＲＮＡ）配列を含むキメラガイドＲＮＡであり、該ｃｒＲＮＡ配列が該ｔｒａｃｒＲＮＡ配列に対して５′末端側にある、上記組成物。
（本件審決の理由の要旨）
本件審決は、本願発明は、本件出願の第１の優先日である平成２４年１０月２３日（以下「本願第１優先日」という。）より前に日本国内又は外国において頒布等された甲第２０号証「Ａ ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ Ｄｕａｌ－ＲＮＡ－Ｇｕｉｄｅｄ ＤＮＡ Ｅｎｄｏｎｕｃｌｅａｓｅ ｉｎ Ａｄａｐｔive Ｂａｃｔｅｒｉａｌ Ｉｍｍｕｎｉｔｙ、Ｓｃｉｅｎｃｅ、 Ａｕｇ ２０１２、Ｖｏｌ．３３７、 ｐ．８１６－８２１ ＆ Ｓｕｐｐｌｅｍｅｎｔａｒｙ Ｍａｔｅｒｉａｌｓ」（以下「引用文献１」という。）に記載の発明（以下「引用発明」という。）と周知技術に基づいて当業者が容易に発明することができたものであるから、本件出願は拒絶すべきものと判断した（以下、本件出願に係る願書に添付した明細書を、図面を含めて「本願明細書」という。）
【争点】
本件の争点（原告の主張する本件審決の取消事由）は、引用発明に基づく本願発明の進歩性判断の誤りである。
本稿では、取消事由（引用発明に基づく本願発明の進歩性判断の誤り）に関し、「容易の容易」の主張に関係する部分について取り上げる。
【判決一部抜粋】（下線は筆者による。）
第１～第２ ・・（省略）・・
第３ 当事者の主張
１ 取消事由１（本件発明１の甲１発明１に対する進歩性判断の誤り）について
〔原告の主張〕
(1) 相違点１の容易想到性判断の誤り
・・（省略）・・
イ 各局在化シグナルの付加の点について
・・（省略）・・
(ウ) 「容易の容易」
当業者が、相違点１に係る構成を想到して本願発明の構成に至るためには、まず、①原核細胞を対象とした引用発明について、対象を真核細胞へと変更することを想到し、この構成の変更を前提にして、次に、②タンパク質の核内移行手段として核局在化シグナルを用いる、という２つのステップを踏む必要がある（いわゆる「容易の容易」）。そして、このように主引用発明から２つの段階を経てようやく相違点の構成に至るような発明は、当業者にとっては通常格別な努力を必要とするものであるから、容易には発明できないとして、進歩性が認められるべきである。
〔被告の主張〕
(1) 相違点１の容易想到性の誤りの主張について
・・（省略）・・
イ 各局在化シグナルの付加の点について
・・（省略）・・
(エ) 「容易の容易」について
本件審決は、核局在化シグナルの付加は、引用発明のＣＲＩＳＰＲ／Ｃａｓ９系を真核細胞に適用することを想起しただけで、何らの創意工夫もなく導き出される程度のことにすぎないとしたものであって、いわゆる「容易の容易」に当たらないことは、本件審決の文言上明らかである。
・・（省略）・・
第４ 当裁判所の判断
１ 本件発明について ・・（省略）・・
２ 取消事由（引用発明に基づく本願発明の進歩性判断の誤り）の有無について
(1) 相違点１の容易想到性判断の誤りの有無について
・・（省略）・・
ウ 原告の主張について
・・（省略）・・
(エ) 核局在化シグナルの付加の点について
原告は、前記第３の１⑴イのとおり、①ＺＦＮやＴＡＬＥＮよりもサイズが大きく構造も異なるＣＲＩＳＰＲ／Ｃａｓ９系が真核細胞の核膜を通過して核内へと移行することは想到できない、②核局在化シグナルを利用してポリペプチドを真核生物の核内に移行させられ得るとしても、核内に移行したＣａｓ９ポリペプチドがガイドＲＮＡと複合体を形成できるか予測できない、③引用発明の対象を真核細胞へと変更し、さらに、核内移行手段として核局在化シグナルを用いることは、いわゆる２ステップを要する「容易の容易」であるから、容易想到とはいえない旨主張する。
しかしながら、核局在化シグナルを有する物質が核膜に存在する小さな核膜孔を直径約１００ｎｍに開いて核内へと通過することは、本願第１優先日当時の技術常識であり（乙２９）、約１７０ｋＤａのＭＴａｓｅ（ＤＮＡシトシン―５―メチルトランスフェラーゼ）（乙３４）、約１８５ｋＤａのトポⅡ（ＤＮＡトポイソメラーゼⅡ）（乙３５）、約２３９ｋＤａのＳｅｎ１ｐ（乙３６）といった天然の核局在化シグナルを有するタンパク質が核膜孔を直径約１００ｎｍに開口して通過することが広く知られていたから、１６３ｋＤａ程度の分子量であるＣａｓ９ポリペプチドについて、核局在化シグナルを付加するという常套手段を採用することによって核内に移行させ得ることを十分に期待できたといえ、ＣＲＩＳＰＲ／Ｃａｓ９系がＺＦＮやＴＡＬＥＮよりもサイズが大きく構造も異なる点は、ＣＲＩＳＰＲ／Ｃａｓ９系を真核細胞へ適用することの試みを何ら妨げない。そして、Ｃａｓ９ポリペプチドが核内に移行してガイドＲＮＡと複合体を形成できるか予測できないと主張する点は、前記第３の２⑴ア(ｱ)ｃの阻害要因３と同趣旨の主張であるから、前記(ｱ)のとおり、単にＣＲＩＳＰＲ／Ｃａｓ系を真核細胞に適用する際に生じる事象の一般的・抽象的な可能性又は懸念を述べるにとどまるものである。
そして、核局在化シグナルはタンパク質を真核細胞の核内に移行させるための常套手段であるから、引用発明のＣＲＩＳＰＲ／Ｃａｓ９系を真核細胞に適用しようとすること、すなわち、Ｃａｓ９ポリペプチドを真核細胞の核内に移行しようとするならば、真核細胞の核内に移行する手段を採用するのは至極当然のことであり、Ｃａｓ９ポリペプチドへの核局在化シグナルの付加は、引用発明のＣＲＩＳＰＲ／Ｃａｓ系を真核細胞へ適用しようと試みると同時に当然導き出されることである。そうすると、核局在化シグナルの付加は、真核細胞に適用されたＣＲＩＳＰＲ／Ｃａｓ９系との構成を前提にしてこれに対して更に改変を加えるというものではなく、いわゆる「容易の容易」に当たるようなものではない。
以上のとおりであるから、原告の上記主張を採用することはできない。
・・（以下、省略）・・
【検討】
原告の主張は、相違点１について、①原核細胞を対象とした引用発明について、対象を真核細胞へと変更することを前提にして、②核局在化シグナルを用いることが、「容易の容易」に該当するというものである。これは、主引用発明に対して副引用発明・周知技術 （以下「副引用発明等」という。）を適用したものに対して、さらに、副々引用発明・周知技術（以下「副々引用発明等」という。）を適用する、という２つの「容易想到」の段階を経て特許発明の構成に想到するものであるから、「容易の容易」に該当する、との主張であると考えられる。
これに対して、裁判所は、「核局在化シグナルはタンパク質を真核細胞の核内に移行させるための常套手段である」、「Ｃａｓ９ポリペプチドへの核局在化シグナルの付加は、引用発明のＣＲＩＳＰＲ／Ｃａｓ系を真核細胞へ適用しようと試みると同時に当然導き出されることである。」として、「核局在化シグナルの付加は、真核細胞に適用されたＣＲＩＳＰＲ／Ｃａｓ９系との構成を前提にしてこれに対して更に改変を加えるというものではなく、いわゆる「容易の容易」に当たるようなものではない。」と判示した。これは、核局在化シグナルの付加（核局在化シグナルを用いること）は、主引用発明に副引用発明を適用する際の設計変更等に過ぎない、と判断したものと考えられる。特許庁の特許・実用新案審査基準には、進歩性が否定される方向に働く要素として、「当業者の通常の創作能力の発揮である設計変更等(3.1.2(1)参照)は、副引用発明を主引用発明に適用する際にも考慮される。よって、主引用発明に副引用発明を適用する際に、設計変更等を行いつつ、その適用をしたとすれば、請求項に係る発明に到達する場合も含まれる。」との記載がある（特許・実用新案審査基準（第Ⅲ部第2章第2節3.1・3.1.1））。裁判所の上記判断は、この審査基準に記載された考え方と同様のものと考えられる。
本件では、原告による「容易の容易」の主張は認められなかったが、「容易の容易」の考え方を理解する上で参考になる判決である。
以上
弁護士・弁理士 溝田尚
